最高院关于“同德福”的最新指导性案例有助于平衡老字号与商标权利冲突

“中华老字号”因其具有悠久的历史，鲜明的传统文化背景和深厚的文化底蕴，并且代表着世代传承的优质产品、高超技艺，取得了社会广泛认同，成为了具有良好信誉的品牌。老字号作为识别商品来源的标志为我国所独有，但近些年随着商标制度在我国的发展，出现了很多企业字号与注册商标在构成要素上高度相同或者近似，并且往往使用在相互有竞争关系的相同或类似的商品或服务类别上的情况。因两者在构成要素上相同或近似，并且均具有区分商品来源和表彰商品的内在和外在属性，故近年来不断出现企业字号与注册商标之间的侵权纠纷，如“王将”案、“稻香村”案、“张小泉”案等。
6月5日，最高人民法院发布了第12批4件指导性案例。其中，指导案例58号“成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案”，明确了对他人把老字号申请注册为商标，在使用过程中以老字号的历史、商誉进行宣传的行为该如何认定；以及与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，但在使用过程中应尽到怎样的合理使用义务避免与在先注册商标的权利相冲突等问题，为人民法院审理类似案件提供指导。
基本案情
原告（反诉被告）成都同德福合川桃片食品有限公司（以下简称成都同德福公司）诉称，成都同德福公司为“同德福TONGDEFU及图”商标权人，余晓华先后成立的个体工商户和重庆市合川区同德福桃片有限公司（以下简称重庆同德福公司），在其字号及生产的桃片外包装上突出使用了“同德福”，侵害了原告享有的“同德福TONGDEFU及图”注册商标专用权并构成不正当竞争。请求法院判令重庆同德福公司、余晓华停止使用并注销含有“同德福”字号的企业名称；停止侵犯原告商标专用权的行为，登报赔礼道歉、消除影响，赔偿原告经济、商誉损失50万元及合理开支5066.4元。
被告（反诉原告）重庆同德福公司、余晓华共同答辩并反诉称，重庆同德福公司的前身为始创于1898年的同德福斋铺，虽然同德福斋铺因公私合营而停止生产，但未中断独特技艺的代代相传。“同德福”第四代传人余晓华继承祖业先后注册了个体工商户和公司，规范使用其企业名称及字号，重庆同德福公司、余晓华的注册行为是善意的，不构成侵权。成都同德福公司与老字号“同德福”并没有直接的历史渊源，但其将“同德福”商标与老字号“同德福”进行关联的宣传，属于虚假宣传。而且，成都同德福公司擅自使用“同德福”知名商品名称，构成不正当竞争。请求法院判令成都同德福公司停止虚假宣传，在全国性报纸上登报消除影响；停止对“同德福”知名商品特有名称的侵权行为。
裁判结果
重庆市第一中级人民法院于2013年7月3日作出（2013）渝一中法民初字第00273号民事判决：一、成都同德福公司立即停止涉案的虚假宣传行为。二、成都同德福公司就其虚假宣传行为于本判决生效之日起连续五日在其网站刊登声明消除影响。三、驳回成都同德福公司的全部诉讼请求。四、驳回重庆同德福公司、余晓华的其他反诉请求。一审宣判后，成都同德福公司不服，提起上诉。重庆市高级人民法院于2013年12月17日作出（2013）渝高法民终字00292号民事判决：驳回上诉，维持原判。
法院的判决理由中，如下几点具有指导意义：
1、尊重老字号形成的历史和商誉，保留字号权利人应有的权利。
法院审理认为：成都同德福公司的证据不足以证明“同德福TONGDEFU及图”商标已经具有相当知名度，即便他人将“同德福”登记为字号并规范使用，不会引起相关公众误认，因而不能说明余晓华将个体工商户字号注册为“同德福”具有“搭便车”的恶意。而且，在二十世纪二十年代至五十年代期间，“同德福”商号享有较高商誉。同德福斋铺先后由余鸿春、余复光、余永祚三代人经营，尤其是在余复光经营期间，同德福斋铺生产的桃片获得了较多荣誉。余晓华系余复光之孙、余永祚之子，基于同德福斋铺的商号曾经获得的知名度及其与同德福斋铺经营者之间的直系亲属关系，将个体工商户字号登记为“同德福”具有合理性。余晓华登记个体工商户字号的行为是善意的，并未违反诚实信用原则，不构成不正当竞争。基于经营的延续性，其变更个体工商户字号的行为以及重庆同德福公司登记公司名称的行为亦不构成不正当竞争。
老字号的形成并非一朝一夕，其历史和商誉是值得肯定和尊重的，从法院的审理中不难看出，老字号区分商品来源和表彰商品的属性不能被注册商标的专用权挤压，在不违背诚实信用原则的前提下，应当对老字号应有的权利予以保护。
2、具有竞争关系且近似的字号和在先注册的商标，应如何平行使用
一方面，“企业字号”不得在商品外包装上或者宣传中作为商标突出使用。
法院审理认为：从重庆同德福公司产品的外包装来看，重庆同德福公司使用的是企业全称，标注于外包装正面底部，“同德福”三字位于企业全称之中，与整体保持一致，没有以简称等形式单独突出使用，也没有为突出显示而采取任何变化，且整体文字大小、字形、颜色与其他部分相比不突出。因此，重庆同德福公司在产品外包装上标注企业名称的行为系规范使用，不构成突出使用字号，也不构成侵犯商标权。就重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为而言，“同德福颂”四字相对于其具体内容（三十六字打油诗）字体略大，但视觉上形成一个整体。其具体内容系根据史料记载的同德福斋铺曾经在商品外包装上使用过的一段类似文字改编，意在表明“同德福”商号的历史和经营理念，并非为突出“同德福”三个字。且重庆同德福公司的产品外包装使用了多项商业标识，其中“合川桃片”集体商标特别突出，其自有商标也比较明显，并同时标注了“合川桃片”地理标志及重庆市非物质文化遗产，相对于这些标识来看，“同德福颂”及其具体内容仅属于普通描述性文字，明显不具有商业标识的形式，也不够突出醒目，客观上不容易使消费者对商品来源产生误认，亦不具备替代商标的功能。因此，重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为不属于侵犯商标权意义上的“突出使用”，不构成侵犯商标权。
另一方面，注册商标的使用不得借助“老字号”形成的商誉进行虚假宣传。
法院审理认为：成都同德福公司的网站上登载的部分“同德福牌”桃片的历史及荣誉，与史料记载的同德福斋铺的历史及荣誉一致，且在其网站上标注了史料来源，但并未举证证明其与同德福斋铺存在何种联系。此外，成都同德福公司还在其产品外包装标明其为“百年老牌”“老字号”“始创于清朝乾隆年间”等字样，而其“同德福TONGDEFU及图”商标核准注册的时间是1998年，就其采取前述标注行为的依据，成都同德福公司亦未举证证明。成都同德福公司的前述行为与事实不符，容易使消费者对于其品牌的起源、历史及其与同德福斋铺的关系产生误解，进而取得竞争上的优势，构成虚假宣传，应承担相应的停止侵权、消除影响的民事责任。
总的说来，字号与商标由于功能不同，一般可以并存使用，但字号如果突出使用，或商标具有较大知名度，则字号可能构成商标侵权或不正当竞争，反过来，商标注册人如果编造历史与老字号嫁接，也可能构成虚假宣传的不正当竞争。
从法院的审理中，不难看出首先应以字号和商标应有的使用属性作为出发点，对双方的使用做出了必要合理的限制，在一定程度上避免了在使用中出现的冲突，有利于商标和字号在共存的环境中发挥出自己应有的价值。