商标法44.1丨把他人姓名在多个类别上反复申请注册商标可以认定为《商标法》四十四条一款的“其他不正当手段”

来源:万慧达知识产权

文章摘要
案情简介 2015年2月9日,武汉深根贸易有限公司(下称“深根贸易”)在第35类“广告、为商品和服务的买卖双方提供在线市场”等服务上申请注册第16344359号“”商标。
案情简介
2015年2月9日,武汉深根贸易有限公司(下称“深根贸易”)在第35类“广告、为商品和服务的买卖双方提供在线市场”等服务上申请注册第16344359号“”商标。该商标于2016年5月21日获得注册。
深根贸易后又于2017年1月23日在第30、31、32和33类上申请注册“”商标,并分别于2017年11月和12月初审公告。
2018年2月万慧达接受钟汉良先生委托,对第35类的16344359号“”注册商标提起商标无效宣告请求,对另外4个已经初审的商标提起商标异议。
在商标异议程序中,根据我方提交的证据材料,商标局认定4个被异议商标的注册使用侵犯了钟汉良先生的在先姓名权,因此被异议商标不予注册。
在商标无效程序中,商评委在认定该注册商标侵犯了钟汉良先生的在先姓名权之余,还认定被申请人在多个类别商品或者服务上多次围绕申请人的姓名“钟汉良”反复注册商标的行为不具备申请注册商标应有的合理性或正当性,属于扰乱商标注册秩序的行为,有损公平竞争的市场秩序,构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。据此,商评委作出商评字【2019】第0000142374号《关于第16344359号“钟汉良ZHONGHANLIANG及图”商标无效宣告请求裁定书》,争议商标在全部服务上予以无效宣告。
短评:
本案的突破之处在于将围绕同一姓名反复注册商标的行为认定为《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的行为,而且对反复注册商标的数量未作过高要求(本案仅涉及5件不同类别上的商标)。
《商标审查及审理标准》(2016年12月版)(以下简称《标准》)中就《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”列举了四种具体情形,本案的涉及他人姓名的商标申请注册行为并不在内。与之相似的列举情形是《标准》2.2.1(2)“系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的”。
从本案的审理思路和结果来看,自然人姓名也被纳入了上述列举情形(2)的保护范围。因为从法律性质上看,字号、企业名称、社会组织及其他机构名称和自然人姓名,具有显而易见的高度相似性。上述条款既列举字号、企业名称、社会组织及其他机构名称,又在列举末尾加上“等”以期周延,那么在没有其他条款作出相反规定的情况下,姓名也应当属于此种列举情形。而且,《商标法》第四十四条第一款的“以其他不正当手段取得注册”主要保护的是社会公益。从结果意义上讲,围绕他人企业名称、字号等注册多件商标,和围绕自然人的姓名注册多件商标,都会造成不正当占用公共资源、损害公共利益的结果。因此如否认姓名为该条款列举事项所囊括,就会导致《商标法》第四十四条的规范价值降低,甚至可能会导致此类以其他不正当手段取得注册的商标在注册之日起满五年之后,因姓名权人无法依据《商标法》第四十五条的规定提起无效宣告,而得以继续存在。
此外,本案把列举情形中的“申请注册多件商标”要件的标准降低到5件商标,应该是综合考虑了对同一当事人的姓名在多个不同类别上反复申请注册商标这种行为的主观恶意程度和当事人姓名的在先较高知名度,从而在个案中对申请商标的数量不作过高要求。这充分体现了商标法确立的诚信原则和以使用意愿为前提申请商标注册的原则。
综上,本案把“围绕同一他人姓名反复注册商标”的行为认定为《商标法》第四十四条第一款 “以其他不正当手段取得注册”的行为,是对《商标审查及审理标准》所列举的“其他不正当手段”的具体情形的进一步诠释和补充,也对遏制和打击非正常申请商标注册行为起到了导向性作用。
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