欧盟法院在Sky案中明确 “无使用意图”结合其他条件可能构成恶意

来源:万慧达知识产权

文章摘要
编者按:之前我们就欧盟制止恶意注册发表过一系列的介绍文章,最近的一篇《欺诈毁灭一切》提到了Sky案的总法务官意见,目前这个案子欧盟法院已经宣判,接下来我们准备将欧盟法院近期宣判的三个关于恶意注册的Ko
编者按:之前我们就欧盟制止恶意注册发表过一系列的介绍文章,最近的一篇《欺诈毁灭一切》提到了Sky案的总法务官意见,目前这个案子欧盟法院已经宣判,接下来我们准备将欧盟法院近期宣判的三个关于恶意注册的Koton,Outsource2india以及Sky案作为域外速递的系列案件介绍给大家,敬请关注。
2020年1月29日,欧盟法院作出Sky案判决(C-371/18)认为,商标申请人申请注册商标但无意将商标使用在指定的商品和服务上,如果申请人怀有违反诚信惯例损害他人利益的意图,或是虽然不针对特定的第三人,但是其获得商标专用权但是却不是为了实现商标的基本功能,就构成恶意。
背景:
原告Sky公共公司等主要从事卫星和数字电视广播业务。原告起诉被告SkyKick公司等侵犯了其若干欧盟注册及英国注册的包含SKY文字的商标。各引证商标均涉及多个类别,但原告主要引证了第9类和第38类相关商品/服务上的注册,包括:计算机软件、互联网提供的计算机软件、用于连接数据库和互联网的计算机软件和电信设备、数据存储等(第9类),通讯服务、电邮服务和通过计算机或计算机网络访问和检索信息/数据的计算机服务等(第38类)。对于原告侵权指控,被告并无抗辩,但提起反诉,要求认定原告的引证商标部分无效,理由是其商标:1)注册用商品/服务不明确;2)没有使用意图,属于恶意注册。于是,本案关键就在于引证商标有效与否。
英国高等法院就本案中涉及的若干可能影响案件定性的问题提请欧盟法院解释:1)已经注册的国内商标或是欧盟商标能否因商品和服务描述不清,而不能使主管当局或第三方据以确定其保护范围,就被全部或部分无效?2)如果是,像本案“计算机软件”这种词语,是不是太过笼统,其所指称的商品太过富于变化,以至于不能发挥商标的功能,不能让主管机关或是第三方仅凭这个词语就判定商标的保护范围?3)如果申请商标却没有将其使用在特定商品和服务的意图,仅此一点是否就可认定恶意?4)如果是,商标申请有没有可能分别认定,在无使用意图的部分构成恶意,而在有使用意图的商品/服务上构成是善意?5)《英国商标法》(1994)第32条(3)是不是与欧盟法律相一致?
判决:
2020年1月29日,欧盟法院作出C-371/18号初裁,对前述问题作出回复。欧盟法院指出,《欧盟商标指令》及《欧盟商标条例》对无效理由做了穷尽列举,但“商品/服务描述不清”并不在其中,而且《欧盟商标指令》及《欧盟商标条例》中所谓“有损公共利益”并不是针对商标申请本身,比如描述是不是清晰准确,因此“商品/服务描述不清”也不属于有损公共利益,基于这个分析,欧盟法院认为,对欧盟商标或国内商标,不能仅因说明商品或服务的词语不明确就被全部或部分无效。
商标申请人申请注册商标但无意将商标使用在指定的商品和服务上,如果申请人怀着以违反诚信损害他人利益的意图,或虽未针对特定的“他人”,但其获得商标专用权并不是为了实现商标的基本功能,就构成恶意。如果没有按照商标基本功能使用商标仅涉及某些商品或服务,那恶意仅在这一部分商品或服务上成立。《欧盟商标指令》并不排斥国内立法规定商标申请人必须声明其商标正使用在所注册的商品或服务上,或是其将会善意地进行前述使用,但违反这个义务本身并不构成无效该商标的理由。
评论:
欧盟法院对于“无使用意图”是否构成恶意的回复,值得我们关注。2019年10月16日,本案总法务官曾给出过意见,认为只要缺乏使用意图,就构成恶意,缺乏使用意图是恶意的充分但非必要条件。但是,欧盟法院的初裁并没有采纳这个较为激进的观点。欧盟法院似乎更倾向于将“无使用意图”作为一种外化行为来看待,该行为不能当然推定背后有“恶意”支配,因此还要看是不是满足特定条件。
对于这些特定的条件,欧盟法院基本上回归到了Koton案,也就是要看,是否:1)怀有用践踏诚信的方式损害他人的意图;2)即使没有针对特定的“他人”,其获取商标专用权是否并不是为了实现商标的功能。二者有一成立,则可认定恶意成就。
由此可见,欧盟法院在恶意判断上坚持了Koton案的标准,并没有把“恶意”看作是“无使用意图”的当然之意,如果“无使用意图”,那么什么情况下成立恶意的第二个条件,即“获取商标却不是为了实现商标的功能”将是我们下一步需要继续关注的要点。
注:“EUTMR”表示《欧盟商标条例》
扫码查阅该案判决:

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