案件背景:
原告郭某是专利号201830484216.9号(下称涉案专利)的专利权人,佛山XD家具有限公司(下称XD公司)主营家具产品,XD公司之前与郭某或者郭某控制的公司有业务往来。郭某在原来与XD公司的合作产品上,拼合或替换了一些常见设计申请了外观设计专利并获得了授权。后郭某认为XD公司侵害其专利权,遂起诉到广州知识产权法院并要求停止侵权及赔偿。
我所接受XD公司的委托后,经分析,认为不侵权抗辩风险较大且没有其它抗辩理由,遂建议XD公司提起专利无效程序,通过无效涉案专利专利达到郭某撤诉或驳回起诉且能继续销售涉案产品的目的,XD公司接受我所提起专利无效程序的建议,后涉案专利被宣告无效1,郭某对XD公司的民事起诉也撤回。
案情简介:
涉案专利申请日为2018年8月29日,其专利图片如下图1所示。

主视图

立体图

后视图

右视图
(图1)
考虑XD公司之前已在淘宝网上公开销售过类似产品,在我们引导下XD公司找到了在涉案专利申请日前的淘宝交易快照,我们对此进行了公证并形成了证据1。通过与XD公司的沟通,我们对涉案专利这类衣柜的设计空间、惯常设计等有了初步了解,根据了解的情况以及本身经验通过专业的数据库进行现有设计检索,检索到三份专利文献并作为证据2-4,证据1-4对应的图片为下图2-图5:

(图2)

(图3)

(图4)

(图5)
我们主张,涉案专利与证据1中2018年07月03日和2018年07月20日销售的4门衣柜相比,存在顶柜及转角柜有无不同、衣柜顶花花纹不同,证据2公开了衣柜带顶柜及转角柜的设计,顶柜与门柜上下一一对应,顶柜近似正方体,顶柜门表面有花纹,转角柜上部为四分之一圆形隔板,下部为柜门,两者中间为抽屉;证据3公开了顶柜的设计,其中顶柜、门柜与抽屉花纹均相同;证据4顶花花纹与涉案专利相同。在证据1的基础上,拼合顶柜和转角柜(转角柜左右调整为常见设计),且将各个门柜、抽屉统一为同款花纹(证据3的启示,后考虑证据3不存在直接拼合与替换的设计特征,故调整其为参考资料),证据4顶花花纹替换证据1顶花花纹,涉案专利与上述证据组合后的外观设计相比不具有明显区别,不符合专利法第23条第2款的规定,应当宣告涉案专利全部无效。
合议组采纳了我们意见,并认为涉案专利与组合的设计两者均由门柜、顶柜、转角柜组合而成,尤其是门柜正面四门结合下部长抽屉的组合及相对比例完全相同,转角柜形状及顶柜几乎相同,柜体底部形状、顶部前缘形状及顶花花纹完全相同,二者已然形成了基本相同的整体视觉效果,而各个柜体表面凹槽纹路不同,对已然形成的基本相同的整体视觉效果没有显著影响。转角柜左右设置为常见对称设计手法,转角柜隔板数量不同仅为简单的单元数量设置变化,而两者侧门中部曲线凹槽纹路不同、把手形状不同均为局部细微差异,柜体侧部及背部为使用时不易见的部位,对整体视觉效果也没有显著影响。综上所述,涉案专利相对于证据1、证据2、证据4的组合不具有明显区别,不符合《专利法》第23条第2款的规定,宣告涉案专利全部无效。
案件评析:
1.法律规定
《专利法》第23条第2款规定,授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
《专利审查指南》第四部分第五章第6部分规定,如果涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的,所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别,且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示,则将认为涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别。组合包括拼合和替换,是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合一项外观设计,或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。将相同或者近似种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计;将产品外观设计特征用另一项相同或者近似种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计均属于明显存在组合手法的启示的情形。
2.涉案专利与现有设计特征组合不具明显区别的审查方法
在进行涉案专利与现有设计特征组合相比不具有明显区别的对比中,国家知识产权局一般按以下方法进行:
(1) 确定证据的真实性及公开性。
证据如是专利文献及出版物等,其真实性一般会得到双方当事人及国家知识产权局的认可,国家知识产权局主要审查公开性,如果公开时间在涉案专利的申请日前,则可用于评价《专利法》第23条第2款。证据如是公证书,主要审查公证书的程序是否合法,以及公证书内容的公开性是否准确。一般来说如程序无明显瑕疵,则会认可公证书本身的真实性。公证书的内容如是大型网上购物平台的交易快照、带照片的评价、微信朋友圈、抖音视频等由于一般人无法篡改,会认为相应证据的公开时间是准确的。
在本案中,XD公司提供的证据是公证书和专利文献,公证书公证程序合法,本身真实性无异议,公证书的内容为淘宝网交易快照,淘宝网交易快照当事人不易篡改,显示的交易快照时间早于涉案专利申请日,且专利文献的公开日也早于涉案专利申请日,故均可用来评价《专利法》第23条第2款。
(2) 确定证据与涉案专利产品的类别是否相同或近似。
在进行对比时,由于只有证据与涉案专利是相同或相近种类才具有可比性,因此首先要确定证据与涉案专利是否为相同或相近种类。一种认为如有相同功能,则可以认为是相同或相近种类产品。在本案中,涉案专利为衣柜,而证据1、2、4也为衣柜,为相同种类,可以用来进行比对。
(3) 确定组合方式。
组合包括拼合及替换。在本案中,以证据1为最接近现有设计,拼合证据2的转角柜、顶柜,证据4顶部花纹替换证据1的顶部花纹。
(4) 确定涉案专利的区别设计特征。
区别设计特征即涉案专利区别于现有设计的特征,即专利权人作出创造的部分。合议组认为,对于衣柜类产品而言,整体通常都是长方形柜体,该类产品正面形状及区域划分属于能够做出设计变化的部位,正面及各组成部分均易于为一般消费者所关注,也即涉案专利的区别设计特征在于正面及各组成部分的设计。
(5) 确定组合后的设计与涉案专利相同点。
涉案专利与组合后的设计相比较,两者均由门柜、顶柜、转角柜组合而成,尤其是门柜正面四门结合下部长抽屉的组合及相对比例完全相同,转角柜形状及顶柜几乎相同,柜体底部形状、顶部前缘形状及顶花花纹完全相同。
(6) 确定组合后的设计与涉案专利不同点。
在本案中,经审理确认有5个不同点,分别为:①柜体表面凹槽纹路不同:涉案专利门柜、顶柜、抽屉表面凹槽花纹统一设置,门柜两侧门体表面中部有曲线凹槽纹路设计,对比设计顶柜及转角柜表面凹槽花纹与门柜不一致,门柜两个门体表面中部没有特殊设计;②门柜及抽屉把手不同,涉案专利门柜把手中间有椭圆体及明显三段式设计,抽屉把手近似矩形块,对比设计门柜把手较细长且为一体式设计,抽屉把手近似圆形;③转角柜隔板数量不同,涉案专利有2层隔板,对比设计有3层隔板,上侧隔板为双层设置;④转角柜位置不同,涉案专利转角柜位于右侧,对比设计为左侧;⑤涉案专利展示的侧部及背部无特殊设计,对比设计未展示背部及侧部的设计。
(7) 判断相同点对视觉效果影响的大小。
本案中,在确定了涉案专利的设计特征在于正面及各组成部分后,而组合后的设计与涉案专利的正面及各组成部分基本相同,认为构成基本相同的整体视觉效果,对视觉效果影响大。
(8) 判断不同点对视觉效果影响的大小。
合议组认为各个柜体表面凹槽纹路不同,对已然形成的基本相同的整体视觉效果没有显著影响。转角柜左右设置为常见对称设计手法,转角柜隔板数量不同仅为简单的单元数量设置变化,而两者侧门中部曲线凹槽纹路不同、把手形状不同均为局部细微差异,柜体侧部及背部为使用时不易见的部位,对整体视觉效果也没有显著影响。
(9) 判断组合后的设计整体与涉案专利是否具有显著区别。
根据相同点及不同点对视觉效果影响大小判断是否构成显著区别。一般来说,如果相同点对视觉效果影响大,不同点对视觉效果影响小,则会认为不构成显著区别;反之,则构成显著区别。本案即是相同点对视觉效果影响大,不同点对视觉效果影响小,故认定涉案专利与现有设计特征组合相比不具有明显区别。
3.参考资料对无效结果的影响
对于柜体表面凹槽纹路不同,合议组计为这个不同点对视觉效果影响较小。
对于这个评定,笔者认为XD公司提供的证据3作为参照资料对于合议组的评价具有较大影响。证据3公开了在顶柜、门柜与抽屉花纹均相同的设计,因此将顶柜、门柜与抽屉花纹设计成相同设计并不是涉案专利独创的,故这一设计未被认定为区别设计特征。在未被认定为区别设计特征的情况下,该不同点因此也被合议组认为对视觉效果影响较小,从而影响合议组认为其它相同点对视觉效果影响大,最终对宣告涉案专利无效具有较大作用。
律师办案小结:
对于外观设计专利无效案件,在以《专利法》第23条第2款为无效理由的情况下,如果组合后的设计与涉案专利仍有区别,无效请求人应多提供一些关于这些区别的参考资料,如关于区别的设计思路、设计手法的证据,甚至部分近似的设计,通过这些参考资料影响合议组对这些区别对视觉效果影响大小的确信。
参考资料虽然不是证据,其作用仅供参考,但由于外观设计区别设计特征的认定、设计特征对视觉效果影响大小的判断均具有一定主观因素,特别与合议组成员的办案经验以及涉案专利产品的了解有关,因此针对组合后的区别提供一些参考资料有利于帮助合议组成员对区别设计特征的认定、各设计特征对视觉效果影响大小的确定,故在提起专利无效的时候提供相应参考资料更有利于达到无效专利的目的。
注释1:具体内容参见国家知识产权局第51339号无效宣告请求审查决定书。
原告郭某是专利号201830484216.9号(下称涉案专利)的专利权人,佛山XD家具有限公司(下称XD公司)主营家具产品,XD公司之前与郭某或者郭某控制的公司有业务往来。郭某在原来与XD公司的合作产品上,拼合或替换了一些常见设计申请了外观设计专利并获得了授权。后郭某认为XD公司侵害其专利权,遂起诉到广州知识产权法院并要求停止侵权及赔偿。
我所接受XD公司的委托后,经分析,认为不侵权抗辩风险较大且没有其它抗辩理由,遂建议XD公司提起专利无效程序,通过无效涉案专利专利达到郭某撤诉或驳回起诉且能继续销售涉案产品的目的,XD公司接受我所提起专利无效程序的建议,后涉案专利被宣告无效1,郭某对XD公司的民事起诉也撤回。
案情简介:
涉案专利申请日为2018年8月29日,其专利图片如下图1所示。

主视图

立体图

后视图

右视图
(图1)
考虑XD公司之前已在淘宝网上公开销售过类似产品,在我们引导下XD公司找到了在涉案专利申请日前的淘宝交易快照,我们对此进行了公证并形成了证据1。通过与XD公司的沟通,我们对涉案专利这类衣柜的设计空间、惯常设计等有了初步了解,根据了解的情况以及本身经验通过专业的数据库进行现有设计检索,检索到三份专利文献并作为证据2-4,证据1-4对应的图片为下图2-图5:

(图2)

(图3)

(图4)

(图5)
我们主张,涉案专利与证据1中2018年07月03日和2018年07月20日销售的4门衣柜相比,存在顶柜及转角柜有无不同、衣柜顶花花纹不同,证据2公开了衣柜带顶柜及转角柜的设计,顶柜与门柜上下一一对应,顶柜近似正方体,顶柜门表面有花纹,转角柜上部为四分之一圆形隔板,下部为柜门,两者中间为抽屉;证据3公开了顶柜的设计,其中顶柜、门柜与抽屉花纹均相同;证据4顶花花纹与涉案专利相同。在证据1的基础上,拼合顶柜和转角柜(转角柜左右调整为常见设计),且将各个门柜、抽屉统一为同款花纹(证据3的启示,后考虑证据3不存在直接拼合与替换的设计特征,故调整其为参考资料),证据4顶花花纹替换证据1顶花花纹,涉案专利与上述证据组合后的外观设计相比不具有明显区别,不符合专利法第23条第2款的规定,应当宣告涉案专利全部无效。
合议组采纳了我们意见,并认为涉案专利与组合的设计两者均由门柜、顶柜、转角柜组合而成,尤其是门柜正面四门结合下部长抽屉的组合及相对比例完全相同,转角柜形状及顶柜几乎相同,柜体底部形状、顶部前缘形状及顶花花纹完全相同,二者已然形成了基本相同的整体视觉效果,而各个柜体表面凹槽纹路不同,对已然形成的基本相同的整体视觉效果没有显著影响。转角柜左右设置为常见对称设计手法,转角柜隔板数量不同仅为简单的单元数量设置变化,而两者侧门中部曲线凹槽纹路不同、把手形状不同均为局部细微差异,柜体侧部及背部为使用时不易见的部位,对整体视觉效果也没有显著影响。综上所述,涉案专利相对于证据1、证据2、证据4的组合不具有明显区别,不符合《专利法》第23条第2款的规定,宣告涉案专利全部无效。
案件评析:
1.法律规定
《专利法》第23条第2款规定,授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
《专利审查指南》第四部分第五章第6部分规定,如果涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的,所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别,且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示,则将认为涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别。组合包括拼合和替换,是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合一项外观设计,或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。将相同或者近似种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计;将产品外观设计特征用另一项相同或者近似种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计均属于明显存在组合手法的启示的情形。
2.涉案专利与现有设计特征组合不具明显区别的审查方法
在进行涉案专利与现有设计特征组合相比不具有明显区别的对比中,国家知识产权局一般按以下方法进行:
(1) 确定证据的真实性及公开性。
证据如是专利文献及出版物等,其真实性一般会得到双方当事人及国家知识产权局的认可,国家知识产权局主要审查公开性,如果公开时间在涉案专利的申请日前,则可用于评价《专利法》第23条第2款。证据如是公证书,主要审查公证书的程序是否合法,以及公证书内容的公开性是否准确。一般来说如程序无明显瑕疵,则会认可公证书本身的真实性。公证书的内容如是大型网上购物平台的交易快照、带照片的评价、微信朋友圈、抖音视频等由于一般人无法篡改,会认为相应证据的公开时间是准确的。
在本案中,XD公司提供的证据是公证书和专利文献,公证书公证程序合法,本身真实性无异议,公证书的内容为淘宝网交易快照,淘宝网交易快照当事人不易篡改,显示的交易快照时间早于涉案专利申请日,且专利文献的公开日也早于涉案专利申请日,故均可用来评价《专利法》第23条第2款。
(2) 确定证据与涉案专利产品的类别是否相同或近似。
在进行对比时,由于只有证据与涉案专利是相同或相近种类才具有可比性,因此首先要确定证据与涉案专利是否为相同或相近种类。一种认为如有相同功能,则可以认为是相同或相近种类产品。在本案中,涉案专利为衣柜,而证据1、2、4也为衣柜,为相同种类,可以用来进行比对。
(3) 确定组合方式。
组合包括拼合及替换。在本案中,以证据1为最接近现有设计,拼合证据2的转角柜、顶柜,证据4顶部花纹替换证据1的顶部花纹。
(4) 确定涉案专利的区别设计特征。
区别设计特征即涉案专利区别于现有设计的特征,即专利权人作出创造的部分。合议组认为,对于衣柜类产品而言,整体通常都是长方形柜体,该类产品正面形状及区域划分属于能够做出设计变化的部位,正面及各组成部分均易于为一般消费者所关注,也即涉案专利的区别设计特征在于正面及各组成部分的设计。
(5) 确定组合后的设计与涉案专利相同点。
涉案专利与组合后的设计相比较,两者均由门柜、顶柜、转角柜组合而成,尤其是门柜正面四门结合下部长抽屉的组合及相对比例完全相同,转角柜形状及顶柜几乎相同,柜体底部形状、顶部前缘形状及顶花花纹完全相同。
(6) 确定组合后的设计与涉案专利不同点。
在本案中,经审理确认有5个不同点,分别为:①柜体表面凹槽纹路不同:涉案专利门柜、顶柜、抽屉表面凹槽花纹统一设置,门柜两侧门体表面中部有曲线凹槽纹路设计,对比设计顶柜及转角柜表面凹槽花纹与门柜不一致,门柜两个门体表面中部没有特殊设计;②门柜及抽屉把手不同,涉案专利门柜把手中间有椭圆体及明显三段式设计,抽屉把手近似矩形块,对比设计门柜把手较细长且为一体式设计,抽屉把手近似圆形;③转角柜隔板数量不同,涉案专利有2层隔板,对比设计有3层隔板,上侧隔板为双层设置;④转角柜位置不同,涉案专利转角柜位于右侧,对比设计为左侧;⑤涉案专利展示的侧部及背部无特殊设计,对比设计未展示背部及侧部的设计。
(7) 判断相同点对视觉效果影响的大小。
本案中,在确定了涉案专利的设计特征在于正面及各组成部分后,而组合后的设计与涉案专利的正面及各组成部分基本相同,认为构成基本相同的整体视觉效果,对视觉效果影响大。
(8) 判断不同点对视觉效果影响的大小。
合议组认为各个柜体表面凹槽纹路不同,对已然形成的基本相同的整体视觉效果没有显著影响。转角柜左右设置为常见对称设计手法,转角柜隔板数量不同仅为简单的单元数量设置变化,而两者侧门中部曲线凹槽纹路不同、把手形状不同均为局部细微差异,柜体侧部及背部为使用时不易见的部位,对整体视觉效果也没有显著影响。
(9) 判断组合后的设计整体与涉案专利是否具有显著区别。
根据相同点及不同点对视觉效果影响大小判断是否构成显著区别。一般来说,如果相同点对视觉效果影响大,不同点对视觉效果影响小,则会认为不构成显著区别;反之,则构成显著区别。本案即是相同点对视觉效果影响大,不同点对视觉效果影响小,故认定涉案专利与现有设计特征组合相比不具有明显区别。
3.参考资料对无效结果的影响
对于柜体表面凹槽纹路不同,合议组计为这个不同点对视觉效果影响较小。
对于这个评定,笔者认为XD公司提供的证据3作为参照资料对于合议组的评价具有较大影响。证据3公开了在顶柜、门柜与抽屉花纹均相同的设计,因此将顶柜、门柜与抽屉花纹设计成相同设计并不是涉案专利独创的,故这一设计未被认定为区别设计特征。在未被认定为区别设计特征的情况下,该不同点因此也被合议组认为对视觉效果影响较小,从而影响合议组认为其它相同点对视觉效果影响大,最终对宣告涉案专利无效具有较大作用。
律师办案小结:
对于外观设计专利无效案件,在以《专利法》第23条第2款为无效理由的情况下,如果组合后的设计与涉案专利仍有区别,无效请求人应多提供一些关于这些区别的参考资料,如关于区别的设计思路、设计手法的证据,甚至部分近似的设计,通过这些参考资料影响合议组对这些区别对视觉效果影响大小的确信。
参考资料虽然不是证据,其作用仅供参考,但由于外观设计区别设计特征的认定、设计特征对视觉效果影响大小的判断均具有一定主观因素,特别与合议组成员的办案经验以及涉案专利产品的了解有关,因此针对组合后的区别提供一些参考资料有利于帮助合议组成员对区别设计特征的认定、各设计特征对视觉效果影响大小的确定,故在提起专利无效的时候提供相应参考资料更有利于达到无效专利的目的。
注释1:具体内容参见国家知识产权局第51339号无效宣告请求审查决定书。
