《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)于2019年修订时,在其第四条第一款中增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的内容,2019年国家市场监督管理总局制定新的部门规章《规范商标申请注册行为若干规定》(以下简称“《商标注册规范》”)对此条款予以说明,历年来该条款的适用层出不穷,为此笔者结合相关规定和案例,浅析如下。
【相关规定】
《商标法》第四条第一款:自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。
《商标注册规范》第八条:
商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反《商标法》第四条规定时,可以综合考虑以下因素:
(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;
(二)申请人所在行业、经营状况等;
(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;
(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;
(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;
(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
【案例】湖北福康生茶叶有限公司与宜昌市夷陵区综合行政执法局行政处罚案
福康生公司在多个类别的商品和服务上采用打擦边球的方式大量申请注册与稻花香公司和他人享有较高知名度品牌相同或近似的商标达296件,并在网络平台大量兜售商标,扰乱了正常的商标注册管理秩序。宜昌市夷陵区综合执法局经立案调查后认为,福康生公司提交的部分商标投入使用的包装图片等证据仅为象征性或应付性使用,不能证明其注册大量商标的真实使用意图。福康生公司申请注册“稻香浓”等商标的行为违反了《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的规定,构成了不以使用为目的的恶意申请商标注册行为。2022年1月5日,夷陵区综合执法局作出夷综执罚决[2022]020002号行政处罚决定书,决定责令福康生公司立即改正违法行为,给予警告处罚,并处罚款8000元。福康生公司不服提起诉讼。夷陵区综合执法局认为福康生公司对“稻香浓”等注册商标没有使用的主要理由是:1、福康生公司没有经营场所;2、福康生公司没有纳税记录;3、福康生公司在商标网上挂卖兜售商标。湖北省宜昌市三峡坝区人民法院审理后判决:驳回福康生公司的诉讼请求。
【笔者观点】
《商标法》第四条立法目的系为防止市场上傍名牌、恶意囤积、兜售商标牟取不当利益之行为,避免扰乱市场经济秩序和商标注册管理秩序,但若以偏概全,势必影响企业正常的防御性商标注册,为此,在判断商标注册是否违反《商标法》第四条之规定,应结合实际情况及多方面行为表现判断行为人的主观故意,主观故意表现行为:1、商标注册申请的数量远远超于实际需求,且该数量的确认不能仅局限于不同类别,更应该注意商标名称的多样化;2、是否具有商标交易行为;3、注册人实际经营情况;4、是否具有傍名牌或知名企业名称、名人知名度等情况;5、是否有实际使用目的等。
以上,建议企业应熟悉自身品牌需求,合理进行防御性商标规划,避免因大量在与主营业务完全无关的商品或服务上注册商标被认定为恶意,从而影响实际需求的商标注册。同时,在日常管理中应注意商标使用规范性,为后续通过法律途径维护自身合法权益做铺垫。
后附: 首都知识产权服务业协会法律法规政策动态(2024第5期).pdf
《商标法》第四条:何谓“不以使用为目的的恶意商标注册申请”?
作者:王茜来源:北京市北斗鼎铭律师事务所

《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)于2019年修订时,在其第四条第一款中增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的内容,2019年国家市场监督管理总局制定新的部门规章《规