美国可专利客体要求及审查趋势变化 （一）

美国专利法101条（35 U.S.C.§ 101）规定，新的及有用的方法（process）、装置（machine）、产品（manufacture）、或者是组合物质（composition of matter），或者是其新的及有用的改进，可以根据本专利法所规定的条件和要求获得专利权。
美国专利法101条规定了四种可专利的法定类型，即方法、装置、产品、组合物质。
《美国专利审查指南》第2106节（MPEP § 2106）中规定，美国可授予专利权的客体需要满足：
（1）请求保护的发明创造必须落入第101条所规定的四种法定类型；
（2）请求保护的发明创造除一些例外情况外不指向美国案例法所确立的“司法例外”（judicial exception）情形，即自然法则（law of nature）、自然现象（natural phenomenon）、抽象概念（abstract ideas）。这些司法例外情形被认为是科学和技术工作的基本工具而不宜被授予专利垄断权利。
近年来，尤其以2012年Mayo v. Prometheus案和2014年Alice Corp. v. CLS Bank Intl.案为标志，美国最高法院相关案例判定极大地影响了对可专利客体或专利适格性（Patent Eligibility）的要求。随着美国最高法院和联邦巡回上诉法院关于可专利客体判定案例的不断涌现，以及美国专利商标局（USPTO）对可专利客体审查标准和判断方法的不断修改，相关判断基准一直处于调整变化当中。可专利客体要求直接影响着美国专利获权、确权、以及维权，对于计算机软件等领域专利申请尤其如此。因此，研究掌握美国可专利客体要求及最新审查趋势，具有着重要的现实意义。
01 可专利客体相关司法案例回顾
（一）Bilski v. Kappos案
2008年，美国联邦巡回上诉法院对Bilski v. Kappos案作出判决，认定涉案专利不具备可专利性。Bilski v. Kappos案涉及一种对抗价格波动财务风险的对冲方法。Bilski v. Kappos案提供了判断可专利客体的方法，即“机器或转换测试法”（Machine or Transformation Test）：若一个方法应用于特定的机器或装置，或者能够转换特定的物质至不同的状态或转换出不同的物质，则该方法属于可专利的客体。当然，若是无法满足上述条件，则不属于可专利客体。
Bilski v. Kappos案继续上诉至美国最高法院，最高法院于2010年6月28日做出判决。虽然最高法院同意了联邦巡回上诉法院的结论，即涉案专利不属于可专利客体。但是，最高法院的结论并不是基于“机器或转换测试法”作出的。最高法院认为，“机器或转换测试法”提供了有益的判断工具，但其并非是判断方法专利是否为可专利客体的唯一工具，即不能仅依赖该方法对是否属于可专利客体作出判断。最高法院指出需要具体考虑所请求保护的方法是否指向自然法则、自然现象以及抽象概念等司法例外情形。美国最高法院通过Bilski v. Kappos案确认商业方法和计算机软件可以作为可专利客体，同时重申强调了三种司法例外情形。
（二）Mayo v. Prometheus案
涉案专利要求保护一种判断施用药物剂量的方法，包括给予一定剂量的药物，记录药物的代谢水平并根据其调整药物剂量的增减。在2012年，美国最高法院对本案作出判决，认定涉案专利的剂量调整仅仅只是通过自然法则实现的技术，而施用药物、药物水平的记录是公知的信息收集手段，结合上述的剂量调整并不足以使上述剂量调整从自然法则转换到可专利客体。
最高法院通过该案例提出了当专利指向自然法则、自然现象时，判断是否属于可专利客体的Mayo测试法，即：
【第一部份】权利要求是否有指向自然法则、自然现象？是→继续第二部份，否→属于可专利客体；
【第二部份】权利要求是否记载了特定技术特征，使其显著多于（significantly more than）司法例外？是→属于可专利客体，否→不属于可专利客体。
（三）Alice Corp. v. CLS Bank Intl. 案
涉案专利提出设置一个有第三方介入的电子交易平台，交易前先由公正的第三方确认买卖双方账户金额与履约能力，确定没有问题之后，再由该第三方指示完成交易与付款，由此可降低买卖双方交易付款风险。相关专利涉及了方法、介质和系统三种类型的权利要求。美国最高法院于2014年6月19日对该案作出判决。最高法院认定涉案专利的权利要求涉及为降低风险使用第三方中介促进债务同步交换的抽象概念，使用计算机执行该抽象概念不足以将该抽象概念转化为可专利客体，因此涉案权利要求不属于可专利的客体。
在Alice案件中，美国最高法院将基于Mayo案的两步测试法用于了涉及抽象概念的权利要求可专利客体判断上。基于此案例，美国专利商标局在其2014年公布的关于可专利客体暂行指南中，确立了判断是否属于可专利客体的两步法（一般称为Alice/Mayo两步法）：
步骤 1：权利要求是否属于法定类型，即方法、装置、产品或者组合物质？是→继续步骤2A，否→不属于可专利客体；
步骤 2A：权利要求是否有关于自然法则、自然现象以及抽象概念等司法例外？是→继续步骤2B，否→属于可专利客体；
步骤 2B：权利要求是否记载了附加要素使其显著多于（significantly more than）司法例外？是→属于可专利客体，否→不属于可专利客体。
在对权利要求（逐个地）进行Alice/Mayo两步法判断时，首先需要依照最宽合理解释（broadest reasonable interpretation）原则对权利要求的范围进行解释。解释的结果将直接影响到步骤 1、步骤 2A和步骤 2B中的判断。若经解释的覆盖范围包括属于法定类型的实施方式外，还包括不属于法定类型的实施方式，则该权利要求被判断为不属于法定类型。例如在Mentor Graphics v. EVE-USA, Inc.一案中，涉及机器可读存储介质的权利要求被解释为包括随机存取存储器以及载波，由于其中的载波属于非法定类型，因此该权利要求不属于法定类型，需要进入步骤 2A。
要回答步骤 2B中的问题，需将每一个权利要求要素单独考虑以及将各要素以有序的组合（as a ordered combination）进行考虑，以判断每一个额外的要素是否转换了（transform）权利要求本质，使之成为具有专利适格性的权利要求。即，寻找一个要素或多个要素之组合，足以使该权利要求在实际上比不具备专利适格性的概念本身重要得多。“机器或转换测试法”可用于步骤 2B中是否“显著多于”的判定。但是，即使一项权利要求未通过机器或转换测试法，也有能通过Alice/Mayo两步法而被判断为具有专利适格性。
Alice案例对于可专利客体的判断有重大影响。特别是，对于以计算机来实现抽象概念的发明而言，在上述Mayo/Alice两步法的步骤 2B判断中，仅将抽象概念在计算机上实施本身并不足以使该抽象概念转换为显著超出抽象概念本身的可专利客体。在接下来的一段时期内，针对计算机领域专利申请，美国专利商标局发出了很多以不属于可专利客体为由的驳回意见。
另一方面，美国最高法院在Alice案中也指出，所有发明在一定程度上都会包含、使用、反映、基于或应用自然法则、自然现象、或者抽象概念。总体来看，专利适格性判断基准不明晰，不少概念尚未厘清，实务操作性不强。在Alice案例之后，美国可专利客体判断标准与实务继续处于变化调整之中。
02 2014关于专利主题适格性的暂行指南
Alice 案之后，美国专利商标局于2014年12月16日发布了《2014关于专利主题适格性的暂行指南》(以下简称《2014暂行指南》)。《2014暂行指南》提供了依据美国专利法第101条并结合Mayo 和 Alice等案例法进行专利主题适格性判断的暂行方法和流程（参见下图1）。该《2014暂行指南》适用于自然法则、自然现象、抽象概念各种司法例外情形专利适格性判断。

图1