“你的商标”别动“我的权利”——商标注册损害他人在先权利认定

商标提交注册申请前通常会对申请商标进行近似商标检索，如存在在先近似商标，我们通常会给出“不建议申请”的结论，然而，申请商标时还有一点值得注意的是，根据《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”除了在先商标近似检索，还需注意“申请商标”切勿损害“他人在先权利”！那么，关于商标法三十二条中的“不得损害他人现有的在先权利”如何进行认定？在先权利人又该如何适用三十二条维护自身合法在先权利？
一、禁止商标注册的“在先权利”范围
根据《商标法》第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，那么“在先权利”具体包含哪些权利，例如：著作权、姓名权、外观设计专利权、域名、企业字号、肖像权、商品化权益等等。

二、损害在先权利适用程序及经典案例
1.商标授权确权阶段——异议申请
《商标法》第三十三条对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
在商标注册申请的初审公告期，如有在先权利人认为申请商标违反第三十二条的规定，可向商标局提出异议申请。
“宏利德”商标异议案——损害在先商号权
基本案情：2011年2月18日，株洲宏利德清洁有限公司向国家商标局申请注册第9131022号“宏利德”商标（以下简称“系争商标”），指定使用在第37类的建筑结构监督,清洁建筑物(内部)等服务项目上。深圳市宏利德清洁有限公司先后对系争商标提出异议和异议复审，商评委最后认定系争商标违反了原《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十一条、第四十一条第一款的规定，系争商标不予核准注册。株洲宏利德清洁有限公司不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京第一中级人民法院认为：本案中，深圳市宏利德清洁有限公司作为第三人在商标异议复审阶段提交了所获得的荣誉等使用证据。可以证明在系争商标申请日之前，已将“宏利德”作为商号使用在清洁行业中，并具有一定的知名度。深圳宏利德公司在商标复审程序中提交了投标文件、服务合同以及使用证据、股权转让协议等证据。系争商标的注册申请，容易使消费者将深圳市宏利德清洁有限公司相联系，进而损害了其商号权。因此，商标评审委员会认为本案构成原《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的认定并无不当，予以支持。
2.已注册商标——商标无效宣告申请、侵权诉讼
《商标法》第四十五条已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
根据《商标法》第四十五条的规定，对于已注册的商标违反第三十二条规定的，在商标核准注册之日起五年内，在先权利人可提出商标无效宣告申请。驰名商标不受五年的时间限制，即商标注册满五年如驰名商标所有人认为该商标损害其在先权利的仍然可以向商评委提出无效宣告申请。
针对已注册满五年又未达到驰名状态的商标如在先权利人认为该商标损害了其某种在先权利该如何救济呢？首先，如在先权利人认为该商标的注册损害了其在先权利，这种损害是否构成侵权？在先权利人可尝试以该商标损害其在先权利为由提起一个侵权诉讼，如法院认定商标权利人构成侵权，则将判定商标权利人停止侵权行为即停止使用该商标，等停止使用满三年，在先权利人可向商标局申请撤销该商标，最终达到“无效”该商标的结果。
“乔丹”商标无效案——姓名权
迈克尔·杰弗里·乔丹（以下简称迈克尔·乔丹）与国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）、乔丹体育股份有限公司（以下简称乔丹公司）商标争议行政纠纷案中，涉及乔丹公司的第6020569号“乔丹”商标（即涉案商标），核定使用在国际分类第28类的体育活动器械、游泳池（娱乐用）、旱冰鞋、圣诞树装饰品（灯饰和糖果除外）。迈克尔·乔丹主张该商标含有其英文姓名的中文译名“乔丹”，属于2001年修正的商标法第三十一条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形，向商标评审委员会提出撤销申请。
商标评审委员会认为，涉案商标“乔丹”与“MichaelJordan”及其中文译名“迈克尔·乔丹”存在一定区别，并且“乔丹”为英美普通姓氏，难以认定这一姓氏与迈克尔·乔丹之间存在当然的对应关系，故裁定维持涉案商标。迈克尔·乔丹不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审二审均驳回迈克尔·乔丹的诉讼请求，维持第6020569号“乔丹”商标有效。
再审时最高人民法院认为：在适用商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定时，自然人就特定名称主张姓名权保护的，该特定名称应当符合以下三项条件：一是该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；二是相关公众使用该特定名称指代该自然人；三是该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。在判断外国人能否就其外文姓名的部分中文译名主张姓名权保护时，需要考虑我国相关公众对外国人的称谓习惯。中文译名符合前述三项条件的，可以依法主张姓名权的保护。本案现有证据足以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人，并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系，故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。
乔丹公司申请注册争议商标时是否存在主观恶意，是认定争议商标的注册是否损害再审申请人姓名权的重要考量因素。本案证据足以证明乔丹公司是在明知再审申请人及其姓名“乔丹”具有较高知名度的情况下，并未与再审申请人协商、谈判以获得其许可或授权，而是擅自注册了包括争议商标在内的大量与再审申请人密切相关的商标，放任相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在特定联系的损害结果，使得乔丹公司无需付出过多成本，即可实现由再审申请人为其“代言”等效果。乔丹公司的行为有违《中华人民共和国民法通则》第四条规定的诚实信用原则，其对于争议商标的注册具有明显的主观恶意。最终最高人民法院改判“国家工商行政管理总局商标评审委员会对第6020569号“乔丹”商标重新作出裁定。”
3.商标侵权诉讼中——不侵权抗辩
在商标侵权诉讼中，如被告认为自己对所使用的标识享有在先权利，可以此予以抗辩，如法院认定被告享有在先权利，原告违反诚实信用原则，则将会判令被告未侵犯原告的商标专用权。
“Secret charm”商标案——在先著作权
庆鹏公司为“Secret charm”商标权人，并投入使用。庆鹏公司授权斯科塞斯公司进行品牌管理和维护且有权以自己的名义对侵权者提起诉讼和索赔。斯科塞斯公司发现被告吉诗美公司在上海来福士商场销售来源于被告万事达公司进口的标有“SECRET CHARM”标识的“维多利亚的秘密”的化妆品。提起起诉要求吉诗美公司停止侵权、赔偿损失。
被告吉诗美公司以其对“SECRET CHARM”标识享有在先著作权进行抗辩，最终法院认定：“根据《中华人民共和国著作权法》及《中华人民共和国著作权法实施条例》的规定，著作权自作品创作完成之日起产生。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。维密公司系一家在美国设立的企业，中国和美国均为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》成员国，故维密公司对其创作的作品享有的著作权亦受我国著作权法的保护。
另，杭州市滨江区人民法院的生效判决中已认定维密公司创作使用在先，庆鹏公司申请注册商标在后。包装美术设计创作完成于2010年6月23日，首次发表于同年9月1日，早于庆鹏公司的申请日（2010年10月20日）。著作权及于整体，包括文字及图案，“SECRET CHARM”系具有特定含义的外文词汇，并非固定组合，将其使用在化妆品等产品的包装设计上具有一定创意，属于整体外包装美术作品的有机组成部分。因此，两被告拥有合法的在先权利基础。”根据诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等处理原则，两被告的在先权利抗辩成立，其进口、销售维密公司使用上述美术作品包装的商品不构成对原告主张的“Secret charm”注册商标专用权的侵犯。
三、结语
综上所述，可见商标权作为民事权利的一种类型，不得与其它权利相冲突，如产生权利冲突，对于两种权利如何进行保护？一般情况下，在后的权利不得损害“在先权利”，如商标申请损害了第三人的在先权利，商标将不予核准注册，如已授权商标损害了第三人的在先权利，商标将会被宣告无效。可见商标获准注册，也不代表商标权可维持稳定有效，在申请注册商标时亦要遵循公平、平等、诚实信用的原则，避免侵犯他人的合法在先权利。