商标法30丨最高院公报案例—蜘蛛王案：商誉的延续还是商标的延续？

最高人民法院在公报案例—蜘蛛王集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、美国蜘蛛集团有限公司商标异议复审行政纠纷一案（2018年第11期，案号：（2017）最高法行申3297号）中，明确指出：“商标授权确权行政程序中，应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以转移、延续，但是其市场经营行为并不因目的上的正当性而当然具有结果上的合法性。市场主体以转移、延续商誉为目的另行注册与原注册商标标识存在一定联系的新商标，仍然应当由商标行政主管部门依法进行审核……关于商标的延续，2001年商标法第38条规定了注册商标的续展，除此之外，未规定其他形式的商标延续”。
案情简介：
美国蜘蛛王集团有限公司于2004年10月15日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请注册第4312222号“”商标（简称被异议商标），指定使用商品为第25类的服装、领带、帽、围巾等。后该商标经核准转让至美国蜘蛛集团有限公司（简称美国蜘蛛公司）名下。蜘蛛王集团有限公司（简称蜘蛛王集团公司）在法定期限内向商标局提出异议申请，引证商标包括注册在第25类皮鞋等商品上的第1027408号“”商标（简称引证商标一）、第1637185号“”商标（简称引证商标二），以及第2005562号“”商标（简称引证商标三）。商标局裁定被异议商标予以核准注册。蜘蛛王集团公司不服，于2011年1月30日向商标评审委员会提出异议复审申请。商标评审委员会于2012年9月10日作出【2012】第38010号《关于第4312222号图形商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），裁定被异议商标予以核准注册。
蜘蛛王集团向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为被异议商标与引证商标一未构成近似商标，与引证商标二、三构成近似商标，被异议商标与引证商标二、三构成2001年商标法第二十八条所指的使用在同一种或者类似商品上的近似商标。因此，北京市第一中级人民法院判决撤销被诉裁定，由商标评审委员会重新作出决定。
商标评审委员会及美国蜘蛛公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，其中一个上诉理由为：与被异议商标图形几乎完全相同的第1212760号“”商标在引证商标二、三申请日前获准注册，与引证商标二、三长期共存，并未造成消费者的混淆误认，损害消费者及在先权利人的利益。前述1212760号商标的所有权人为美国蜘蛛公司，于1997年7月3日申请注册，1998年10月7日被核准注册，核定使用在第25类鞋等商品上。北京市高级人民法院认为，美国蜘蛛公司未提交第1212760号商标的宣传使用证据，不能证明该商标已具有知名度，不会造成相关公众的混淆误认；并且，第1212760号商标标志由汉字“中吉”、拼音“ZHONGJI”及蜘蛛图形构成，“中吉”“ZHONGJI”相呼应，其显著识别部分为“中吉”和蜘蛛图形，与被异议商标并非高度近似。故第1212760号商标与引证商标二、三共存不能成为被异议商标应否核准注册的理由。北京市高级人民法院最终判决驳回上诉，维持原判。
美国蜘蛛公司不服上述判决，向最高院申请再审，其中一个再审理由为：被异议商标是美国蜘蛛公司基于在先注册的第1212760号商标的延续性注册，被异议商标的构图要素、整体视觉效果等均与第1212760号商标的图形部分相同，且被异议商标指定使用的商品与第1212760号商标核定使用的商品相同，被异议商标理应获准注册。
最高人民法院驳回了美国蜘蛛公司的再审申请。最高院在其裁定书中指出，“应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续商誉为目的的市场经营活动，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，仍然应当符合法律相关规定。具体到本案，美国蜘蛛公司如基于经营策略等原因需要另行注册与原注册商标标识存在一定联系的新商标，根据《中华人民共和国商标法》（2001年第二次修正，以下简称2001年商标法）第20条、21条及22条的相关规定，无论其以原注册商标为载体是否已积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别以及所使用的标识具有何种联系，都应当向商标行政主管部门提出注册申请，由商标行政主管部门依法进行审核。本案的被异议商标与第1212760号商标相比较，虽然指定使用的商品类别相同，但是商标标识并不相同，被异议商标能否注册，应当依法重新进行审查，不因其与第1212760号商标所具有的关联性而当然具有合法性。关于商标的延续，2001年商标法第38条规定了注册商标的续展，除此之外，未规定其他形式的商标延续”。
短评：
此前，“商标的延续性注册”在理论及司法实践中被广泛讨论并引用。最高院在蜘蛛王一案中明确否认了“商标的延续性注册”这一概念，在先基础商标的存在并不能当然使得市场主体申请的与其基础商标标识存在一定联系的新商标获得注册。
虽然否认了“商标的延续性注册”，最高院在该案裁定书以及此前的判决和裁定中均明确了在先基础商标的商誉可以延续。那么，在什么情况下，在后申请的被异议商标可以基于在先基础商标获得注册？笔者结合最高院提审的博内特里塞文奥勒有限公司（Bonneterie Cevenole SARL）与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、佛山市名仕实业有限公司商标行政纠纷再审一案（案号：2012行提字第28号），认为如果同时符合以下四个条件，在后申请的被异议商标可以基于在先基础商标获得注册：
一、在先基础商标已经积累了一定的商誉；
二、在后申请的被异议商标与在先基础商标的标识构成相同或近似；
三、在后申请的被异议商标与在先基础商标注册在相同或类似商品上；
以及
四、相关公众将商标注册人在后申请的被异议商标与其在先基础商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系，而非将该在后申请注册的商标与他人在先注册的引证商标联系在一起。
博内特里公司一案中，正是因为上述四个条件同时符合，被异议商标才得以注册。正如最高院在该案判决中指出，“如果商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定的知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系，而非将该在后申请注册的商标与他人在先注册的引证商标联系在一起，那么该在后申请注册的商标可以被核准注册”。
而在蜘蛛王一案中，商标申请人美国蜘蛛公司并未提供任何证据证明其注册的在先基础商标通过使用已经积累的一定的商誉。并且，被异议商标的标识“”与在先基础商标的标识“”也相差甚远。
综上，笔者认为，在商标授权确权行政程序中，市场主体以转移、延续商誉为目的另行注册与原注册商标标识存在一定联系的新商标时，如果符合上述四个条件，则可以注册该商标。
万慧达北翔知识产权集团代理蜘蛛王集团有限公司参与了本案的一审、二审及再审。