- 01 -韬安荐案语 《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》提出：“推进商标品牌建设，加强驰名商标保护，发展传承好传统品牌和老字号，大力培育具有国际影响力的知名商标品牌。”品牌是当前市场竞争的重要抓手，而商标是品牌的关键核心。加强对驰名商标的保护，打击市场上各种侵害驰名商标商誉的行为，是支持推动品牌经济健康发展的重要保障。《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。但对于这项“按需认定”原则的内涵和具体理解，向来都存在不同的认识。本期韬安荐案从新氧公司诉新隆酒店侵害商标权及不正当竞争纠纷案（下称“本案”）入手，对我国驰名商标“按需认定”原则的内涵进行探究。 - 02 -核心要旨 驰名商标认定应坚持被动保护（依当事人申请保护）、个案认定、按需认定、事实认定原则。其中“按需认定”原则反映了认定驰名商标必要性的问题，是指在案件审理过程中，根据当事人的诉讼主张，在其他法律途径无法得到救济，需要运用驰名商标扩大保护的情况下，才对涉案商标是否构成驰名进行认定。一般会理解为：如权利人存在同类商品上的注册商标，或构成类似商品无需跨类即可对注册商标进行保护，也即，认定驰名商标并不是解决该案纠纷的必要手段时，则不予认定驰名商标。 但是，现实中往往存在着权利人注册在相同或者类似商品上的商标仅是防御性的注册，并未大量使用的情形。若以该防御性商标作为请求权基础，权利人难以得到充分救济。对于此类情形，部分法院在适用“按需认定”原则时存在突破上述一般理解的情况。除跨类保护的必要性问题之外，如果个案中认定驰名商标与否将对侵权责任的承担产生重大影响，则权利人制止侵权行为、赔偿损失等的诉求，也成为了判断是否符合“按需认定”原则的重要考量因素。 本案即为基于权利人获得充分赔偿之需而认定驰名商标的情形。 原告 ：北京新氧科技有限公司（以下简称“新氧公司”） 被告：长寿区新隆酒店（原名长寿区新氧酒店，以下简称“新隆酒店”） 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷① ① 一审法院：重庆市第一中级人民法院，（2022）渝01民初3615号民事判决书。 裁判结果 一审判决： 1.  新隆酒店于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿新氧公司经济损失含合理开支共计20万元； 2.  驳回新氧公司的其他诉讼请求。 本案一审判决已经生效。 - 03 -司法判决 基本案情： 新氧公司成立于2013年11月8日，主要产品和服务为通过“新氧”APP及医疗美容网站等工具向消费者提供查询、挑选和预约医美服务，是一家“电商+新媒体+大数据”的新型互联网公司，并于2019年5月2日在美国纳斯达克股市上市。新氧公司系下述商标的注册专用权人：第9类第27339202号“”商标、第9类第46755047号“”"商标、第35类第20159097号“”商标、第35类第28736943号“”商标、第35类第46727707号“”商标（以下简称5枚涉案商标）。此外，新氧公司也持有第43类（餐饮住宿）第36191795号“”等若干商标。 2013年8月，“新氧”网正式上线，同年10月“新氧”APP在Apple Store、360手机助手、腾讯开放平台应用宝、阿里应用分发开放平台等各大手机应用商店上架。截止2023年初，新氧医美APP在华为应用市场累计下载量2亿次、OPPO应用市场累计下载量1.31亿次、VIVO应用市场累计下载量8842.48万次、小米应用市场累计下载量8033.44万次等。 2014年至2021年期间，新氧公司、新氧平台（包括网站及APP）等获得诸多荣誉，主要包括医美业领域最佳2020应用、影响力医美平台、年度应用风云榜、中国十大信任力医美互联网等。2015年至2021年间，新氧公司多次举办新氧医美盛典等宣传活动，并持续发布医美行业白皮书，多家媒体宣传报道，成为医美行业最受关注的活动之一。 新氧公司认为，经过其对“新氧”商标持续性的使用和广泛宣传行为，已经使得“新氧”商标在第35类“为商品和服务的买卖双方提供在线市场”服务及第9类“可下载的手机应用软件：可下载的计算机应用软件”商品上具有较高知名度，且被相关公众所熟知，应当认定为驰名商标。 新隆酒店成立于2021年12月29日，主营业务为住宿服务，在其经营场所、网络宣传中突出使用与新氧公司主张的涉案注册商标完全相同的“新氧”标识。新氧公司认为：新隆酒店在住宿服务上使用被诉“新氧”商标及商号，与新氧公司所主张的涉案第9类、第35类“新氧”注册商标不属于相同或者类似商品；新隆酒店在不相同、不类似的服务上使用与新氧公司已经在中国注册的“新氧”驰名商标近似的商标，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱“新氧”驰名商标的显著性、贬损“新氧”驰名商标的市场声誉，不正当利用了“新氧”驰名商标的市场声誉，损害了新氧公司作为“新氧”驰名商标注册人的利益。遂提起诉讼。 争议焦点： 重庆市第一中级人民法院认为，本案争议焦点为：一、新氧公司主张权利的涉案商标是否有被认定为驰名商标的必要；二、如有必要，新氧公司的上述商标在被诉侵权行为发生时能否认定为驰名商标；三、新氧酒店是否侵害了新氧公司享有的上述商标专用权及构成不正当竞争……。 裁判梳理： 针对上述争议焦点，法院认为： 一、新氧公司主张权利的涉案商标是否有被认定为驰名商标的必要 本案中，新氧公司系以核定注册于第9类、第35类的5枚涉案商标作为请求权基础提起诉讼，被诉侵权行为系在酒店服务中使用了“新氧”标识，新氧公司请求保护商标的范围与被控侵权范围不构成类似商品与服务，故本案的侵权行为认定应以涉案权利商标在被诉行为发生时是否驰名为前提。尽管新氧公司在第43类酒店服务上持有含“新氧”标识的相关商标，新隆酒店提供的主要服务为住宿服务，与新氧公司注册在第43类的商标属于同类服务，似乎并不存在跨类保护的需要。但新氧公司明确主张以第9类与第35类的5枚商标作为其权利基础，在权利人已选择认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，属权利人享有多个商标保护请求权而对其不同请求权进行处分的行为。 权利人可通过其他途径取得救济的情况下无认定驰名商标的必要，但这种救济应当是充分有效的。新氧公司主张其第43类相关商标并未进行使用，考虑到该注册商标或因未充分使用知名度不高而无法获得足够程度的救济，据此，不能仅以此认为本案不符合驰名商标“按需认定”的原则。 驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，司法认定驰名商标的本意即在于给予已经达到驰名状态的商标相应程度的充分保护，制止对驰名商标的复制、摹仿和攀附行为。权利人希望获得的是与其商标商誉相匹配的保护，产生足以制止侵权行为的法律效果并保障权利人利益恢复到受损害之前的状态。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。本案中，应对权利人主张权利的5枚涉案商标是否驰名予以认定，以保证权利人得到与商标知名度匹配的充分救济。 二、涉案权利商标在被控侵权行为发生时能否被认定为驰名商标 本案中，新氧公司系以5枚涉案商标主张权利，该5枚商标从结构形态上来看，除第27339202号商标属文字附加背景图外，其他4枚商标均属文字商标，且各商标均以“新氧”文字为主体，在字体上稍有差异而已。从新氧公司举示的其自2013年以来在新氧网站、新氧APP以及各类宣传推广等商业活动中实际使用相关新氧标识的情况，主要仍是集中在“”“”等标识或与之近似标识的使用。新氧公司提交的证据可以证明其注册于第9类“计算机程序(可下载软件)”以及第35类“提供商业和商务联系信息、为商品和服务的双方提供在线市场服务”等服务上的第27339202号“”商标及第28736943号“”商标在相应商品服务上已享有较高知名度与市场影响力，在本案被诉侵权行为发生时在中国境内已为相关公众广为知晓，构成驰名商标。 三、关于被诉侵权行为是否构成商标侵权及不正当竞争 本案中，“新氧”二字属于臆造词汇，本身就具有较强的显著性，新隆酒店在其经营场所及酒店预订网站上均使用“新氧”标识，对比新隆酒店使用的被诉侵权标识与新氧公司第27339202号“”商标及第28736943号“”商标，“新氧”文字、读音完全相同。考虑到新氧公司上述注册商标的显著性和知名度，结合新隆酒店经营者曾作为医疗美容行业从业者的相关经历等，应认定被诉侵权标识摹仿了上述注册商标。作为主要聚焦医美领域并拥有全国各地众多医美机构入驻、大量用户订阅或下载使用的医美平台，从服务对象和运营方式看，覆盖人群及地域范围均较广。而酒店服务作为普遍的大众性消费服务，既同样可以通过电商等互联网平台进行展示交易，也是大量预约挑选医美服务相关群体的潜在或必然服务需求，其相关公众与第9类及第35类商品服务的相关公众存在交叉重叠，因此可以推定被诉商品服务的相关公众对新氧公司上述驰名商标具有一定程度的知悉。新隆酒店系不正当的利用了新氧公司驰名商标的市场商誉，容易使得相关公众认为标注有被诉侵权标识的服务与新氧公司之间存在特定联系，减弱新氧公司驰名商标的显著性，新氧公司的利益可能受到损害。被诉侵权行为构成侵犯新氧公司第27339202号“”商标及第28736943号“”商标的注册商标专用权且构成不正当竞争。 - 04 -理论荟萃 一、驰名商标保护制度的发展 1982年，《商标法》经第五届全国人大常委会通过，但其中没有对驰名商标保护作出任何规定，仅在商标管理和司法实践中探索驰名商标的认定和保护。1993年，第一次修订后的《商标法》仍未明确驰名商标保护制度。1996年，原国家工商行政管理总局②颁布，规定国家工商行政管理总局商标局是唯一有权认定驰名商标的行政机关，确立“主动认定为主，被动保护为辅”的基本原则，我国进入批量认定驰名商标阶段。2001年第二次修订后的《商标法》从专门法层面明确了驰名商标保护制度，包括未注册驰名商标在相同或类似商品上的“同类保护”，和已注册驰名商标在非类似商品上的“跨类保护”。2002年10月12日，最高人民法院公布《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，对于通过司法途径认定驰名商标进行了明确规定。至此，相应国家行政机关和法院在审查案件过程中均可以对驰名商标进行认定，我国驰名商标认定开启行政认定和司法认定双轨制阶段。 在此种背景下，行政机关主动认定模式及长期实行的计划经济体制，导致我国的消费者对于政府推介的产品天然存在热衷和推崇，内心会认为获得驰名商标认定的产品其质量是由国家背书或者国家认可的，加之部分地区对于“驰名商标”认定企业进行奖励等政策的加持，大批企业开始争先恐后地加入到驰名商标认定的大军中；更有甚者，有的企业为了达到认驰的目的，制造虚假案件进行诉讼，使得我国驰名商标的认定脱离了驰名商标认定制度设立的初衷，出现“驰名商标认定异化”的现象。③ ② 2018年3月，不再保留国家工商行政管理总局，组建国家市场监督管理总局。 ③ 杜颖，何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，载《电子知识产权》2020年第8期。 为了让驰名商标认定制度回归正轨，原国家工商行政管理总局颁布《驰名商标认定和保护规定》，明确主管机关在商标审查、商标争议和商标行政执法中可以根据当事人的请求认定驰名商标，改变之前主动、批量认定的做法；最高人民法院陆续采取驰名商标认定备案、集中案件管辖等措施，并于2009年发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，明确商标民事纠纷审理中驰名认定的“确有必要”要求。2013年《商标法》的修订以法律的形式阐述了“按需认定”原则，即“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”从文义解释看,无论是通过司法程序认定驰名商标，还是通过行政程序认定驰名商标，都需要受到“按需认定”原则的约束。 二、认定驰名商标是否应考虑不同的请求权基础 商标注册和保护是需要区分商品类别的，由此带来商标抢注事件的频频发生，居心叵测之人将一些知名品牌的商标在其他不同类别上注册，希望籍此提升自身知名度，“傍名牌”“搭便车”；更有甚者以牟利为目的抢注、囤积商标。很多知名品牌只能选择在非主营业务上注册“防御性商标”以保护自己的商标。但防御性商标获准注册后，往往难以大量使用。 如果他人在相同或相似的商品或服务类别上使用“防御性商标”，此时权利人如同本案的新氧公司一样将面临选择：是依据其在不同类别上大量使用并足以构成驰名商标的注册商标请求给予驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的司法救济，④还是只能以其并未充分使用的防御性商标作为寻求司法救济的权利依据。 ④ 何琼：《拥有多个商标的权利人有权选择跨类保护的权利基础——索菲亚家居股份有限公司诉吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权及不正当竞争上诉纠纷案评析》，载《中华商标》2018年第11期。 两种选择各有利弊：其一，依据《商标法》第57条主张在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的保护，即新氧公司可以以注册在第43类的新氧商标作为权利基础，这种选择直接、无需提交大量证据，但是因为防御性商标并未大量使用，将面临《商标法》第64条第1款的不利后果，即不能得到充分的损害赔偿救济。其二，依据《商标法》第13条请求认定驰名商标，主张驰名商标的跨类保护，以获得足够程度的救济，但该种选择可能面临因被认为违反“按需认定”原则，而不被法院支持的风险，并且对于是否构成驰名商标需要提交大量证据。 就相同类似商品上有注册商标，是否还可以要求以非相同类似商品上驰名的注册商标作为权利要求依据的问题，孔祥俊教授进一步作了阐释，即问题的关键在于是否有必要性。倘若有必要性，可以认定；倘若驰名商标的认定无助于所涉案件的定性或者定量，以相同类似商品上的商标为权利依据足以保护其权利，就可以不加以认定。⑤ ⑤ 孔祥俊：《驰名商标司法保护的回顾与展望》，载《人民司法》2013年第1期。 本案的审理法院对第二种选择予以支持。即驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，司法认定驰名商标的本意即在于给予已经达到驰名状态的商标相应程度的充分保护，制止对驰名商标的复制、摹仿和攀附行为。权利人希望获得的是与其商标商誉相匹配的保护，产生足以制止侵权行为的法律效果并保障权利人利益恢复到受损害之前的状态。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。 - 05 -案件拓展速览 案例1：埃克森美孚公司与张丹丹、张智敏等侵害商标权纠纷案⑥ 一审法院认为：因对驰名商标实施按需保护的原则，故通常情况下，如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护，则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护，至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。本案中，法院虽已认定被控侵权行为构成对埃克森美孚公司在第1类及第5类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯，但因埃克森美孚公司并无证据证明上述商标已投入实际使用，因此，埃克森美孚公司依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济，但无法获得经济赔偿。但如果第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标，且被控侵权行为确实损害上述驰名商标的权益，则埃克森美孚公司不仅可以据此禁止各被告实施被控侵权行为，亦可以获得经济赔偿。由此可见，本案中，埃克森美孚公司依据驰名商标所获得的保护与依据同一种或类似商品上所注册的商标所获得的保护并不相同。鉴于此，本案中有必要对上述商标是否构成驰名商标进行认定。 二审法院认为：埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。 ⑥ 一审法院：北京知识产权法院，（2014）京知民初字第143号民事判决书；二审法院：北京市高级人民法院，（2016）京民终544号民事判决书。 案例2：索菲亚家居股份有限公司与嘉兴市司米集成吊顶有限公司、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权纠纷案⑦ 二审法院认为：商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此，二审法院认为，索菲亚公司以第1761206号商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要对涉案商标是否驰名作出认定。 ⑦ 一审法院：浙江省杭州市中级人民法院，（2015）浙杭知初字第750号民事判决书；二审法院：浙江省高级人民法院，（2016）浙民终794号民事判决书。 案例3：南社布兰兹有限公司与淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司侵害商标权纠纷案⑧ 法院认为：原告的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。 首先，商标是识别商品或者服务来源的标志，其价值建立在以使用为基础的商业信誉之上。同注册商标一样，未注册商标因长期使用行为也能够积累商业信誉，具备显著性和知名度，相关公众可以凭借未注册商标将特定商品与其他商品进行区分。因此，未注册商标达到一定知名度时，客观上能够产生市场价值和商业利益，未注册驰名商标的合法权益应当受到法律保护。 其次，南社布兰兹公司在其商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系，在国内葡萄酒消费群体中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。 再次，因案外人的抢注行为，导致南社布兰兹公司使用的“奔富”商标长期未能核准注册。而对于被诉侵权行为是否成立的判断，需要以“奔富”是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要认定“奔富”是否属于未注册驰名商标。 ⑧ 一审法院：南京市中级人民法院，（2018）苏01民初3450号民事判决书。