外观设计专利权终止后就完全失去法律保护了吗?

来源:恒都律师事务所

文章摘要
一般情况下,如果一件专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止,该专利就进入了公有领域,任何人都无需获得专利权人的许可而自由利用;但是,与发明和实用新型专利不同的是,外观设计专利保护的要素包括产品的形

一般情况下,如果一件专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止,该专利就进入了公有领域,任何人都无需获得专利权人的许可而自由利用;但是,与发明和实用新型专利不同的是,外观设计专利保护的要素包括产品的形状、图案和色彩,与著作权、商标权、以及商品包装装潢等其他知识产权的保护要素存在着一定的交叉,如果外观设计同时属于其他知识产权保护的对象,那么该外观设计专利权的终止并不当然导致其他权利也失去效力,在满足著作法、商标法、反不正当竞争法等其他专门法的保护客体要件的情况下,该外观专利还能够受到相关法律的保护。
例如,专利法所保护的外观设计与著作权法所保护的美术作品等有交叉的范围;专利法保护的外观设计在某些情况下也能够成为商标法保护的商品商标;专利法保护的外观设计在反复使用过程中获得了识别商品来源的显著性,其特有的包装装潢权也可能受反不正当竞争法的保护。
下面,笔者结合几个案例说明外观设计专利权到期后,需要满足什么条件才能获得著作权、商标权、商品包装装潢权等其他知识产权的保护。
案例1:P公司诉M公司侵犯著作权纠纷案
基本案情: P公司的设计人员设计了《莫奈》系列壁纸,P公司将上述壁纸申请外观设计专利,并获得外观设计专利权,后因未及时缴纳专利年费,该专利权终止,P公司认为前述壁纸属于美术作品,应当受著作权法保护。P公司认为M公司生产销售的一款壁纸所使用的图案与上述《莫奈》壁纸图案相同,侵犯其涉案作品的著作权。
法院认定:在知识产权领域,一种客体上可以同时存在两种或两种以上的权利。本案中,P公司主张著作权的系已失效的外观设计专利权项下的壁纸图片,上述壁纸图片系将菊花花叶变形组合而成,具有独创性,构成我国著作权法意义上的美术作品。该壁纸图片上同时承载了外观设计专利权与著作权两种不同种类的知识产权,两种权利各自独立存在,其中一种权利的消灭并不必然导致另一种权利的消灭,P公司主张权利的涉案壁纸在其外观设计专利权失效后,不再受专利法的保护,但仍然受著作权法保护,该壁纸所承载的著作权不因其外观设计专利权的失效而灭失。
从上述案例可以看出,失效外观设计要获得著作权法保护,需要具备著作权法意义上的作品的构成要件,必须要满足独创性的要求。关于独创性,一般认为要满足三个条件:一是要求作品完全由作者独自完成,二是要达到一定的创作高度,三是要排除唯一表达的情形。只要外观设计是由设计人独立创作、具备一定的创作高度、且不是由外观设计产品的功能或外形决定的唯一表达,即可构成著作权法意义上的作品,在外观设计专利失效后还可以受到著作权法的保护。
案例2:W公司诉Y公司擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案
基本案情:W公司是产品名称为“罗马纹瓶(艾诗550ML)”的外观设计专利权人,虽然该专利权已经期满不再受专利法保护,但W公司认为其“艾诗芬香滋润沐浴乳(蜜意花香)”商品的包装装潢经长期使用已经构成知名商品包装、装潢。Y公司生产销售的沐浴露产品标签的图案设计、排列方式、图案布局均与W公司的产品完全相同,Y公司擅自使用了与W公司知名商品近似的包装、装潢,构成不正当竞争行为。
法院认定:虽然涉案产品的外观设计专利权已失效,在专利法范围内不能受到保护,但该专利权的失效并不是对抗涉案产品特有包装是否成立的主要因素,从而妨碍其受到反不正当竞争法的保护。从W公司提交的证据可知,涉案产品享有一定的知名度,其装潢在整体布局、设计图案、表达色彩、文字字体等方面均能体现涉案产品本身的特征,具备独创性和美观性,经过W公司的长期使用和宣传,已经具有区别商品来源的作用;另外,Y公司亦并未在举证期限内提交足以采信的证据证明涉案产品的包装装潢属于同行业经营者所采用的普遍包装装潢,因此涉案产品的包装装潢属于知名商品的特有包装装潢,应该受到反不正当竞争法的保护。
从上述案例可以看出,对于获得外观设计专利权的商品外观而言,外观设计专利权失效后,在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下,外观设计就有可能构成知名商品的特有包装或装潢,如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认,这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉,构成不正当竞争。
案例3:L公司诉S公司擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案
基本案情:L公司的法定代表人余某是名称为“扑克内盒及外包装箱”的外观设计专利权人,L公司认为,虽然上述专利权已经期满,但8100型扑克牌在国内市场具有较大销量和知名度,其包装装潢已经满足反不正当竞争法规定的知名商品的特有包装装潢的构成要件,S公司生产销售的扑克牌的包装在整体板式、设计风格、色彩搭配等方面都与8100型扑克近似,足以使相关公众对商品的来源产生误认,其行为构成不正当竞争。

法院认定:一种商品通过商标的使用,并通过广泛宣传和销售而为相关公众所知悉,该商标的知名度当然能及于企业及具体商品。但在企业存在多种商品或同一商品存在多款不同包装、装潢的情况下,商标的知名度不能完全等同于某一商品的知名度。本案中,L公司生产的浪花牌扑克有多种型号,且每一型号的包装、装潢各不相同,故浪花牌扑克知名并不代表其生产的使用不同包装、装潢的所有型号的扑克牌均为知名商品。但是,L公司提交的证据均为其对浪花牌扑克进行广泛持续的宣传或浪花牌扑克所获得的荣誉,不能证明8100型号扑克牌达到了具有一定知名度的标准。而装潢的特有性是指该装潢能起到区别商品来源的作用,L公司生产的扑克牌有多种型号,每种型号使用的装潢元素各不相同,8100型扑克牌所使用的包装、装潢不具有特有性。
反不正当竞争法规制擅自使用知名商品特有装潢的目的在于防止仿冒行为造成市场混淆,而市场混淆本身是以知名商品特有的包装、装潢具有区别商品来源的功能为基础的。只有经过企业长时间使用和大量宣传,已足以使相关公众将上述包装、装潢的整体形象与知名商品联系起来,才能认定为知名商品特有的包装、装潢。
在外观设计专利权终止后,该设计因可能构成知名商品特有的包装、装潢而并不当然进入公有领域,但这至少向社会公众传递了该设计可能进入公有领域的信号,因此主张该设计仍受到知名商品特有的包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明相关设计仍属于反不正当竞争法保护的权利客体。
小结:
外观设计专利权保护的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计(《专利法》第二条第四款),与著作权、商标权、以及商品包装装潢等其他知识产权的保护要素存在着一定的交叉。就获得外观设计专利权的商品外观而言,专利权终止之后,如果仍然符合著作权法、商标法、反不正竞争法保护的条件,就会继续在相关领域内得到充分保护。
参考资料:
【1】(2015)苏知民终字第37号民事判决书;
【2】(2016)粤73民终字第357号民事判决书;
【3】(2017)浙民终字第68号民事判决书。

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