商标显著性的退化及其对侵权判定的影响 —— 从“咖啡伴侣”案谈起（上）

商标的显著性，又称商标的区别性或识别性，即商标能起到区别作用的特性[1]。各国商标法都将显著性作为商标最重要的构成要件。根据TRIPS协定，显著性是指是否具备区分商品或服务的能力，显著性也是判断某一标志可否注册为商标的唯一决定性因素。[2] 我国《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。同时，《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。上述法律规定从实证法方面确立了我国《商标法》对于商标显著性的基本要求。然而，实践中显著性问题远比法条来的复杂。本文尝试对于围绕显著性的几个问题做简单讨论。
01 问题的提出
原告雀巢产品有限公司（下称“雀巢“）自1989年9月10日获得第360860号 “咖啡伴侣”商标注册，指定商品包含植脂末。雀巢在植脂末商品上持续使用至今。从2000年开始，昆明后谷咖啡销售有限公司（“昆明后谷”）的关联公司云南后谷咖啡有限公司（“云南后谷”）咖啡便向雀巢等外资咖啡企业提供原料。
自2003年开始，雀巢在多种杂志刊登多期使用“咖啡伴侣”商标植脂末的广告。雀巢采取措施打击侵权，2006年10月和2009年9月3日，上海工商局洋浦分局和昆明盘龙区工商局曾分别处罚和扣押云南后谷的“咖啡伴侣”产品。2009年10月28日云南后谷向商评委提出争议申请，认为“咖啡伴侣”已经成为约定俗成的通用名称，被商评委驳回，雀巢的“咖啡伴侣”注册商标予以维持；2018年2月8日，本案被告昆明后谷提起无效申请，认为“咖啡伴侣”属于通用名称，2019年9月11日再次被国家知识产权局驳回，雀巢的“咖啡伴侣”注册商标再次被维持。
2012年起，昆明后谷开始将侵权商标使用在植脂末商品上，生产、销售并通过电子商务平台宣传和销售被诉商品，被诉商标包括“咖啡伴侣”、“后谷咖啡伴侣”以及“咖啡伴旅”。


雀巢将昆明后谷告上法庭。一审法院审理判决被告昆明后谷停止在销售植脂末商品时使用“咖啡伴侣”、“后谷咖啡伴侣”商标及名称并赔偿损失。但是对“咖啡伴旅”的商标则认定不侵权， 其理由是由于“考察商标标识是否近似，以及是否容易导致混淆”“仅要求相关标识具有不产生市场混淆的较大可能性，并不要求达到任何人在任何情况下均绝对不会误认的程度”。二审北京知识产权法院[3]认为二审的核心焦点在于雀巢之“咖啡伴侣”商标显著性的强弱以及昆明后谷使用“咖啡伴旅”商标是否侵权。北京知识产权法院认为，（1）商标显著性和知名度属于确定禁用权范围时应当考量因素，“但并非商标知名度越高其显著性越强，二者之间不具有必然对应关系”。（2）“咖啡伴侣”一词具有描述性且由于长期大量作为咖啡用植脂末商品名称被广泛使用，客观上已经具有泛化趋势。雀巢虽然并不存在主观过错，但是客观上未能阻止涉案商标被泛化的结果。（3）昆明后谷使用“咖啡伴旅”商标与雀巢注册商标“咖啡伴侣”在文字构成和含义方面存在一定差异，主观上无明显恶意。因此二审法院认为昆明后谷使用“咖啡伴旅”字样的行为不构成，不足以导致相关公众对产品来源混淆误认，不构成商标侵权。
上述判决可引发对以下几个问题的思考
（1）商标显著性退化判定的考量因素；
（2）商标显著性和知名度的关系；
（3）显著性变化对商标近似判定的影响。本文试对上述问题进行分析。
02 显著性的获得以及变化
学理上，显著性问题从其取得方式的角度，可以分为固有显著性（Inherent Distinctiveness）和获得显著性（Acquired distinctiveness）。固有显著性，也称内在显著性，是指商标标志不能被合理解释为是对其所附着产品的描述或装饰，消费者会自动将这种标志视为产品出处的表征[4]。获得显著性是指描述性或者装饰性标志经过长期使用被消费者认可，具备了标示产品出处的第二含义（Secondary Meaning）[5]。
1、固有显著性
根据商标法原理，商标的显著性强度可以分为五个类别，即臆造标志、任意标志、暗示标志、叙述标志和通用名称[6]。其中，臆造商标，由杜撰文字、词汇构成的无特定含义的商标，如Kodak胶卷、Xerox复印机；任意商标由常用词构成，但是与商品或服务没有明显联系，如Apple电脑；暗示商标由常用词构成，与商品或服务虽然没有直接联系但以隐喻、暗示的首犯提示商品属性或特点，如健力宝饮料、Microsoft电脑；叙述商标（或称“描述标志”）是指对所标示商品或服务的质量或特征直接描述，如两面针牙膏；通用名称则指某一类产品或服务的名称或标志。商标法理论认为臆造商标、任意商标和暗示商标具有固有显著性，也称先天显著性或者内在显著性。其中，第三种标志虽然暗示了商品特点，但因为具有想象力而不是直接叙述，人们必须通过“想象、推理和思考才能将其与产品的性质联系起来”[7]；因此仍然可以认为其具有固有显著性。与此相对，第四种标志叙述标志则需要通过获得显著性后才能满足成为商标的条件。
因为暗示标志与叙述标志在内容上的类似及在固有显著性方面的不同，即前者可以具有固有显著性，而后者只能通过使用而获得显著性（第二含义），所以区分暗示词汇（商标）与叙述词汇就显得至关重要[8]。
2、暗示性和叙述性标志的不同及影响
根据上述分析，商标属于暗示性还是叙述性主要取决于其商标内容对于指定商品或服务的属性、特征是直接描述还是隐晦暗喻，以及其描述是具有一定“独创”的想象，还是平铺直叙。由于我国法律对于此类比较没有实证法的规定，故从比较法的角度，试做以下分析。欧盟初审法院专门提出了一种判断方法，即“如果申请者的商标传递了有关其拟注册产品之功能的明确清晰的信息，则该标志属于叙述性而非暗示性的[9]。美国商标法上[10]，在区别暗示性标志和叙述性标志方面，法院通常使用一个“想象力”标准。一般认为这个标准最早见于1968年的“斯迪克斯”案，该案判决认为“如果某一标志需要通过想象、思考和感觉而就商品性质获得一个结论，那它就是暗示性的。如果一个标记直接传达了有关商品的成分、质量或者特征的意思，那它就是描述性的。在斯迪克斯案之后，想象力标准被经常适用。在安全中心公司案[11]中，上诉法院就上述“想象力”标准进行了进一步阐述：为了确定某一标志是叙述性还是暗示性[12]，我们提炼出两个核心问题。第一，我们必须探究消费者一方需要多少想象力，才可以从标志中提炼[13]出商品或服务的质量、特性、效果、目的或者成分。第二，我们必须确定，类似产品的销售者有可能或者在事实上使用该标志，把他们的产品联系起来。将这两个方面的考虑综合起来，就可以确定某一标志的恰当类别。在“20世纪服装”案[14]中，美国上诉法院引用了商标法学者卡尔曼的观点对于暗示性和叙述性的标志的区别做了进一步评述，该法院认为一个标志可以从两个方面认定是叙述性的，第一，该标记可以如实的描述产品，或者产品的目的或用途。在这个方面，如果产品的质量、成分、效果或其他特征是以自然的方式和通常的语言来指示的，消费者不用想象力就可以明白它的含义，那么这类字词就是叙述性的。第二，有关标志可以以三种方式描述产品的目的和用途，即（1）描述产品所针对的问题、条件；（2）描述产品或者服务的用途；（3）描述产品或服务投入使用后应当产生的效果。对于商标“Cozy Warm ENERGY-SAVERS（意为：温暖的能源节约者）”的显著性问题，该法院认为如果在1973年能源危机之前，该商标可以纳入暗示性标志，直接获得保护；在1973年之后，石油价格飙升，商家都打起节约能源的旗帜，节能、温暖、保暖一类的词汇已经成为人们的日常用语。与此相应，“Cozy Warm ENERGY-SAVERS只能纳入叙述性标志的范畴。
从上述比较法的分析可以得出结论：在暗示性标志和叙述性标识的区别方面，可以总结出如下三个标准：第一，想象力标准（ imaginativeness），即相关公众是否需要通过想象、思考和感觉才能从标志中认识、提炼出商品性质的叙述，还是可以从标志内容的平铺直叙中了解商品性质；以及最先使用人对商标的选择和设计是否体现了一定的独创和智慧，而不是仅仅选择了一个任何人都会选择的名称。第二，产品关联度标准，即类似产品的其他竞争者在多大程度上可能或者已经使用该标志[15]，以及竞争者为了描述该商品在多大程度上需要使用该标志。第三，内容主题标准，即该标志是否说明了商品可以解决的问题、商品的用途或者使用后的效果。
3、获得显著性
获得显著性（Acquired Distinctiveness）也称第二含义（Secondary Meaning），是指不具有固有显著性的标志，通过长期、广泛的市场使用会使相关公众将该标志就某种商品或服务与特定的提供者建立唯一联系，从而取得区分该商品或服务来源的功能，该标志就具有了获得显著性[16]。根据我国商标法第十一条第二款，对于通用性、叙述性和其他缺乏显著性的标志，如经过使用取得显著特征并便于识别，可以作为商标注册。
因此，如果一个商标被认定为通用性、叙述性或缺乏显著性的标志，其仍然可能通过使用取得第二含义，进而获得注册。
4、小结
总结上述论点可以说明，想象力标准、产品关联度标准和内容主题标准是区别商标属于如商标属于暗示性标志还是叙述性标志的参考要素，如果商标属于暗示性标志则其可以拥有固有显著性而直接获得可注册性。与此相对，如商标属于叙述性标志，则只能通过使用获得第二含义进而获得可注册性。
在“咖啡伴侣”案件中，“咖啡伴侣”商标，针对其注册和使用的商品植脂末，其并非属于对于商品性质的直接描述，而需要通过某种“想象”才能够领会其所“暗示”的植脂末产品的性质、作用和用途，因此属于暗示性标志，具有一定的内在显著性。此外，案件中的证据显示，雀巢在注册之后的二十余年的时间里长期持续的在植脂末商品上使用该商标，因此除非有相反证据证明，我们可以根据上述获得显著性的原理，初步推定其商标的显著性应当通过使用获得了增强。从该案判决书内容看，法院对于该商标固有显著性的存在也予以承认。
那么，对于在权利人努力提高显著性的行为与市场竞争者的未经许可使用行为，这两者同时进行的过程中，显著性是否可能发生退化（泛化），我们将在《商标显著性的退化及其对侵权判定的影响——从“咖啡伴侣”案谈起（中）》详尽分析，敬请关注。
注释：
[1]《驰名商标和著名商标的法律保护》黄晖 著 2001年5月第一版，第11页
[2].Jeremy Phillips, Trademark Law; A Practical Anatomy, Oxford University Press, P95
[3].（2019）京73民终3611号判决书
[4].Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA L. Rev, 621
[5].吴汉东主编《知识产权法》，中国政法大学出版社2003年版，第231页。
[6].Abercrombie & Fitch v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4( 2d Cir. 1976)
[7].《商标法的符号学分析》彭学龙著 2007年5月第一版 第135页
[8].《商标法的符号学分析》彭学龙著 2007年5月第一版 第135页
[9].Jeremy Phillips, Trademark Law; A Practical Anatomy, Oxford University Press, P9420
[10].《美国知识产权法》李明德著 2014年4月第一版，第499-502页
[11].Security Center, Ltd v. First National Security Centers, 750 F, 2d 1295 (5th Cir. 1985)
[12].原文为“指示性标记”，与本文“暗示性标志”系同义语，英文均为Suggestive mark，以下同。
[13].英文判决原文为 “First, we must inquire how much imagination is required on the consumer's part in trying to cull some indication from the mark about the qualities, characteristics, effect, purpose, or ingredients of the product or service“。
[14].20th Century Wear, Inc., v. Sanmark- Stardust Inc., 747 F.2d 81 (2d Cir 1984)
[15].英文判决书原文：Second, we determine whether sellers of similar products are likely to use, or actually do use, the term in connection with their goods.
[16].《商标法原理与应用》冯树杰著 2017年7月第一版 第53页