低成本锁定侵权:行政裁决在专利侵权纠纷中的应用

来源:德恒西咸新区律师事务所

文章摘要
引言 由于在专利侵权诉讼中专利权人对侵权行为、侵权结果具有较高的举证责任,对大规模、跨区域、取证成本高的批量专利侵权案件而言,专利侵权诉讼带来的维权成本及风险过高,将专利权人陷入两难境地。

引言
由于在专利侵权诉讼中专利权人对侵权行为、侵权结果具有较高的举证责任,对大规模、跨区域、取证成本高的批量专利侵权案件而言,专利侵权诉讼带来的维权成本及风险过高,将专利权人陷入两难境地。针对此类案件,笔者近期采取专利侵权行政裁决前置的方式,为客户实现低成本高效维权。专利行政裁决具有启动成本低、执法取证属地便利性等优势,能够为进一步通过诉讼确认侵权人赔偿责任奠定胜局基础。
1、专利侵权行政裁决及其优势
《中华人民共和国专利法》(以下简称“专利法”)第六十五条规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉”。
因此,《专利法》对专利侵权纠纷给出两条解决途径,即向人民法院起诉或请求管理专利工作的部门(下文或称“行政机关”/“知识产权局”)处理。而后者便是本文中所提到的“专利侵权行政裁决”。根据《专利法》及国家知识产权局发布的《专利纠纷行政裁决和调解办法》《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》(下称“办案指南”),专利侵权行政裁决在管辖机关、审理范围等方面与专利侵权诉讼存在较大差异,具体见下表:

争议解决途径

专利侵权诉讼

专利侵权行政裁决

法律性质

司法程序

行政程序

管辖机关

人民法院

管理专利工作的部门(知识产权局或市场监督管理局知识产权保护科/处)

受理费

按标的额收取

免收案件受理费

审理范围

1.侵权行为是否成立

2.民事赔偿责任

仅审理侵权行为是否成立,但可以组织对民事赔偿责任进行调解。

程序时长

一审6个月、二审3个月

3个月,特别复杂需要延长的,延长期限最多不超过1个月。

举证责任

一般由权利人自行举证

行政机关有权依职权调查(现场检查、抽样取证等)

结果形式

民事判决书

行政裁决书

结果救济途径

二审上诉、再审等

行政裁决书送达15天内可提起行政诉讼

强制执行

权利人自行申请法院强制执行

侵权人未停止侵权的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。


综上可见,专利侵权行政裁决具有高效、低成本、取证属地便利性等优势,对大规模、跨区域、专利技术特征明显的案件而言,专利侵权行政裁决虽不能直接在行政裁决程序中落实被侵权人的赔偿责任,但专利侵权行政裁决程序前置,有以下优势:其一,零受理费,显著降低维权成本;其二,行政调查权赋能,可破解“取证难”。行政裁决具有天然的属地便利性,再加之,行政机关具有现场检查/勘验权,在权利人提供初步线索的情况下,可通过与行政机关的有效沟通,实现精准取证。其三,“确认侵权”先行,可有效降低后续诉讼风险。对专利侵权技术特征明显的案件而言,可以通过行政裁决快速、低成本地获得一份具有法律效力的“侵权认定”。虽根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十九条规定,人民法院对该类案件仍然应当对当事人的诉讼请求进行全面审查。但在实践中,一旦行政裁决认定侵权成立,此裁决书及其相关证据将成为后续民事诉讼主张赔偿的强有力基础。对认定事实清楚、证据确凿、适用法律正确、程序合法的行政裁决案件,专利权人后续可以将大部分精力聚焦在赔偿金额的计算和证明,使得索赔诉讼更具可预测性和成功率。如最高人民法院入库案例(2021)最高法知民终65号对专利侵权纠纷民行程序交叉时的定案依据进行明确回应,即当事人在行政诉讼中自认的事实以及生效行政判决作出的侵权认定,可以作为专利侵权民事诉讼案件的定案依据。1同理,对于此类行政裁决案件,各级法院在专利侵权诉讼中虽需对相关事实和证据进行全面、独立审查,但对认定事实清楚、证据确凿、适用法律正确的行政裁决结论,至少能够优先影响承办法官的判断。
2、专利侵权行政裁决关键程序要点

图1 专利侵权行政裁决流程图2
(一)启动程序
关于立案材料。专利侵权行政裁决申请立案材料主要分为请求书、主体及授权材料、专利权属及状态证明、初步侵权证据材料等四个部分进行准备。需指出的是,在专利侵权行政裁决中虽可依赖行政机关依职权进行取证调查,但在立案之初,专利权人仍需提供初步证据和线索以便行政机关对侵权行为是否成立产生合理怀疑。如在笔者近期所办理的案件中,侵权人主要通过抖音、小红书、PPT宣讲等渠道,存在销售、许诺销售的侵权行为。笔者采取将宣传视频、PPT技术材料与案涉专利进行技术特征对比的方式,形成初步侵权证据材料,以满足立案要求。此外,需注意申请书的请求不可超出管理专利工作的部门的法定职权。前述已经提到管理专利工作的部门仅可对侵权行为是否成立进行审理,故申请请求应表达为“责令被请求人立即停止侵权行为”,额外增添请求赔偿、请求赔礼道歉等请求,可能会被管理专利工作的部门要求进行变更删除。
关于管辖选择。《专利纠纷行政裁决和调解办法》第六条规定专利侵权行政裁决案由侵权行为地或者被请求人住所地的管理专利工作的部门管辖。其中,侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。根据笔者的实务经验,优先选择便利管理专利工作的部门可以现场取证侵权产品的管辖地。例如,若专利权人知晓侵权产品制造工厂、改装工厂、或侵权产品实际使用地点并掌握初步线索,则优先选择在侵权行为地进行行政裁决立案。若未掌握有明确侵权人生产、销售侵权产品的线索,则考虑在被请求人住所地进行行政裁决立案,后续便于管理专利工作的部门前往被请求人注册地、实际经营地等地点进行现场取证。在具体实践中,管理专利工作的部门通常为各地知识产权局,但目前各地知识产权局已挂牌在市场监督管理局,再加之各地行政机构体列存在差异。因此,出现有两类具体“管理专利工作的部门”:一类直接为知识产权局,以知识产权局的名义对外出具行政裁决书。另一类则为市场监督管理局内的知识产权保护处/科,以市场监督管理局的名义对外出具行政裁决书。
除此之外,专利侵权诉讼与专利侵权行政裁决虽为双轨程序,但不管是《专利法》第六十五条的规定,抑或是实践操作,二者都无法兼并。因此,部分地区管理专利工作的部门会额外要求专利权人提供承诺书,承诺未就案涉专利、案涉被请求人向人民法院提起专利侵权诉讼。
(二)程序推进与协作
专利侵权行政裁决案件因其审限较短(最长4个月),立案、调查、口审、裁决的整体流程推进较快,因此与行政机关的案件承办人的沟通极其重要。对此,笔者分享以下几点办案技巧。
关于现场取证。《专利纠纷行政裁决和调解办法》第四十七条规定,管理专利工作的部门收集证据可以采用查阅、复制、测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验,要求被调查人进行现场演示等。也即法律赋予了管理专利工作的部门进行现场取证的权利。但在实践中,行政机关并非必须、应当使用该项行政执法权力。因此,如何与行政机关沟通,督促其前往现场进行调查取证是办理行政裁决案件的一个关键技巧。根据笔者的办案经验,可以从以下几方面做突破:1.直观展示技术特征对比情况。将被控侵权技术方案与专利技术的特征对比以最直观、通俗的方式进行展示,如在视频截图、照片对技术特征进行标识、比对。帮助行政机关快速理解或技术方案的相同/等同性,即使存在部分模糊不清的技术特征,也可做合理标注(标明为拟勘察技术特征),足以行政机关产生合理怀疑时,现场取证便更具必要性和合理性。2.提供初步/明确的地址线索。大部分行政机关会配合专利权人的要求,避免打草惊蛇。因此在无法确定侵权行为地/结果地的具体地址时,现场取证便显得无从下手。故专利权人需要向行政机关提供初步/明确的地址线索。如专利权人自行调查取证过程中得知的产品生产地/销售地等,该类线索无需提供证据佐证,但应当便利行政机关。除此之外,若实在无任何地址线索,可要求行政机关前往侵权人注册所在地进行勘察,并通过对周边的走访以及工商调查了解其实际生产、销售地点。
关于无效宣告引发的程序中止。在实用新型、外观设计专利侵权诉讼过程中被告在答辩期内对原告专利权提出无效宣告的,除《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(下称“专利法司法解释(一)”)第五条规定的情形外,人民法院应当中止诉讼。此即专利侵权诉讼中的常用手段,专利权挑战。对被诉侵权人而言,一方面,专利权挑战能够有机会从根源上打掉原告的诉权基础,从而解决自己面临的诉讼风险。另一方面,即使专利挑战失败,也能为诉讼审理拖延时限,在时间、精力上增加专利权人的维权成本。但在《专利纠纷行政裁决和调解办法》于2025年2月施行前,专利进行无效宣告程序是否系中止行政裁决的理由,各地行政机关在的规则适用还存在差异。2019年12月实施的《办案指南》第二章第三节中“案件的中止及恢复处理”提到“被请求人以申请宣告涉案专利权无效为由提出中止处理的,应当满足以下条件:①提起宣告专利权无效申请的是被请求人或者利害关系人;②宣告专利权无效申请已经被受理;③有明确的无效宣告理由和相关证据。”《中华人民共和国专利法实施细则》(2023年修订)(下称“专利法实施细则”)第九十八条规定“在处理专利侵权纠纷过程中,被请求人提出无效宣告请求并被国务院专利行政部门受理的,可以请求管理专利工作的部门中止处理。管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的,可以不中止处理。”因此,在以往的行政裁决案件办理过程中,并非涉案专利一旦进入无效宣告程序,行政裁决案件则应当中止。行政机关需核实申请中止人是否也系无效宣告程序请求人或利害关系人,且需要有明确的无效宣告理由和证据,防止被请求人恶意拖延行政裁决审理。但2025年2月1日起施行的《专利纠纷行政裁决和调解办法》第二十八条对中止的规定表述为“有以下情形之一的,管理专利工作的部门应当依申请或者依职权中止案件处理:(一)涉案实用新型、外观设计专利权被申请宣告无效并被国务院专利行政部门受理的......”,因此,从条文理解,该规定取消了其他条件限制,即只要涉案专利进入无效宣告程序,行政裁决就应当中止。但根据笔者在《专利纠纷行政裁决和调解办法》施行后的实践经验,由于目前并非所有地区行政机关在行政裁决立案过程中都强制要求提供专利登记簿副本(明确显示专利是否处于无效宣告状态),部分地区立案可以“以专利证书复印件+专利年费缴费发票复印件”等同替换专利登记簿副本。行政机关与被请求人有可能均未发现涉案专利被第三人提起专利无效宣告,故《专利纠纷行政裁决和调解办法》实施后“应当中止”的落地效果还在逐步统一过程中。对此,《专利纠纷行政裁决和调解办法》从立法体系上也给予了行政机关一定的容错空间,即第三十三条规定“发现已作出的专利侵权纠纷行政裁决中涉案专利被宣告全部无效或者部分无效且无效宣告决定书已生效的,或者有其他需要纠正或者撤销情形的,管理专利工作的部门应当依职权或者依申请变更或者撤销行政裁决,但已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,不具有追溯力。”因此,即使行政裁决未中止,但案涉专利最终部分、全部被宣告无效的,行政机关仍可以依职权或者依申请变更或者撤销行政裁决,但对已经履行或执行的,没有追溯力。
(三)裁决结果与利用
若专利权人与侵权人无法就赔偿数额达成一致。那么一份认定侵权的有效行政裁决书是后续民事索赔的“奠基石”。首先,专利权人可掌握诉讼主动权,可在适时时机向法院提起诉讼。其次,行政裁决书通常可作为证明侵权事实的初步证据,行政机关在行政裁决程序中调取的现场照片、笔录、样品检测报告、询问笔录等证据在诉讼程序中也具有较高的证明效力。再次,若行政裁决认定事实清楚、证据确凿、适用法律正确、程序合法,专利权人在后续诉讼中可聚焦赔偿计算,抓大放小。重心转移至侵权规模、持续时间、获利情况、许可费倍数等赔偿计算依据的收集和论证。
3、总结与建议
(一)行政裁决适用于跨域、取证成本高的专利侵权案件
大型、固定式专利的侵权证据(如现场照片、录像、技术参数)获取成本高昂且困难(需进入现场、拆卸甚至购买整机),若加之需要跨地域、批量取证。传统公证购买取证模式在此类案件中往往不切实际或成本难以承受。为此,行政裁决程序或可成为破局关键,其核心优势在于利用行政机关的行政执法权与本地优势,从而低成本(零受理费)启动维权程序,并可促进有效取证(行政机关可直接进入涉嫌侵权场所进行现场检查、勘验、拍照录像、甚至抽样取证),这种“官方强制力+本地化”的取证方式,是克服异地取证难、高成本取证的有力武器,能快速、有效地固定关键侵权证据。
(二)行政裁决更宜用于“争议小、事实清”的专利侵权案件
行政裁决虽有其独特优势,但根据笔者的办案经验,不同地区行政机关在行政裁决程序中对证据标准、事实认定尺度、执法经验水平可能存在差异。因此,行政裁决更加适宜侵权事实相对清晰、技术方案对比较为明确、争议技术特征便于识别的案件。例如:侵权产品/方法的技术特征与专利权利要求保护范围高度吻合且存在初步的、指向性强的证据(如公开的产品图片、宣传资料、现场观察照片等)。因此,在启动行政裁决前,可通过公开案例或同行交流对目标地域行政机关处理类似案件的经验、倾向有所了解,并对案件本身的争议程度进行充分预判。
(三)行政裁决前置可有效分散和降低整体维权风险
“行政裁决先行,民事诉讼殿后”的分步式维权策略。其另一核心价值在于有效分散和降低整体维权风险。前述已经提到,虽人民法院在后续专利侵权诉讼中需全面、独立对案件进行审理,但认定事实清楚、证据确凿、适用法律正确、程序合法的行政裁决确认的侵权事实,在后续诉讼中仍有较强影响力。这为索赔诉讼奠定了牢固的侵权基础,极大降低了因侵权认定不清而导致整体诉讼败诉的风险。此外,该策略可将复杂、高风险的维权过程拆解。前期(行政阶段)投入成本低、风险相对可控,主要解决“是否侵权”的核心定性问题。后期(诉讼阶段)可集中资源解决赔偿金额计算等定量问题,策略更聚焦,效率更高。此“分步走”策略不仅限于高成本取证案件,对于各类专利侵权纠纷,均可考虑作为降低整体维权风险、优化维权路径的有效选项。为权利人提供了一种更稳健、更经济的维权模式选择。
结语
专利权保护的核心在于“可行”与“有效”。当高昂的取证成本成为横亘在权利人面前的鸿沟时,善于发现并运用制度设计的“巧劲”,往往能开辟柳暗花明的新路径。实践表明,专利侵权行政裁决,绝非仅仅是程序上的备选,而是特定情境下撬动低成本、高效率维权的战略支点。
引用文献:
1. (2021)最高法知民终65号 刘某诉谈某、某工程公司侵害实用新型专利权纠纷案,最高人民法院入库案例。入库编号2024-13-2-160-022。
2. 沈阳市市场监督管理局 专利侵权行政裁决受理指南 https://scj.shenyang.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/zscqgz/202406/t20240606_4654003.html

技术驱动法律,专业成就未来