欧盟判例丨不受被告直接或间接控制的行为不承担商标侵权责任

来源:万慧达知识产权

文章摘要
Daimler公司是国际注册321168号商标(下图)的权利人,商标使用于第12类的商品,延伸保护到包括匈牙利在内的多个国家。

Daimler公司是国际注册321168号商标(下图)的权利人,商标使用于第12类的商品,延伸保护到包括匈牙利在内的多个国家。在匈牙利,Daimler公司授权EgyüdGarage公司在提供车辆售后服务时使用涉案商标,还允许其标注“Mercedes-Benz授权经销商”字样。得到授权之后,EgyüdGarage公司在网络上投放广告,并在广告中表明了自己授权经销商的身份。
授权许可的合同到期后,虽然Együd Garage公司尽最大努力撤下所有广告,还特别给广告商及多个相关网站写信要求删除将涉案商标与其产生关联的内容,但事与愿违,有些广告仍在网络上显示。Daimler公司在匈牙利针对EgyüdGarage公司提起诉讼。布达佩斯法院在审理时,对于本案中广告上涉案标记的使用能不能算作《商标指令》第5条当中的“使用”,进而承担侵权责任的问题提请欧盟法院作出答复。
2016年3月3日,欧盟法院做出C‑179/15号初裁,答复如下:《商标指令》第5条(1)(a)和(b)应当理解为,即使广告中使用了与商标权利人相同或近似的标志,还标注了第三方的名称,会使人认为第三方与商标权利人之间存在商业联系,但是如果该广告并不是第三方或其代表人投放,或虽是第三方或其代表人投放,但是已经明确要求删除,那么该广告中对相关标志的“使用”不能视为第三方的“使用”,商标权利人不能依据《商标指令》第5条追究第三方的责任。
布达佩斯法院接下去会根据欧盟法院的回复对案件作出判决。

短评:
本案涉及的是商标许可使用合同结束后,被许可标志的违背原使用人意愿的使用及责任问题。虽然欧盟法院仅仅针对布达佩斯法院请示的具体法条在具体案情中的适用进行了“就事论事”的回复,没有在文字上有更多延伸,但是我们可以看出,欧盟法院更多地是从“行为本身”做了解读,认为案件中涉及的广告的发布因缺少原使用人的意志因素,不能视为使用人的行为;标志的使用既然已经脱离了原使用人直接或间接的控制,就不再是原使用人的使用,因此也不能追究原使用人的责任。
本案还涉及到原被许可人在合同到期后清除使用痕迹的义务范围问题。尤其是在互联网时代,信息传播迅速也更容易失控,在这种情况下,合理地设定行为的义务就更为重要,这不仅关系到行为的定性,还可能涉及到赔偿的数额等诸多问题。笔者认为,本案涉案的广告通过他人发布,经行为人积极请求仍不停止,姑且不论其具体意图如何,此时,行为人已经充分履行了自己的义务,划清了与广告发布行为的界限。

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