一、问题引出
“既然我使用的是已被核准注册的商标,自然不可能构成侵权。”——这恐怕是很多经营者对题述问题的朴素理解。但是答案并不像想象中那样简单,实质上,这涉及商标权与不同类型权利的冲突处理问题。
鉴于在知识产权法律领域,不同类型权利的交叉、重合并存在冲突的情形时有发生。最高人民法院曾于2008年专门出台了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号,以下简称《权利冲突解释》),特别对于商标权与相关权利冲突的处理作出了指导。
其中,关于使用自有的注册商标是否可能构成对他人权利侵害的问题,《权利冲突解释》第一条中进行了明确规定:
“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。
原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”
根据Alpha诉讼案例库的数据检索,知识产权及竞争纠纷中引用本条规定的案件合计425件,总体上呈逐年增长趋势:

结合前述规定,我们可将使用自用的注册商标可能的侵权情形分为三类,即:
(一)注册商标涉嫌侵害除商标权以外的其他在先权利;
(二)注册商标因不规范使用而涉嫌侵害他人商标权;
(三)规范使用的注册商标涉嫌侵害他人商标权。
从司法实践来看,第一种和第二种情形虽在具体适用细节上仍存在探讨空间,但在整体方向上争议不大,人民法院均可受理及作出裁判,司法实践中也已存在较多的案例。
第三种情形原被排除在人民法院的受案范围或审理范围以外,但是,应当注意到,目前随着社会环境和司法政策的调整,对此情形的理解已在动态演化,非常值得持续关注。
二、注册商标涉嫌侵害除商标权以外的其他在先权利的,人民法院应当受理
基于权利的平等性的基础理念,当商标权与其他类型的知识产权发生冲突时,应当遵循保护在先的原则进行处理。
这其中比较常见的,是注册商标侵害他人在先著作权的情形,典型的案例如:(2014)高民(知)终字第4832号案。综合一二审法院的观点认为,涉案图形标识是原告(被上诉人)享有著作权的美术作品,被告(上诉人)虽成功注册了第3690250号“LASKO”商标,不论该注册商标是否已被宣告无效,都不影响在案件中认定著作权侵权成立。

需要指出的是,就作为商标使用的标识进行著作权角度保护的问题,也有相关案例认为,应当对此类标识的是否具有独创性、是否构成作品的问题做严格审查,充分考虑著作权法与商标法的分野,以避免变相地突破了商品和服务类似与否的限制,不恰当地扩大了权利范围。今后如遇有类似前述第4832号案中涉案标识的情况,还是应做具体分析。
三、注册商标因不规范使用而涉嫌侵害他人商标权的,人民法院应当受理
不规范使用注册商标的行为在主观上存在过错(大部分情况下甚至是故意为之),在客观上易于导致市场混淆,其本质是超出了自身的注册商标的专用权权利范围,而落入了他人注册商标的禁用权权利范围。《权利冲突解释》第一条第二款对本类行为常见的表现形式进行了列举,即:超出核定商品的范围使用;改变显著特征使用;拆分使用;组合使用等。
典型的案例如:(2018)粤73民终1645号案中,广州知识产权法院二审判决提到:“莱倩公司为误导公众,欺骗消费者,超出注册商标核准使用范围,将核准使用在第21类商品上的第15885107号商标,在本案被诉侵权产品及包装显著位置上突出使用,存在通过混淆视听的方式利用他人商标声誉的不正当意图,容易导致混淆或者混淆可能性。”
北京知识产权法院(2017)京73民终2087号判决中二审认为:“虽然圣火世纪公司在二审程序中提交了其商标注册证,但该商标为“圣火世纪”商标,而其单独使用“圣火”二字的行为未完整展示上述商标的显著特征,不属于对“圣火世纪”商标的规范使用,其行为已落入“圣火”商标的权利保护范围,构成对圣火科贸公司注册商标专用权的侵害,应当承担相应的法律责任。”
四、规范使用的注册商标涉嫌侵害他人商标权,原则上人民法院不予受理(或驳回起诉),但并不排除特殊情况
注册商标之间的权利冲突,是行政机关在商标授权确权程序中的主要审查内容,如司法机关再行对此种情形进行裁判,可能导致司法权突破分野,过度介入行政权的职责范围;同时,由于处理注册商标之间权利冲突的行政机关集中统一(国家知识产权局),而有权处理商标侵权民事纠纷的司法机关则数量众多、分布广泛,二者在实践中可能会存在因裁判标准不一致而带来的诸多问题。
典型的案例如:广东省高级人民法院(2015)粤高法立民终字第249号二审民事裁定维持了一审裁定的意见,认为:“双喜公司未提交证据证明家宝公司超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用第3645248号‘大红双喜’注册商标,故双喜公司提起的本案诉讼,属于上述司法解释规定的‘原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼’的情形,应由双喜公司另循法律途径,即请求商标评审委员会宣告该注册商标无效,不属于人民法院审理商标民事侵权纠纷的范畴。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第一款第三项的规定,裁定驳回双喜公司的起诉。”
但是,规范使用自有的注册商标是否必然不会因此而构成商标侵权?随着司法实践的发展,恐怕也不应直接作出绝对的答案。特别是以下两种情形值得注意:
(一)注册商标被宣告无效,他人能否就无效宣告裁定书生效之前注册人的商标使用行为主张构成侵权?
《商标法》(2013版,如无特别说明,下同)第四十七条第一款规定:“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。”
对于被宣告无效的注册商标在此前已向他人主张权利的情形的处理,该条第二款做了规定,即:“宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”
而对于被宣告无效的注册商标此前在使用过程中的行为是否可能构成对他人商标的侵权,本条未作明确规定。但相应地,参照前述第二款的规则,福建省高级人民法院在(2017)闽民终17号案中指出:“法律并不当然否定商标注册人的使用行为,商标注册人在商标被撤销、无效前的使用行为是否构成侵权、应否承担赔偿责任,应当考虑其主观状态。”该案最终也考虑了上诉人使用涉案标识具有过错的情况,认定其在商标被撤销前(当时适用的是商标争议程序,此处的“撤销”相当于目前的无效宣告)使用涉案标识构成侵权,从而维持了一审判决。
(二)注册商标被撤销,他人能否就撤销决定生效之前注册人的商标使用行为主张构成侵权?
与第1种所述的注册商标被宣告无效的情形不同,注册商标被撤销的,其专用权并非自始不存在。《商标法》第五十五条第二款规定:“被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。”也就是说,即使注册商标被撤销的,自该商标核准注册日起,至其被公告撤销之日,这一期间内商标的专用权处于有效状态。那么,在此情形下,是否还会存在侵害他人商标权的可能?
上海知识产权法院作出的(2017)沪73民终299号案件二审判决,对此进行了探讨。
本案中,被诉标识初步审定公告后被提出异议,该异议经北京市高级人民法院二审判决后,商评委关于被诉标识准予注册的复审决定已经生效,故亿华公司自初步审定公告三个月期满之日起即2007年3月28日取得被诉标识商标专用权。后2015年7月1日,最高人民法院再审撤销了相关被诉标识准予注册的行政判决以及商评委的复审裁定书,并责令商评委重新作出裁定,商评委重新裁定亦认为被诉标识不予核准注册。也就是说,自2007年3月28日起,至商评委重新作出的不予核准注册的裁定生效日之前,被诉标识处于合法注册状态,“本案的争议虽然不属于两个注册商标之间的争议,但被诉标识确曾获得商标注册”。
在此事实基础上,二审法院首先认为:“商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力,因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护,不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为,否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性,不利于市场主体的交易安全。”
但同时,二审法院指出“商标法第七条规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时,主观上存在恶意,即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利,那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效,在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。”
更进一步地,法院认为“通常所理解的‘两个注册商标之间的争议,人民法院不予处理’的规定,应当指两个合法有效注册商标之间的争议,如果在后注册商标的申请或使用存在恶意,人民法院应当予以处理。”
根据本案裁判观点,不仅是此类被撤销的注册商标有可能被认定为侵害他人商标权,即使是使用处于注册状态的商标,如法院认为其申请或使用有恶意(当然还需考虑其他条件),也可能被认定为商标侵权。
五、初步结论
回到题述的问题,可以明确其整体答案是否定的,但在具体分析时还是应考察使用自身注册商标的具体表现形式。在不规范使用注册商标,以及注册商标侵害非商标权利的情况下,司法机关有权直接认定侵权;即使在规范使用注册商标的情况下,也不排除因该商标申请或使用有恶意而被认定为侵害他人商标权。
因此,自有的注册商标并不能当然成为不构成侵权的“挡箭牌”,经营者需要澄清认识,切勿自恃商标已核准注册就忽视了侵权风险,在申请、使用商标时遵循诚实信用的基本理念才是正道。
六、延伸思考
如前面已提及的,关于(2017)沪73民终299号案中上海知识产权法院提出的进阶意见,即如果在后注册的商标的申请或使用存在恶意,人民法院有权受理并处理两个注册商标之间的争议。这实质上涉及商标侵权诉讼和商标无效宣告程序二元分立体制的设置及改进问题,也涉及民事案件中司法权是否有权审查商标注册行为本身的合法性的问题,非常值得后续再做深入探讨。
“既然我使用的是已被核准注册的商标,自然不可能构成侵权。”——这恐怕是很多经营者对题述问题的朴素理解。但是答案并不像想象中那样简单,实质上,这涉及商标权与不同类型权利的冲突处理问题。
鉴于在知识产权法律领域,不同类型权利的交叉、重合并存在冲突的情形时有发生。最高人民法院曾于2008年专门出台了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号,以下简称《权利冲突解释》),特别对于商标权与相关权利冲突的处理作出了指导。
其中,关于使用自有的注册商标是否可能构成对他人权利侵害的问题,《权利冲突解释》第一条中进行了明确规定:
“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。
原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”
根据Alpha诉讼案例库的数据检索,知识产权及竞争纠纷中引用本条规定的案件合计425件,总体上呈逐年增长趋势:

结合前述规定,我们可将使用自用的注册商标可能的侵权情形分为三类,即:
(一)注册商标涉嫌侵害除商标权以外的其他在先权利;
(二)注册商标因不规范使用而涉嫌侵害他人商标权;
(三)规范使用的注册商标涉嫌侵害他人商标权。
从司法实践来看,第一种和第二种情形虽在具体适用细节上仍存在探讨空间,但在整体方向上争议不大,人民法院均可受理及作出裁判,司法实践中也已存在较多的案例。
第三种情形原被排除在人民法院的受案范围或审理范围以外,但是,应当注意到,目前随着社会环境和司法政策的调整,对此情形的理解已在动态演化,非常值得持续关注。
二、注册商标涉嫌侵害除商标权以外的其他在先权利的,人民法院应当受理
基于权利的平等性的基础理念,当商标权与其他类型的知识产权发生冲突时,应当遵循保护在先的原则进行处理。
这其中比较常见的,是注册商标侵害他人在先著作权的情形,典型的案例如:(2014)高民(知)终字第4832号案。综合一二审法院的观点认为,涉案图形标识是原告(被上诉人)享有著作权的美术作品,被告(上诉人)虽成功注册了第3690250号“LASKO”商标,不论该注册商标是否已被宣告无效,都不影响在案件中认定著作权侵权成立。

需要指出的是,就作为商标使用的标识进行著作权角度保护的问题,也有相关案例认为,应当对此类标识的是否具有独创性、是否构成作品的问题做严格审查,充分考虑著作权法与商标法的分野,以避免变相地突破了商品和服务类似与否的限制,不恰当地扩大了权利范围。今后如遇有类似前述第4832号案中涉案标识的情况,还是应做具体分析。
三、注册商标因不规范使用而涉嫌侵害他人商标权的,人民法院应当受理
不规范使用注册商标的行为在主观上存在过错(大部分情况下甚至是故意为之),在客观上易于导致市场混淆,其本质是超出了自身的注册商标的专用权权利范围,而落入了他人注册商标的禁用权权利范围。《权利冲突解释》第一条第二款对本类行为常见的表现形式进行了列举,即:超出核定商品的范围使用;改变显著特征使用;拆分使用;组合使用等。
典型的案例如:(2018)粤73民终1645号案中,广州知识产权法院二审判决提到:“莱倩公司为误导公众,欺骗消费者,超出注册商标核准使用范围,将核准使用在第21类商品上的第15885107号商标,在本案被诉侵权产品及包装显著位置上突出使用,存在通过混淆视听的方式利用他人商标声誉的不正当意图,容易导致混淆或者混淆可能性。”
北京知识产权法院(2017)京73民终2087号判决中二审认为:“虽然圣火世纪公司在二审程序中提交了其商标注册证,但该商标为“圣火世纪”商标,而其单独使用“圣火”二字的行为未完整展示上述商标的显著特征,不属于对“圣火世纪”商标的规范使用,其行为已落入“圣火”商标的权利保护范围,构成对圣火科贸公司注册商标专用权的侵害,应当承担相应的法律责任。”
四、规范使用的注册商标涉嫌侵害他人商标权,原则上人民法院不予受理(或驳回起诉),但并不排除特殊情况
注册商标之间的权利冲突,是行政机关在商标授权确权程序中的主要审查内容,如司法机关再行对此种情形进行裁判,可能导致司法权突破分野,过度介入行政权的职责范围;同时,由于处理注册商标之间权利冲突的行政机关集中统一(国家知识产权局),而有权处理商标侵权民事纠纷的司法机关则数量众多、分布广泛,二者在实践中可能会存在因裁判标准不一致而带来的诸多问题。
典型的案例如:广东省高级人民法院(2015)粤高法立民终字第249号二审民事裁定维持了一审裁定的意见,认为:“双喜公司未提交证据证明家宝公司超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用第3645248号‘大红双喜’注册商标,故双喜公司提起的本案诉讼,属于上述司法解释规定的‘原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼’的情形,应由双喜公司另循法律途径,即请求商标评审委员会宣告该注册商标无效,不属于人民法院审理商标民事侵权纠纷的范畴。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第一款第三项的规定,裁定驳回双喜公司的起诉。”
但是,规范使用自有的注册商标是否必然不会因此而构成商标侵权?随着司法实践的发展,恐怕也不应直接作出绝对的答案。特别是以下两种情形值得注意:
(一)注册商标被宣告无效,他人能否就无效宣告裁定书生效之前注册人的商标使用行为主张构成侵权?
《商标法》(2013版,如无特别说明,下同)第四十七条第一款规定:“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。”
对于被宣告无效的注册商标在此前已向他人主张权利的情形的处理,该条第二款做了规定,即:“宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”
而对于被宣告无效的注册商标此前在使用过程中的行为是否可能构成对他人商标的侵权,本条未作明确规定。但相应地,参照前述第二款的规则,福建省高级人民法院在(2017)闽民终17号案中指出:“法律并不当然否定商标注册人的使用行为,商标注册人在商标被撤销、无效前的使用行为是否构成侵权、应否承担赔偿责任,应当考虑其主观状态。”该案最终也考虑了上诉人使用涉案标识具有过错的情况,认定其在商标被撤销前(当时适用的是商标争议程序,此处的“撤销”相当于目前的无效宣告)使用涉案标识构成侵权,从而维持了一审判决。
(二)注册商标被撤销,他人能否就撤销决定生效之前注册人的商标使用行为主张构成侵权?
与第1种所述的注册商标被宣告无效的情形不同,注册商标被撤销的,其专用权并非自始不存在。《商标法》第五十五条第二款规定:“被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。”也就是说,即使注册商标被撤销的,自该商标核准注册日起,至其被公告撤销之日,这一期间内商标的专用权处于有效状态。那么,在此情形下,是否还会存在侵害他人商标权的可能?
上海知识产权法院作出的(2017)沪73民终299号案件二审判决,对此进行了探讨。
本案中,被诉标识初步审定公告后被提出异议,该异议经北京市高级人民法院二审判决后,商评委关于被诉标识准予注册的复审决定已经生效,故亿华公司自初步审定公告三个月期满之日起即2007年3月28日取得被诉标识商标专用权。后2015年7月1日,最高人民法院再审撤销了相关被诉标识准予注册的行政判决以及商评委的复审裁定书,并责令商评委重新作出裁定,商评委重新裁定亦认为被诉标识不予核准注册。也就是说,自2007年3月28日起,至商评委重新作出的不予核准注册的裁定生效日之前,被诉标识处于合法注册状态,“本案的争议虽然不属于两个注册商标之间的争议,但被诉标识确曾获得商标注册”。
在此事实基础上,二审法院首先认为:“商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力,因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护,不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为,否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性,不利于市场主体的交易安全。”
但同时,二审法院指出“商标法第七条规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时,主观上存在恶意,即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利,那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效,在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。”
更进一步地,法院认为“通常所理解的‘两个注册商标之间的争议,人民法院不予处理’的规定,应当指两个合法有效注册商标之间的争议,如果在后注册商标的申请或使用存在恶意,人民法院应当予以处理。”
根据本案裁判观点,不仅是此类被撤销的注册商标有可能被认定为侵害他人商标权,即使是使用处于注册状态的商标,如法院认为其申请或使用有恶意(当然还需考虑其他条件),也可能被认定为商标侵权。
五、初步结论
回到题述的问题,可以明确其整体答案是否定的,但在具体分析时还是应考察使用自身注册商标的具体表现形式。在不规范使用注册商标,以及注册商标侵害非商标权利的情况下,司法机关有权直接认定侵权;即使在规范使用注册商标的情况下,也不排除因该商标申请或使用有恶意而被认定为侵害他人商标权。
因此,自有的注册商标并不能当然成为不构成侵权的“挡箭牌”,经营者需要澄清认识,切勿自恃商标已核准注册就忽视了侵权风险,在申请、使用商标时遵循诚实信用的基本理念才是正道。
六、延伸思考
如前面已提及的,关于(2017)沪73民终299号案中上海知识产权法院提出的进阶意见,即如果在后注册的商标的申请或使用存在恶意,人民法院有权受理并处理两个注册商标之间的争议。这实质上涉及商标侵权诉讼和商标无效宣告程序二元分立体制的设置及改进问题,也涉及民事案件中司法权是否有权审查商标注册行为本身的合法性的问题,非常值得后续再做深入探讨。
