《商标法》对未注册商标的保护之三——存在特殊关系情形下抢注商标的保护

前言
实践中，商标代理人恶意抢注被代理人商标及一些企业或者个人利用与商标在先使用人特定关系而恶意抢注商标的现象时有发生，据此《中华人民共和国商标法》（以下简称：《商标法》）第十五条针对商标所有人的关系人恶意注册商标行为做出具体规制，其内容又可分为在代理、代表关系下抢注行为的规制和在其他关系下抢注行为的规制。本文通过分析代理、代表及其他关系下《商标法》第十五条的保护条件及侵权情形下的维权路径，讨论《商标法》第十五条的适用。
一、代理关系下的未注册商标保护
《商标法》第十五条第一款规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。据此，若代理人未经商标所有人授权擅自注册商标的，属于侵犯商标所有人权益的行为，商标所有人可以通过提出异议维权。本部分将具体分析《商标法》第十五条第一款的适用条件及侵权情形下商标所有人的维权方式。
（一）代理关系下未注册商标保护的条件
采用《商标法》第十五条第一款保护商标权益，需要满足以下条件：
1．商标所有人和侵权人存在代表关系和代理关系
（1）代表、代理关系范围
代表人系指具有从属于被代表人的特定身份、因执行职务行为而可能知悉被代表人商标的个人，包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员，关于代表关系不存在争议。但实践中，对于代理关系，在2013年修法之前存在三种理解：①仅指商标代理人和商标代表人；②仅指民法意义上的代理人和代表人；③包括通过业务往来或执行职务知悉商标所有人的经销商等。《商标法》第十五条的立法宗旨在于规制违反诚实信用原则的抢注行为，若将代理关系限定在特定范围内，则不利于商标所有人权益保护。据此，目前的商标审查实践和司法实践均对“代理关系”作了相对广义的理解，除了民法意义上的代理人、代表人、商标代理人，代理关系还包括：
①经销、代理等销售代理关系。销售代理商在销售商标所有人商品时，根据双方业务往来，销售代理商已经不可避免的接触商标并掌握与商标相关的大量信息，基于双方因合同产生的信赖关系与诚实信用原则，销售代理商不得利用上述信息谋取不正当利益，否则将破坏商标所有人为商誉形成付出的成本。
（2007）行提字第2号终审判决“头孢西灵Toubaoxilin”的商标争议案例是上述观点的体现。在这种情况下，商标评审委员会和初审法院对销售代理人是《商标法》第十五条的代理人进行了扩展解释。北京市高级人民法院在判决书中声称，该条款中的代理人只能是商标代理人，即接受委托从事商标相关事宜的人，不包含销售代理，应当进行狭义解释。最高人民法院则纠正了北京高院的观点，认为按照《商标法》的立法目的和国际公约，应当对代理人进行广义的解释，它不应仅限于接受商标委托事宜的商标代理人，还应包括一般分发、独家分发的代理商和代表，以及在特殊销售代理的意义上，如一般代理商和独家代理商。
②分销商和零售商。分销商和商标所有人无直接关系，一般对商标所有人不负有法律上的义务。但根据经销和分销的行业习惯，分销商和零售商在销售商品时也会出示商标或商品来源的资料，以便促成交易，而商标所有人默许分销商、零售商的该行为。据此，实际上商标所有人和分销商、零售商虽无合同关系但也因商标存在特定联系，分销商和零售商因此负有忠实义务，不得恶意注册该商标。
（2）代理关系的认定与代理关系成立前或结束后行为的认定
如上所述，代理关系存续期间，代理人不得抢注商标。代理关系终止后，原代理人基于原代理关系的附随义务与诚信原则，同样不得抢注该商标，这也称为禁止事后抢注行为。
（2006）一中行初字第780号比如在第1267994号“海豹王SK及图”商标争议案件中，是双方的代理关系结束后，才进行商标的申请注册。但是，法院认为，当事人对有争议商标的注册违反了诚信原则，因为他们知道对方的未注册商标时是在以前的代理关系中，是《商标法》第十五条规制应当禁止的行为。
代理成立前，由于双方不存在合同基础，所以不适用《商标法》第十五条第一款。但是，若当事人之间为了缔结代理合同进行磋商，则双方基于磋商阶段的特殊信赖关系，也产生通知义务、忠实义务、保密义务等先合同义务。据此，若商标申请人与商标所有人存在磋商信赖关系的，《商标法》第十五条的代理关系可扩张到未成立代理关系进行的磋商阶段。
（3）代理关系的地域限制
商标的注册与使用均具有地域性，《商标法》第十五条虽然没有明确形成代理、代表关系的地域范围，但“与我国有关”是条款本身应有之义。
（4）恶意串通
此外，存在部分代理人与第三人串通抢注商标的情形，该情况下，因第三人并非代理人，所以对该行为是否适用《商标法》第十五条存在争议。实践中，主流观点认为非以代理人或代表人名义申请但可以证明存在串通合谋关系的，也属于《商标法》第十五条第1款规制的范围。
（2013）知行字第99号行政裁定书“新东阳”商标案中，最高人民法院明确指出，如果商标申请人与代理人或者代表人存在串通合谋关系的，该商标申请人可以视为代理人或者代表人。至于如何判定是否存在串通合谋关系，可以基于商标申请人与代理人或代表人的特定关系予以推定。
2．商标不需要在先使用
《商标法》第十五条系针对代理或者代表关系的特殊法律关系，基于诚实信用原则而设立的对被代理人或者被代表人的商标予以特殊保护制度，并不一概要求该商标已经在先使用。据此，在先使用并非适用本条款的必要条件。虽然在先使用并非保护条件，但若带代理协议或其他文件没有明确约定商标归属的情况下，在先使用仍是确认商标归属的标准。
（二）代理关系下未注册商标的维权路径
《商标法》第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。《商标法》第四十五条规定，违反本法第十五条的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。据此，根据争议商标的不同状态，原商标所有人可以选择要求停止使用、提出异议、申请宣告无效等方式维护合法权益。停止使用适用方式较为简单，下面就提出异议、申请宣告无效进行介绍。
1．提出异议
《商标法》第三十三条规定，商标异议指商标注册过程中，与待注册商标有关的权利人或其他公众，认为该商标存在侵犯他人在先权利或违反商标绝对禁止注册事由的，对商标注册提出异议的程序。具体如下：
（1）异议的期限
商标注册一般包括申请、审查、公告、注册四个步骤。其中，商标经过初步审查后会进行公开公告，以便相关权利人核实待注册商标是否存在侵犯合法权益情形。驰名商标所有人若认为待注册商标侵犯其权益的，应在商标初步审定公告日3个月提出异议。
（2）异议需要提交材料
* 提起商标异议需要提交下列申请文件一式两份并标明正、副本：
商标异议申请书，需注明异议理由
被异议商标初步审定公告的复印件
异议人的身份证明或主体资格证明文件
异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明
委托商标代理机构办理商标异议申请的，还须提交商标代理委托书。
2．申请宣告无效
商标注册的异议期较短，若原商标所有人未在异议期间发现代理人或其他关系人的侵犯权益行为，或虽然提出异议但异议被驳回，都会导致商标最终获得注册的结果。该情形下，驰名商标所有人可以根据《商标法》第四十五条，申请宣告商标无效。具体如下：
（1）期限
申请宣告无效的期限一般为自商标注册之日起五年内，但对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
（2）材料
申请人提出商标无效宣告申请的，需要根据相关规定准备下列文件：
应当在申请书中明确法律依据，提出主张。即商标的注册违反了某实质条款，依据《商标法》第四十四条或四十五条提出评审请求，申请对系争商标予以无效宣告，以利于国家知识产权局审查主体资格和时效，并根据申请人的主张进行案件审理。
相关证据材料的补充。申请人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在申请书或者答辩书中声明，并自提交申请书或者答辩书之日起3个月内一次性提交。未声明或者期满未提交的视为放弃补充有关证据材料。但是，期满后基于新的事实形成的证据或者确有其他正当理由的除外。
（3）效力
若经审查，商标确实被宣告无效的，注册商标专用权视为自始不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
（4）救济
商标局认为商标应当宣告无效或者不应当宣告无效，应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会自收到复审申请之日起9个月内作出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。
二、其他关系下未注册商标的保护
《商标法》第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。据此，对于不成立代理、代表关系但存在其他业务往来情况下，关系人恶意注册的，商标所有人也可对商标提出异议。本部分分析《商标法》第十五条第二款的适用条件及侵权情形下商标所有人的维权方式。
（一）保护条件
1．其他业务关系
《商标法》第十五条第一款要求存在代理关系，第二款作为兜底条款，仅仅要求存在“代理、代表关系”之外的合同、业务关系或者其他关系。根据《商标审查及审理标准》，该款的“合同、业务往来关系”是指代表、代理关系之外的商业合作、贸易往来关系，“其他关系”是指商业往来之外的其他关系。根据《商标授权确权司法解释》第16条，“其他关系”包括：亲属关系、劳动关系、营业地址邻近、曾就代理或代表关系进行磋商但未形成代理或代表关系、曾就达成合同、业务往来关系进行磋商但未达成合同、业务往来关系。由于列举无法穷尽实践中的所有情况、存在滞后性，故如何理解“其他关系”成为关键。我国《商标法》并未提出对“其他关系”的认定原则，但参考台湾地区《商标法》第30条，“相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标，而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系，知悉他人商标存在，意图仿袭而申请注册”中对“其他关系”的理解，应当从宽解释。实践中我国也对“其他关系”采取放宽适用思路，即只要可以证明他人指导商标存在并恶意注册的，就有被认定为存在“其他关系”的空间。实践中，买卖关系、委托加工关系、加盟关系（商标使用许可）、投资关系、赞助、联合举办活动、业务考察、磋商关系、广告代理关系、亲属关系、隶属关系均可被认定为“其他关系”。
2．在相同或类似商品使用相同或近似商标
商标的作用是指示和区分商品和服务的来源，若争议商标与原商标无相似之处，则不存在混淆可能性，也不具备保护原商标所有人的基础。
3．在先使用
如上文所述，对“代理或代表关系”中的恶意抢注，在先使用并非保护条件，但第十五条第二款中“在先使用”是构成要件。需要注意：
（1）本条所称在先使用指的是“商标性使用”，即《商标法》第四十八条规定的“本将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”；
（2）使用的地域应当是中国市场，或者为该商标的商品投入中国使用而进行实际准备活动；
（3）《商标审查及审理标准》指出，在先使用人只需要证明其已经使用该商标，不需要证明商标通过实际使用而具有一定的影响。商标使用的规模、时间、知名度等因素，不影响“在先使用”的判断。
（二）维权路径
《商标法》第十五条第二款、第四十五条，原商标所有人在其他关系人抢注情形下可以选择要求提出异议、申请宣告无效等方式维护合法权益，具体内容同上文。值得注意的是，对比第十五条第一款，第二款无有关“停止使用”的要求。
结 语
《商标法》第十五条体现了《商标法》所贯彻的诚实信用原则，其价值在于调整具有代理、代表等特定关系的情形下的商标抢注行为，旨在保护这些特定关系之下的在先商标所有人的合法权益，是我国《商标法》保护未注册商标、打击恶意抢注的重要环节之一，其中，第十五条第一款规定代理人、代表人恶意抢注商标的，商标所有权人可以通过提出异议、申请宣告无效、要求停止适用等方式维权；第十五条第二款作为兜底条款，规定除了代理、代表关系之外的其他业务关系下存在抢注行为的，商标所有人可以通过提出异议阻止商标注册。商标权人在使用商标过程中，若遇到相关关系人抢注情形，应积极通过合法手段维护权益。
[注释]
1.张今，卢结华：《商标法第十五条的价值定位与适用规则研究》，载《电子知识产权》2020年第2期。
2.张悦：《〈商标法〉第十五条第一款在先商标归属的认定——兼评“江小白”商标无效宣告案》，载《中华商标》2020年第11期。