自惩罚性赔偿制度在美国专利法中设立以来，美国立法机构和司法机构对惩罚性赔偿适用显示出逐渐趋于严格的态度，联邦巡回法院2007年在Seagate案中建立的两步测试法更是对专利权人提出了苛刻的举证责任，大大限制了惩罚性赔偿的适用。6月13日，美国联邦最高法院对两起专利侵权案件作出再审裁定，推翻了Seagate测试法，降低了专利权人为证明被告具有侵权故意所应承担的举证责任，同时认为下级法院应当对专利侵权案件中的惩罚性赔偿有更大的自由裁量权，并且改变了联邦巡回法院的审理范围。该裁定意见一出即引起了业界的热议，认为最高院的上述意见将对今后的专利侵权诉讼产生巨大的影响。
此次被联邦最高法院裁定再审的案件之一是Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 原告Halo Electronics,Inc.（简称“Halo”）是电子元件供应商，被告Pulse Electronics Corp.（简称“Pulse”）是其竞争对手。Halo诉称Pulse侵犯了其所拥有的US5,656.985的专利（涉及包含转换器在内形成电路板表面的电子组件）。
2002年，Halo向Pulse发函，询问Pulse是否希望获得Halo包括涉案专利在内的专利许可。Pulse的一位工程师看到信函后认为该专利为无效专利，于是Pulse对Halo的授权许可邀请未予理会，继续生产侵犯涉案专利权的产品。
2007年，Halo向地方法院提起专利侵权诉讼。审判委员会认定Pulse确实侵犯了Halo的专利，并且极有可能是故意侵权。然而地方法院却拒绝根据专利法284条对被告适用惩罚性赔偿，理由是Pulse在庭审中提出的抗辩并非毫无根据或者是虚构的。因此，根据联邦巡回上诉法院2007年在Seagate案中建立的两步测试法，Halo未能证明Pulse的侵权行为具有客观上不顾后果的性质（objectively recklessness）。此后，联邦巡回法院又维持了地方法院的上述判决。
另一个案件是Stryker Corporation v. Zimmer, Inc. 原告Stryker Corporation, Stryker Puerto Rico和Stryker Sales Corporation（统称“Stryker”）是脉冲口腔清洗器的生产商。被告Zimmer, Inc.和Zimmer Surgical, Inc.（统称“Zimmer”）是原告的竞争对手。涉案专利是一种由一个喷枪和一个吸管组成的，在颌面手术中使用的口腔清洗器。2010年，Stryker对Zimmer提起专利侵权诉讼。陪审团认定被告有侵权故意并判定其向原告赔偿经济损失7千万美元。随后地方法院在该数额的基础上增加了610万美元的补充赔偿责任（supplemental damages），又根据248条处以三倍的惩罚性赔偿，共计2亿2800万美元。
地方法院在判决中写道，在案证据显示被告Zimmer几乎是直接指示其设计团队仿造了原告的产品，选择了所谓的高风险高回报的策略，直接且野蛮地在相关市场上竞争，完全不顾及潜在的法律后果。因此，地方法院认为本案由于陪审团意见一致且影响极其恶劣，适用三倍的惩罚性赔偿是恰当的。然而联邦巡回法院在上诉审查后仅维持了侵权的认定，撤销了三倍的惩罚性赔偿。联邦巡回法院在全面审理本案后，认定Zimmer在庭审中提出了合理的抗辩，因此不适用惩罚性赔偿。
对于联邦巡回法院上述判决，联邦最高法院认为Seagate测试法违反了美国专利法248条的规定，因此责令联邦巡回法院重审这两个案件。
美国专利法从立法之初就设有惩罚性赔偿制度，随着立法背景和专利保护状况的变化历经数次变革。1793年专利法规定，只要侵权成立即可以专利权人销售或许可他人使用其发明的价格为准，适用至少三倍的惩罚性赔偿。[1]1800年专利法案将惩罚性赔偿的计算基准转变为专利权人的实际损失。[2]
1836年专利法案又对这一制度进行了根本性改革，要求法院根据案件的具体情况，在法院确定的损害赔偿总额三倍以下对惩罚性赔偿的适用进行裁量。[3]原因之一是由于1836年美国开始对专利申请进行实质审查，在这之前美国专利局使用的登记制度，导致了专利的质量和确定性都存在问题，专利法所规定的高额损害赔偿与当时的专利质量并不相符。所以，1836年法案在创设审查制度的同时，对惩罚性赔偿进行了相应的改革。另一方面，立法者认为有些被告虽有专利侵权的行为，却是出于疏忽或善意，如果像对待恶意侵权人一样适用惩罚性赔偿有违司法公正，因此将适用的裁量权给予了法院。美国最高法院和联邦巡回法院也形成了较为一致的观点，即惩罚性赔偿仅适用于肆意或恶意侵权的情形，目的并非为了补偿专利权人，而是为了惩罚恶意侵权人。此后，联邦巡回法院逐渐经由案例积累形成司法惯例，认为损害赔偿的增加必须以故意侵害为前提，成为惩罚性赔偿制度的核心内容。
不过对故意侵权的认定本身也是个十分复杂的问题，因此联邦巡回法院又对“故意”的认定标准进行了探索。
在1983年的Underwater案中，联邦巡回法院首次确立了判断故意侵犯专利权的标准，即“适当注意的积极义务”（affirmative duty of due care）标准。法院认为，如果被告未经许可使用他人专利时实际已经获得该专利权存在的通知，就产生了“适当注意的积极义务”来判断自己的行为是否侵权。该义务要求被告从专利律师处寻求和获得充分的建议，并对相关专利的申请档案进行调查。该案中尽管被告在收到涉案专利存在通知后征询了法律顾问的意见，但该法律顾问是企业内部人员而非专利律师，并且法律顾问的意见也未对专利的有效性和侵权可能性进行仔细分析，所以被告依据法律顾问的意见行事不能免除故意侵权的惩罚性赔偿。
Underwater案后，法院一般都要求被告获得并披露其判断涉案专利是否侵权的法律意见书，以满足“适当注意的积极义务”的要求，否则法院将作出不利于被告的推定。
Underwater案确立的“适当注意的积极义务”标准，强调潜在侵权者在行为之初的主观心理状态，要求潜在侵权者应以善意的心态来履行合理的注意义务，以将自己的行为建立在某种合理信赖的基础上。值得注意的是，违反该义务构成故意侵权十分类似于由于疏忽大意而构成的侵权，而非一般意义上的“故意”。以此标准作为故意侵犯专利权的认定标准，不但名不符实，使故意侵权认定的标准降低，也加重了侵权者的负担。
因此，2007年联邦巡回法院在Seagate案中推翻了自己在Underwater中的确立的规则，转而采用“客观上不顾后果”（objective recklessness）标准。要证明被告有侵权故意必须分两个步骤：首先，专利权人必须提出清楚而有说服力（clearand convincing）的证据，证明被告在行使被控侵权行为时是“客观上不顾后果”的，即，行为人在侵权时时并不顾及其行为是否客观上极有可能构成专利侵权。在满足第一个条件后，原告必须提出清楚而有说服力的证据证明侵权人明知或应知其行为有侵权风险。只有在上述两个条件都满足的情况下，地方法院才可以进一步考虑是否适用惩罚性赔偿。
该测试法不仅将举证责任由被告转移到原告，而且提高了举证责任的标准。[4]更为关键的是，“客观上不顾后果”这一要求试图从客观角度界定侵权行为的性质，不考虑被告在行使被控侵权行为时的主观状态，而是由侵权行为过程中所形成的证据决定。如果在侵权过程中，行为人对涉案专利的有效性或使用该专利的不侵权性提出实质性疑问，那么被告的侵权行为就不属于“客观上不顾后果”，因此被告就不存在侵权故意。即使侵权时侵权人并非基于，或甚至可能根本没有意识到这个他后来才提出的抗辩理由，这一绝对性的阻却条件也得以适用。
这一标准从表面上看似乎能够客观地评估侵权人侵权时的主观状态，但事实上很容易成为故意侵权人规避惩罚性赔偿的手段。侵权人只要在侵权时提出专利无效等意见，再在诉讼时提出这一抗辩，不管该抗辩成立与否都可以避免惩罚性赔偿。本次被裁定再审的两个案件都属于这种情况，比如Pulse的专利无效就是在诉讼中提出的。在2002年收到Halo的授权许可邀请函之后Pulse并没有提出无效请求，事实上Pulse当时是否真正在内心确信涉案专利无效也无从考证，然而其在5年后的诉讼中才提出的这一抗辩，却使法院直接认定Pulse没有侵权故意。
联邦最高法院认为，Seagate测试法在很多方面反映了专利法248条的立法精神，即只有在恶意侵权案件中适用惩罚性赔偿才恰当。但是这一测试过于严苛，几乎剥夺了法律赋予地方法院的裁量权，违反了专利法248条的规定。Seagate测试法的关键问题在于“客观上不顾后果”的认定标准，专利法248条根本没有包含这一要求。
最后联邦最高法院的结论是，专利法248条允许地方法院惩罚各种恶意侵权行为。法院应该考量各个案件中的具体情况来决定损害赔偿，侵权人只要在主观上有故意或明知其行为构成侵权就可适用惩罚性赔偿，不受Seagate测试中“客观上不顾后果”条件的限制。
在举证责任上，Seagate案关于“客观上不顾后果”的举证标准是清楚而有说服力 (clear and convincing standard)。联邦最高法院认为，这一标准违背了专利法248条的规定，专利侵权诉讼一贯采用优势证据规则(preponderance of evidence standard)，惩罚性赔偿没有例外。
之前联邦巡回法院对地方法院惩罚性赔偿适用的审查方法也比较复杂，必须由三个步骤组成。第一步是Seagate案中确立的对“客观上不顾后果”全面审查，第二步是事实审查，最后一步确定是否适用惩罚性赔偿，即下级法院是否滥用裁量权。联邦最高法院规定，今后联邦巡回法院针对惩罚性赔偿适用问题只能审理地方法院是否滥用了裁量权。
外媒认为，联邦最高法院推翻了存续了近十年的Seagate测试法释放出一个清晰的信号，对故意侵犯知识产权不应持容忍态度。关于专利侵权惩罚性赔偿的新认定标准可能还需要数年时间才能确立，因此存在很大的不可预测性，但是在举证上适用灵活的优势证据规则会使得惩罚性赔偿更容易被法院采纳。由于近年来中国企业在美国的专利诉讼数量不断上升，而且通常处于被告一方，所以对惩罚性赔偿适用标准上的这一转折必须加以重视，在收到美国专利权人的警告函后就必须确立防御策略，例如，以“适当注意的积极义务”标准为参照，寻求专业律师的意见并尽可能保留证据。
专利制度的目的在于在激励创新和促进竞争之间、在专利权人的垄断权力和社会公众对技术进步的分享之间维持恰当的平衡。美国近年来专利侵权赔偿制度迂回曲折的改革动向表明，即使作为专利制度最为成熟的国家，在如何既有效控制过度的扩张的专利权又打击肆意侵权这一问题上也存在两难的困境。
关于专利侵权赔偿，我国目前尚未引入惩罚性赔偿标准。《专利法》第六十五条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。业界对于是否应引入惩罚性赔偿存在不同的意见，支持者认为现行专利侵权损害赔偿制度缺乏有效的威慑，无法发挥有效的遏制侵权的作用。反对者则认为目前我国主要是技术输入方，在技术创新能力不足的情况下，对专利权的过度保护会进一步压制技术创新和推广，因此惩罚性赔偿不合时宜。2015年底《专利法修改草案（征求意见稿）》借鉴美国的制度，将惩罚性赔偿制度纳入了专利法修改考量的范围，规定对于故意侵犯专利权的行为，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素将赔偿数额最高提高至三倍。这一规定是否应最终写入专利法仍需谨慎考虑。即便惩罚性赔偿被引入专利法，今后如何确定故意侵犯专利权的认定标准及赔偿数额增加的依据等问题将成为我国理论界和司法、执法部门必须面对的现实且艰难的问题。规则设计的背后是如何根据我国的实际情况，在技术和经济的动态发展中探索各方利益的平衡点。
[1] Act of 1793, Ch.11 §5，1 Stat. 318, 322, “a sum, that shall be at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of [the invention].”
[2] Act of 1800, Ch.25, §3, 2 Stat. 37, 38, “a sum equal to three times the actual damage sustained by [the] patentee”.
[3] Patent Act of 1836, §14, 5 Stat. 123. “it shall be in the power ofthe court to render judgment for any sum above the amount by [the] verdict as the actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case.”
[4]美国诉讼法上的证明标准有“优势证据规则”，“清楚而有说服力证据规则”和“排除合理怀疑证据规则”（beyond any reasonabledoubt standard）等，其中“排除合理怀疑证据规则”的证明标准要求最高，“清楚而有说服力证据规则次之”，“优势证据规则”再次之。
参考文献：
- “联邦最高法院放松了故意侵权惩罚性赔偿的认定标准”，http://fairsky-patent.blogspot.tw/2016/06/blog-post.html#more
- 冯灵、袁晓东，《美国专利侵权惩罚性赔偿制度及其启示》，《商业经济研究》2015年第6期
- 吴广海，《故意侵犯专利权惩罚性赔偿问题研究——美国的经验与启示》，《南京理工大学学报(社会科学版)》2014年03期
- 谢黎伟，《美国专利侵权赔偿制度的变革和启示》，《齐齐哈尔大学学报》（哲社版），2012年8月