约定侵权损害赔偿数额要谨慎，一不小心会给自己“埋雷”

一般情况下，专利权人提起专利侵权诉讼的首要目的是为了制止侵权行为。因此，对于专利权人而言，促使侵权人履行停止侵权判决显得至关重要。判令侵权人停止侵权通常包括两个方面：一是停止判决前已经发生的侵权行为； 二是不得再实施新的侵权行为。
在实践中，停止侵权判决的执行非常困难，特别是难以阻止侵权人再发生新的侵权行为。为了制止侵权行为的再次发生，专利权人会选择与侵权人签订协议。 在协议中，专利权人和侵权人会就未来再次发生侵权而导致的损害赔偿数额作出约定，约定将来如果侵权人再次发生侵害特定专利权的行为，将依据约定的赔偿数额或计算方法对给权利人造成的损害进行赔偿。通常，为了制止侵权行为的再次发生，专利权人倾向于约定较大的赔偿数额。
此外，强制执行一般由执行庭进行，执行庭不参与案件的实体审判，所以难以对专利权人所举报的新涉嫌侵权行为是否真正构成侵权行为进行认定[1]。在这个情况下，专利权人可能需要针对新的侵权行为另行提起诉讼。为了尽快解决纠纷，双方也可能会签订协议对未来的侵权行为赔偿数额进行事先约定。
在所签订的协议生效时，所约定的赔偿数额将具有怎样的法律效力呢？ 以下结合再审申请人中山市隆成日用制品有限公司（以下简称“隆成公司”）与被申请人湖北童霸儿童用品有限公司（以下简称“童霸公司”）侵害实用新型专利权纠纷一案[2]进行具体说明。
现将该再审案件的背景简述如下：
2008年4月2日，隆成公司以童霸公司侵害其专利号为 ZL01242571.0，名称为“前轮定位装置”实用新型专利权为由，向武汉市中级人民法院提起民事诉讼。
2009年6月16日，武汉市中级人民法院作出（2008）武知初字第144号民事判决书，判决童霸公司立即停止相关侵权行为。 童霸公司不服该判决，提起上诉。
2009年9月2日，湖北省高级人民法院以（2009）鄂民三终字第42号民事调解书调解结案，调解协议的部分内容为：童霸公司于调解协议签字之日起立即停止侵权行为，如发现一起侵犯隆成公司实用新型专利权的行为，童霸公司自愿赔偿隆成公司人民币100万元。
2011年年初隆成公司发现童霸公司再次销售和许诺销售侵害其实用新型专利权的产品，于是在当年5月再次向法院提起诉讼， 并明确本案依据专利侵权诉讼起诉，不选择合同违约之诉，但侵权赔偿数额请求按双方在（2009）鄂民三终字第42号民事调解书约定的违约金标准计算，即要求童霸公司赔偿隆成公司100万元。
此案经过武汉市中院一审以及湖北省高院二审，最后湖北省高院就童霸公司应承担的民事责任作出如下认定：本案是隆成公司提起的专利侵权诉讼，侵权赔偿数额仍应依据《中华人民共和国专利法》关于法定赔偿的规定加以确定；根据合同法第一百二十二条关于责任竞合的规定，当侵权责任与违约责任竞合时，隆成公司可选择侵权之诉或违约之诉进行维权，一旦其选择侵权之诉后， 就不能再依据调解书提出违约赔偿请求； 隆成公司要求按照调解书约定的赔偿数额计算方法确定本案赔偿责任，其实质就是在侵权诉讼中主张违约责任，违反了民事责任竞合的处理原则。
隆成公司不服湖北高院的二审判决，向最高人民法院申请再审。最高院经过审查明确本案中童霸公司应承担的民事责任，不属于合同法第一百二十二条中侵权责任与违约责任竞合之情形，判定童霸公司赔偿隆成公司100万。 最高院的认定理由为：合同法第一百二十二条中是针对同一法律行为承担违约责任或侵权责任，而本案中的侵权行为以及双方约定在侵权行为发生后的赔偿责任计算方式和数额的行为则是两个不同的法律行为。从上述调解协议的内容来看，该协议并不属于隆成公司与童霸公司之间对违约行为进行相关约束的基础合同，而是对侵权行为发生后侵权人向专利权人应给付的损害赔偿所作的约定。因此，最高院判定在童霸公司的侵权行为发生之后按照约定来计算赔偿。
从以上案例可以看出，从专利权人的角度，出于提高纠纷解决效率的考虑，与相关方可以对新实施侵权行为的侵权赔偿数额作出事先约定，根据法不禁止即可为原则，只要该种约定不违反法律或社会公共利益即是有效的。而上述案例中赔偿数额适用调解协议中双方约定的计算方法与专利法第六十五条的有关规定并不冲突也没有损害第三人的利益，因此属于有效约定。该事先约定可以成为人民法院用以确定侵权损害赔偿数额的依据。 而不再需要专利权人就侵权人因侵权获利或者给专利权人造成的损失等进行举证，也不需要考虑其他影响赔偿数额的因素，因此能够省时省力。 然而，从侵权方的角度出发，如果其与专利权人事先约定了较大数目的赔偿数额，则一旦侵权行为成立，就需要按照事先约定去进行赔偿，而不论侵权获利或者造成的实际损失有多少。 该约定的大额赔偿就像一颗亲手埋下的雷。
综上，对于专利权人而言，为了有效地处理侵权纠纷、并降低与侵权赔偿额相关的举证复杂度，可以事先与潜在的专利实施方签订协议来约定赔偿。 而对于专利方案实施者而言，在与专利权人签订协议时，一方面要慎重考虑协议中约定的赔偿数额未来会带来的严重后果， 另一方面在已经约定了巨大的赔偿数额后，要对自己的产品进行规避设计来防止发生侵权行为，以免爆雷。