侵害外观设计专利权纠纷之现有设计抗辩

外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。在侵害外观设计专利权纠纷的案件中，现有设计抗辩是一种常见的抗辩类型。现有设计是指申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外为公众所知的设计，包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。依据专利权的保护范围应与专利权人的创新性贡献相适应的原则，专利权人只能就其相对于现有设计的创新性贡献获得专利保护，因此现有设计不应纳入外观设计专利权保护范围。另外，我国对外观设计专利申请仅进行初步审查，而向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效请求的行政程序加司法程序周期较长。允许被控侵权人在外观设计专利侵权民事诉讼中提出现有设计抗辩，有利于提高诉讼效率，维护公众合法权益。
【一、现有设计抗辩的分析】
1现有设计抗辩与专利无效宣告制度的不同
现有设计抗辩，是指被诉侵权设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。现有设计抗辩作为一种抗辩权，是对专利权人的知识产权请求权的阻却，并没有否认专利权人的权利基础本身。故，被诉侵权人提出现有设计抗辩若成立，其结果是认定被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权，而非否定该外观设计专利权的效力。
专利无效宣告制度是指自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。专利无效宣告制度与现有设计抗辩的区别在于：宣告无效的专利权视为自始即不存在，而现有设计抗辩成立的结论只能适用于具体个案。因此，与现有设计抗辩相比，专利无效宣告制度更加具有威胁性。
2现有设计抗辩是否成立的判断
被诉侵权人提出现有设计抗辩，人民法院应当通过比对现有设计与被诉侵权设计，先行判断现有设计抗辩是否成立。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”如果抗辩成立，可以在不对比专利设计与被诉侵权设计的前提下，直接驳回原告的诉讼请求；如果现有设计抗辩不能成立，人民法院仍需通过比对专利设计与被诉侵权设计，确认是否构成相同或相近似，进而认定侵权指控是否成立。
【二、案例分析】
01梁某诉乙公司侵害外观设计专利权纠纷案【案号：（2018）粤民终2499号】
梁某系甲公司的法定代表人，于2012年4月13日向国家知识产权局申请了名称为“椅子（YS-1202A）”、专利号为ZL201230107822.1的外观设计专利，授权公告日是2012年7月25日，简要说明记载该外观设计的设计要点为产品的形状。2016年7月，梁某的代理人指引公证员前往乙公司的门店进行了公证，搜集到乙公司销售被诉侵权产品的证据。
之后，梁某起诉乙公司涉嫌制造、销售、许诺销售被诉侵权产品。在二审期间，乙公司提出了现有设计抗辩：甲公司的员工在2012年4月2日在QQ空间已经公开涉案比对文件，早于涉案专利申请日，依法可作为现有设计的证据。
经过法院审理，提出两个争议问题：
（1）照片发布时公开状态的推定。判断QQ空间图片在发布时是否处于所有人可见的公开状态，应根据QQ空间当前展示的状态、QQ空间所有者的身份、QQ空间所承载的功能等已知事实，结合日常生活经验法则作出推定。如果QQ空间系企业推广产品等对外宣传交流平台的，在未有证据足以反驳的情况下，可推定该QQ空间图片在发布时为所有人可见的公开状态。
（2）QQ空间上发布的照片，对所有QQ用户可见，是否属于专利法意义上的公开，如属于，是何种类型的公开？在互联网时代，由于QQ空间的广泛性和影响力，作为产品宣传用途的QQ空间在发布时对所有人可见，即构成专利法意义上“公开发表”和“出版物公开”，属于现有设计抗辩构成中的“为公众所知”。QQ号是否有人得知以及通过何种方式得知不是判断“为公众所知”的条件。
最终，法院认定现有设计抗辩成立，驳回了梁某的诉讼请求。
02丙公司诉丁公司侵害外观设计专利权纠纷案【案号：（2019）渝01民终1017号】
丙公司是名称为“包装袋(仙桃香米)”的ZL201330315578.2号外观设计专利的专利权人。经丙公司调查发现,丁公司未经许可生产、销售、许诺销售了侵害涉案外观设计专利权的怀庆牌“仙桃香米”，后引发诉讼。诉讼中，丙公司也提交了《外观设计专利权评价报告》。
经过法院审理，法院认为：《外观设计专利权评价报告》所附检索对比设计中存在在先设计的，若涉案外观设计专利使用了该在先设计元素（即现有设计），那么应将相关在先设计元素排除在涉案外观设计专利权的保护范围之外。该报告所附检索对比设计共10个，前述对比设计中至少有三个对比设计（即专利号分别为ZL201130432347.0、ZL201230158353.6、ZL201330036433.9的外观设计专利）的申请日均在涉案外观设计专利权之前，且均包含以下设计要素：①仙桃图案，即双桃加树枝和树叶；②“仙桃香米”文字；③基底色为红色；④整体排列布局上，仙桃图案位于中部，其上为“仙桃香米”文字，其下为生产者或相关经营者信息，包装袋右上角为QS标识。经比对，涉案外观设计专利与前述在先设计在图案、色彩及整体排列布局上基本相同，即整体包装袋基底色为红色，包装袋正面中部突出显示有仙桃图案（即双桃加树枝和树叶），图案上方为“仙桃香米”文字，图案下方为相关经营者信息。根据之前的评述，前述在先设计元素应排除在涉案外观设计专利权的保护范围之外。即，涉案外观设计专利区别于现有设计的设计特征在于：主视图左上角所设计的“久久”文字及类似白色云朵图案，主视图上部中间所设计的“久久系列…”文字布局方式，主视图下方所设计的条型码、产品重量等文字布局方式。经比对，被诉侵权设计与涉案外观设计专利在包装袋左上角、包装袋两侧等部位均存在差异，上述差别足以对产品外观设计的整体视觉效果产生显著影响。以一般消费者施以一般注意力整体观察、综合判断，两者在整体视觉效果上既不相同也不相似，被诉侵权设计的前述设计要点未落入涉案外观设计专利权的保护范围。最终，法院驳回了丙公司的诉讼请求。
【三、总结】
通过对侵权外观设计专利权纠纷中现有设计抗辩的阐述并结合上述案例，做出简单的总结：
1.在申请外观设计专利权之前，要注重该外观设计的保密措施，避免因使用公开而成为现有设计。当然，在实践中，对于QQ空间上的图片是否具备公开性，法院会针对具体情况，例如QQ的所有者、使用用途等因素进行准确认定。
2.将现有设计排除在涉案外观设计专利权的保护范围之外后，再比对被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围。被诉侵权人可以利用《外观设计专利权评价报告》中的所附检索对比设计寻找出现有设计，将现有设计排除在涉案外观设计专利权的保护范围之外。当然，被诉侵权人寻找现有设计并不会局限于《外观设计专利权评价报告》中的所附检索对比。
3.实践中，现有设计抗辩往往与专利无效宣告同时进行。在同时提出专利无效宣告的情况下，专利权人更能感受到威胁。若该专利权本身稳定性不高，被宣告无效的概率比较大，这时专利权人往往愿意与被诉侵权人达成和解，从而轻松的解决侵害外观设计专利权纠纷。
涉及到的主要法律条文：
1、《中华人民共和国专利法》
第二十三条“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”
第二十四条“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：
（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；
（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”
第四十五条“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。”
第四十七条第一款“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”
2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第十条“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。“
第十一条“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：
（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；
（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”
第十四条第二款“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”
3、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）
第十四条“人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。”