导语
狭义的涉外定牌加工，是指国外某法域中拥有特定商标标识之注册商标权利人或其被许可人，委托我国国内生产厂商贴牌加工生产该特定商标标识的产品，该产品全部出口至国外某法域销售而不在中国境内有任何销售行为。
广义的涉外定牌加工，是指国外商家委托我国国内加工生产厂商贴牌加工生产其所指定的商标标识的产品，该产品全部出口至国外指定地域销售而不在中国境内有任何销售行为。
一、重要案例
1、上海市高级人民法院 (2009)沪高民三(知)终字第65号--Jolida案
本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。
2、浙江高级人民法院（2005）浙民三终字第284号—RBI轴承案—地域性原则
商标地域性是商标权的基本特征之一。是否构成侵权，应当以我国商标法及最高人民法院相关司法解释的规定为依据，除非是属于正当使用，只要未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权行为。
3、佛山泓信公司Vs 广州海关
4、江苏高院--(2015)苏知民终字第00036号---东风柴油机—合理审查义务
上海柴油机股份有限公司 Vs 江苏常佳金峰动力机械有限公司
如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。
同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。
（2014）浦民三（知）初字第92号
上海柴油机股份有限公司 Vs 江苏洋马柴油机有限公司
原告于60年代即将东风牌柴油机销售至印度尼西亚，并进行了商标国际注册，但印度尼西亚尚未参加《商标国际注册马德里协定》，印尼的PT.ADI公司依照印度尼西亚法律在该国注册了被诉侵权商标，并为该国最高法院确认。由于法律的主权原则和商标权的地域性原则，商标权人无权禁止他人在其未取得商标权的其他国家使用相同或近似商标。印尼PT.ADI公司是否为攀附原告的商誉而在印度尼西亚抢注了与原告商标相同的商标，亦非我国商标法所能规制……
5、福建高院--(2012)闽民终字第378号—iska罐头案—诚实信用原则
诚实信用原则是民事活动的“帝王条款”，包括商标注册、转让等在内的一切民事活动均应当予以遵守……原告申请注册或转让该商标的动机和目的均具有不正当性，且国贸公司已尽到了合理的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在国内市场给年年红公司造成实际损失，故对舒乐达公司和国贸公司在本案中的相关贴牌加工行为不予认定属于商标侵权行为。
6、（2012）行提字第2号行政判决
株式会社良品计画 Vs 商标评审委员会
商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24 类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。
二、PRETUL案代理思路
1、首先是参考（2012）行提字第2号判决精神，来阐述亚环公司在涉案产品上标注“PRETUL”商标标识的行为不具备“商标使用”的实质内涵；
2、其次，即便构成商标使用，本案亚环公司是属于合理使用（产品包装、说明书上以西班牙文标注了“进口商：储伯公司”，以及储伯公司的联系地址、联系电话、网址）；
3、最重要的，我们认为在有证据证明涉案商标的取得系违反诚实信用原则的情况下，该商标权不应妨碍被抢注的国外商标权利人以委托国内定牌加工形式进行合理使用。
诚信原则案例支持：
（2011）宿中知民初字第0008号
（2012）闽民终字第378号
法院判决要旨
1、在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
2、“用以识别商品来源的行为”系2013年商标法修改时新增加，但其精神可以参照。
3、亚环公司依据储伯公司的授权，使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。
4、所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
5、在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品+相同商标，或者判断在相同商品+近似商标，或者判断在类似商品+相同/近似商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
6、原判决以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误。
三、关于定牌加工的概念
（一）名称上：“定牌加工”or“贴牌加工”？
目前理论界、司法界对此有两种不同的提法，一是“定牌加工”，二是“贴牌加工”，其中以“定牌加工”居多。“定牌加工”更贴近狭义的定牌加工概念，而“贴牌加工”则是指向了广义的定牌加工。
（二）涉外定牌加工行为是否以“加工贸易”为前提？
尽管加工贸易可能会是涉外定牌加工的高发领域，但涉外定牌加工与贸易形态没有必然的联系。加工贸易也好，一般贸易也罢，更主要的是与海关监管方式有关，与国家税收相关，其自身与知识产权的关联性微乎其微，没必要、也没有法律依据在两者之间划上等号。
（三）涉外定牌加工行为的构成要件
1、境外目的国要有合法的权利基础
只有在境外定作方在目的国拥有合法的商标权利（含许可）的情况下，才可能构成定牌加工。否则，属于纯粹的商标侵权行为，且是典型的商标侵权行为。
在MATRIX发电机案中，德国客商委托重庆某公司生产MATRIX品牌的发电机，但是涉案货物出口到伊拉克，该德国客商在伊拉克并无MATRIX商标权利。上海市浦东新区人民法院在（2011）浦民三（知）初字第601号判决中认为：被告在交易中将境外公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工,且为境外公司实施了向其伊拉克客户销售涉案产品的行为,与涉外定牌加工行为性质不符。被告接受境外商标权利人委托加工涉案产品后发往第三国的行为构成商标侵权。
2、产品全部返销境外
2.1应是返销到境外定作方享有商标权利的目的地
货物向海关申报的贸易国是英国，根据提单、船名/航次则查询到该货物的实际目的地是美国，而出口方提交的国外定作方的文件显示其在美国享有商标权利。在此情况下，该批货物的最终目的地是英国还是美国？
2.2 “全部”返销的理解和把握
2.2.1 全部返销，是指涉案货物的全部返销，还是国内加工方的货物全部返销？
例如，被告为A公司，其境外定作方为B。案发后，原告又在A公司公证购买到了与涉案货物相同的产品，或通过A公司的电商平台公证购买到了涉案货物相同的产品。可否据此认定A公司的定牌加工货物没有全部返销？因为，由于涉案货物已经被海关全部扣留，因此若是要求“涉案货物”全部返销，那么这其实是个伪命题。
2.2.2 全部返销的责任主体，是国内加工方，还是境外定作方？
例如，被告为A公司，其境外定作方为B。诉讼中，发现B公司的产品有在国内某电商平台销售，A公司公证购买后，发现厂家是C。能否据此认定B公司在中国委托加工的货物并没有全部返销？或者说能不能由于境外定作方在中国市场有销售行为，就可以否定本案的定牌加工性质？
3. 贴附境外定作方的商标
3.1 境外定作方的商标标识是否要与国内注册商标完全相同？
PRETUL案中，一审宁波中院判决认为：亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的
注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的“”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯。可见，一审判决采用严格的审查标准，认为涉外定牌加工只有在涉案货物使用的商标标识与涉争商标标识完全相同的情况下才认定构成商标侵权，不以“商标近似”来扩大保护的范围。但浙江高院二审判决认定“PRETUL”与构成近似，也属商标侵权行为。
3.2 国内加工方不可以擅自变更境外定作方的商标标识。
4. 是否考虑类似商品
笔者认为，定牌加工的法律概念应限在相同商品的范围内，而不应扩及到类似商品。理由同“近似商标”。
狭义的涉外定牌加工，是指国外某法域中拥有特定商标标识之注册商标权利人或其被许可人，委托我国国内生产厂商贴牌加工生产该特定商标标识的产品，该产品全部出口至国外某法域销售而不在中国境内有任何销售行为。
广义的涉外定牌加工，是指国外商家委托我国国内加工生产厂商贴牌加工生产其所指定的商标标识的产品，该产品全部出口至国外指定地域销售而不在中国境内有任何销售行为。
一、重要案例
1、上海市高级人民法院 (2009)沪高民三(知)终字第65号--Jolida案
本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。
2、浙江高级人民法院（2005）浙民三终字第284号—RBI轴承案—地域性原则
商标地域性是商标权的基本特征之一。是否构成侵权，应当以我国商标法及最高人民法院相关司法解释的规定为依据，除非是属于正当使用，只要未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权行为。
3、佛山泓信公司Vs 广州海关
4、江苏高院--(2015)苏知民终字第00036号---东风柴油机—合理审查义务
上海柴油机股份有限公司 Vs 江苏常佳金峰动力机械有限公司
如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。
同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。
（2014）浦民三（知）初字第92号
上海柴油机股份有限公司 Vs 江苏洋马柴油机有限公司
原告于60年代即将东风牌柴油机销售至印度尼西亚，并进行了商标国际注册，但印度尼西亚尚未参加《商标国际注册马德里协定》，印尼的PT.ADI公司依照印度尼西亚法律在该国注册了被诉侵权商标，并为该国最高法院确认。由于法律的主权原则和商标权的地域性原则，商标权人无权禁止他人在其未取得商标权的其他国家使用相同或近似商标。印尼PT.ADI公司是否为攀附原告的商誉而在印度尼西亚抢注了与原告商标相同的商标，亦非我国商标法所能规制……
5、福建高院--(2012)闽民终字第378号—iska罐头案—诚实信用原则
诚实信用原则是民事活动的“帝王条款”，包括商标注册、转让等在内的一切民事活动均应当予以遵守……原告申请注册或转让该商标的动机和目的均具有不正当性，且国贸公司已尽到了合理的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在国内市场给年年红公司造成实际损失，故对舒乐达公司和国贸公司在本案中的相关贴牌加工行为不予认定属于商标侵权行为。
6、（2012）行提字第2号行政判决
株式会社良品计画 Vs 商标评审委员会
商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24 类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。
二、PRETUL案代理思路
1、首先是参考（2012）行提字第2号判决精神，来阐述亚环公司在涉案产品上标注“PRETUL”商标标识的行为不具备“商标使用”的实质内涵；
2、其次，即便构成商标使用，本案亚环公司是属于合理使用（产品包装、说明书上以西班牙文标注了“进口商：储伯公司”，以及储伯公司的联系地址、联系电话、网址）；
3、最重要的，我们认为在有证据证明涉案商标的取得系违反诚实信用原则的情况下，该商标权不应妨碍被抢注的国外商标权利人以委托国内定牌加工形式进行合理使用。
诚信原则案例支持：
（2011）宿中知民初字第0008号
（2012）闽民终字第378号
法院判决要旨
1、在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
2、“用以识别商品来源的行为”系2013年商标法修改时新增加，但其精神可以参照。
3、亚环公司依据储伯公司的授权，使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。
4、所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
5、在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品+相同商标，或者判断在相同商品+近似商标，或者判断在类似商品+相同/近似商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
6、原判决以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误。
三、关于定牌加工的概念
（一）名称上：“定牌加工”or“贴牌加工”？
目前理论界、司法界对此有两种不同的提法，一是“定牌加工”，二是“贴牌加工”，其中以“定牌加工”居多。“定牌加工”更贴近狭义的定牌加工概念，而“贴牌加工”则是指向了广义的定牌加工。
（二）涉外定牌加工行为是否以“加工贸易”为前提？
尽管加工贸易可能会是涉外定牌加工的高发领域，但涉外定牌加工与贸易形态没有必然的联系。加工贸易也好，一般贸易也罢，更主要的是与海关监管方式有关，与国家税收相关，其自身与知识产权的关联性微乎其微，没必要、也没有法律依据在两者之间划上等号。
（三）涉外定牌加工行为的构成要件
1、境外目的国要有合法的权利基础
只有在境外定作方在目的国拥有合法的商标权利（含许可）的情况下，才可能构成定牌加工。否则，属于纯粹的商标侵权行为，且是典型的商标侵权行为。
在MATRIX发电机案中，德国客商委托重庆某公司生产MATRIX品牌的发电机，但是涉案货物出口到伊拉克，该德国客商在伊拉克并无MATRIX商标权利。上海市浦东新区人民法院在（2011）浦民三（知）初字第601号判决中认为：被告在交易中将境外公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工,且为境外公司实施了向其伊拉克客户销售涉案产品的行为,与涉外定牌加工行为性质不符。被告接受境外商标权利人委托加工涉案产品后发往第三国的行为构成商标侵权。
2、产品全部返销境外
2.1应是返销到境外定作方享有商标权利的目的地
货物向海关申报的贸易国是英国，根据提单、船名/航次则查询到该货物的实际目的地是美国，而出口方提交的国外定作方的文件显示其在美国享有商标权利。在此情况下，该批货物的最终目的地是英国还是美国？
2.2 “全部”返销的理解和把握
2.2.1 全部返销，是指涉案货物的全部返销，还是国内加工方的货物全部返销？
例如，被告为A公司，其境外定作方为B。案发后，原告又在A公司公证购买到了与涉案货物相同的产品，或通过A公司的电商平台公证购买到了涉案货物相同的产品。可否据此认定A公司的定牌加工货物没有全部返销？因为，由于涉案货物已经被海关全部扣留，因此若是要求“涉案货物”全部返销，那么这其实是个伪命题。
2.2.2 全部返销的责任主体，是国内加工方，还是境外定作方？
例如，被告为A公司，其境外定作方为B。诉讼中，发现B公司的产品有在国内某电商平台销售，A公司公证购买后，发现厂家是C。能否据此认定B公司在中国委托加工的货物并没有全部返销？或者说能不能由于境外定作方在中国市场有销售行为，就可以否定本案的定牌加工性质？
3. 贴附境外定作方的商标
3.1 境外定作方的商标标识是否要与国内注册商标完全相同？
PRETUL案中，一审宁波中院判决认为：亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的
注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的“”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯。可见，一审判决采用严格的审查标准，认为涉外定牌加工只有在涉案货物使用的商标标识与涉争商标标识完全相同的情况下才认定构成商标侵权，不以“商标近似”来扩大保护的范围。但浙江高院二审判决认定“PRETUL”与构成近似，也属商标侵权行为。3.2 国内加工方不可以擅自变更境外定作方的商标标识。
4. 是否考虑类似商品
笔者认为，定牌加工的法律概念应限在相同商品的范围内，而不应扩及到类似商品。理由同“近似商标”。