《商标法》对未注册商标的保护之二——有影响力未注册商标的认定和保护

前言
我国实行商标注册制度，对于未注册商标只给予较弱的保护。2014年《商标法》修订时，增加第32条、第59条两条专门针对“有一定影响”的未注册商标的保护条款，标志我国对于未注册商标的保护制度正在逐步完善。本文将围绕上述两条款、结合相关案例，通过有一定影响未注册商标的保护的条件、保护的途径、维权难点三方面分析有一定影响未注册商标的保护。
一、有影响力未注册商标的保护条件
《商标法》第三十二条规定，申请商标注册人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标；第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。以上条款规定了有一定影响商标保护的条件，其中“有一定影响”与“在先使用”是保护的前提。本部分就“有一定影响”与“在先使用”的认定分别进行分析。
（一）“有一定影响”的认定
通常认为，“有一定影响的商标”系未达到驰名商标标准、但比普通商标影响力大的、但未进行商标注册的商标。具体可以拆解为“未注册商标”和“有一定影响力”两个要件，下面分别分析。
1．“受法律保护的”未注册商标
有影响力商标具备一定知名度，对其保护法理基础在于其背后凝结的商誉。据此，有影响力的未注册和注册商标功能和本质相同，只不过前者缺少注册这一形式要件。此外，该商标若获得法律保护，还需满足法律对于注册商标的基本要求和限制要件，具体如下：
（1）无禁注情形
《商标法》第十条规定，对某些损害或可能损害国家尊严、社会公共利益、社会公共秩序、民族团结、宗教信仰等的标志（如：我国国家名称、国旗、带有民族歧视性的标识等）不得作为商标使用的标志。
（2）具备一定显著性
商标的本质是识别来源，因此未注册商标必须通过使用能够使相关公众明晰来源及区分其与其他商家标志，即具有显著性才符合商标的本质，才可以作为商标保护。
2．有一定影响力
一般认为“有一定影响”商标系知名度低于驰名商标、高于普通商标的标识，故对“有一定影响”商标知名度的认定可参考认定驰名商标的因素。根据《商标审查和审理标准》，具体为：（1）相关公众对该商标的知晓情况；（2）该商标使用的持续时间和地理范围；（3）该商标任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围；（4）其他使该商标产生有一定影响的因素。根据最高院《商标授权确权若干问题的意见》，认定第32条“有一定影响”可以参考以下几个条件：（1）持续使用时间；（2）使用的区域；（3）销售量；（4）广告宣传。实践中，一般主要考虑地域、时间、相关公众认知度三个因素，下面逐一分析。
（1）地域
商标影响力判断中的地域因素，讨论的是商标影响的地域范围达到何种程度才算是“有一定影响力”商标。有一定影响力商标知名度低于驰名商标而高于普通商标，故通过划定知名度的地域范围的上下限，可以确定有一定影响力商标的地域范围，具体的：
首先，有一定影响力商标地域影响力小于全国范围。该标准由驰名商标认定条件所决定。驰名商标一般需要为全中国范围内所有的相关公众所熟知，有“一定影响”的未注册商标的影响力相应也低于驰名商标的要求，不需要达到全国层面的熟知。
其次，有一定影响力商标地域影响力至少及于县一级。我国行政区域划分为省（自治区、直辖市）、县（自治县）、乡（自治乡）三级区划。乡镇人口较少、经济较不发达，仅仅在该区域内使用的标志难以达到识别来源的要求。据此，一定影响力商标的地域影响力应当至少及于县一级。但我国各地经济发展水平不同，发达城市的下属乡镇可能与中西部县级城市经济水平相当，故地域标准不应当机械使用，而应综合各地情况考察。
（2）相关公众知名度
《商标法》没有对相关公众给出明确界定，而《最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，相关公众包括有关的消费者及和与商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者，即“营销”环节的其他经营者也可能构成相关公众。此外，《驰名商标认定和保护规定》第二条，进一步扩大相关公众的范围，规定与“生产”或“提供商标所标识”的商品或服务有关的其他经营者，和“营销”环节的其他经营者一样也应被纳入到相关公众的范畴。据此，相关公众并不局限于直接的消费者，但若认为所有在商品生产、营销中的其他经营者都构成相关公众，也会导致“一定影响”商标认定标准过低的问题。综上，应当区分不同案情对相关公众具体认定：首先，审查商标知名度考虑直接消费者的知晓程度，若商品种类特殊、受众较少，则可根据商品流通全过程其他相关从业人员对商标的认知，综合判断。
案例：最高人民法院（2015）行提字第9号行政判决书
在最高人民法院审理的南京亿华药业有限公司“希能”商标异议案件中，法院认为由于诉争“希能”商标所标识的商品是特殊的疾病治疗药品，除了包括购买使用的疾病患者，进行诊断的医护人员、参与药品营销的药剂师、医药代表等人员也被认为是相关公众。该案例说明普通消费者并不必然被视为相关公众，某些特定商品有特定使用、接触人群，需要个案判断。
（3）持续时间
商标若长时间不使用，则其识别功能则会相应退化，该标志“识别来源”的特性也会减弱。据此，商标的影响力建立在持续使用的基础上。该原则在《商标法》第四十九条，注册商标连续三年不使用可以作为申请商标撤销事由中也有所体现。相对应的，若商标中断使用，则可能无法取得在先使用权益。
案例：河南省高级人民法院（2013）豫法知民终字第26号民事判决书
如在周口华食品有限公司诉河南邦杰食品侵犯“邦杰”商标专有权一案中，原审法院认为：邦杰股份公司自成立以来即生产“邦杰”系列产品，具有邦杰商标的在先使用权，但其于2004年停业之后，即造成了在先使用权的中断，其不享有商标在先使用权。
目前我国法律对持续使用时间的年限无具体规定，并且不同商标的宣传力度、宣传方式各不相同，制定统一标准也无法适应市场情况，故持续时间应当结合其他因素、以商标是否蕴含商誉和商业价值为标准综合判断。
（二）“在先使用”的认定
我国《商标法》第32条和第59条保护的是未注册商标所有人作为“先使用人”的权利。因此何为“在先使用”是判断该商标是否可以受保护的关键。根据我国法律，“在先使用”具体包含使用时间、使用方式、使用对象三个要素，下面分别分析。
1．使用时间：在先的认定标准与双重在先原则
（1）“在先”的认定标准
与“在先使用”认定相关的时间点有：争议商标申请注册日、争议商标公告日、争议商标核准注册日。实践中，关于“在先”应当以哪个时间点为标准，有不同理解。笔者认为，以争议商标申请注册日作为判断一定影响商标在先使用的标准较为恰当：
首先，以申请日作为时间标准符合《商标法》“申请在先”原则。我国《商标法》规定了申请在先的保护原则，即当有多个商标申请人对同一或近似商标在同一或近似的商品或服务种类中提出注册申请，那么作为受理商标注册申请的部门，会对率先申请的商标进行审查并向社会公告。据此，以申请日作为保护界限与我国《商标法》原则一致。另外，而最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，其中明确了人民法院在对进入诉讼程序的争议商标有无对他人当前所享有的在先权利存在侵害作出审判时，通常情况下会以该争议商标提交注册申请的日期作为判断依据。
其次，以公告日和核准注册日作为时间标准存在不恰当之处。以注册商标公示公告的日期作为认定的标准，背后的法理原则是保护善意的未注册商标使用人。商标在公告之前，注册情况无法被外界知晓，故在此之前未注册商标使用相同或类似商标的，由于该未注册商标所有人对商标注册毫不知情、不存在主观恶意，故应当对其进行保护。但注册商标的公示只是商标注册阶段中的性质行为，不具备法律意义，缺乏信服力，故不应以该时间作为标准。另外，有学者认为商标核准注册后才有商标专用权，故应当以核准注册日作为标准。但该方法实际上与申请在先原则相互矛盾，有欠妥当。
（2）双重在先原则
《商标法》第三十二条、第五十九条只规定了在商标申请注册之日“使用”，而对于“有一定影响”形成的时间却没有具体的规定。但“有一定影响”的产生时间也应当在商标申请注册日之前：恶意抢注者利用的是未注册商标已经形成的商誉，而只有当“有一定影响”产生于商标申请注册日之前，恶意抢注者才存在搭便车的可能。据此，商标使用、有影响的时间都须在“核准注册日”之前，也叫做“双重在先”原则。
2．使用对象：在相同或类似产品、服务上使用
只有在争议商标与有一定影响商标相同、类似商品或服务上使用，有一定影响商标所有人才能提出异议或先用抗辩，理由如下：第一，商标侵权的基本逻辑为“容易混淆”，也是对有一定影响未注册商标提供保护的前提。一般情况下，只有在相同或相似商品、服务上使用才会产生来源误认。第二，对比注册驰名商标“跨类保护”可以看出，未注册驰名商标、有一定影响商标遵循“同类保护”原则，这符合对不同价值商标给予不同保护的原则。反之，若有一定影响商标与注册驰名商标享受同样的待遇，则会冲击注册取得商标权制度在商标法上基本价值地位。
3．使用方式：直接、间接使用均可
《商标法》第四十八条规定，将商标用于商品、商品包装或者商品交易文件上，或者用于商品宣传、展览等商业活动中的行为，只要是能起到识别商品来源的行为，都属于商标使用行为。据此，根据商标是否直接依附商品进行区分，对商标的使用可以分为直接使用——即直接印制在商品或者商品包装上的使用，与间接使用——即在商品交易文件、宣传用文件或展板或视频上象征性使用商业标记。
有学者认为，以上规定针对注册商标和商标侵权行为，但对有一定影响商标在先使用中的“使用”，应当局限于直接使用，理由为：首先，该制度是对商标注册制度的保护，实际操作中应当从严把握适用条件、避免滥用；其次，间接使用很难达到识别来源、建立联系的目的，无法使商标产生“一定影响”。
但笔者认为，对有一定影响商标进行保护的依据是该商标具备一定知名度，因此不论使用手段如何，只要该使用达到建立商誉的目的，均应肯定其“使用”地位：首先，《商标法》明确规定间接使用也是商标使用的方式，而“在先使用”既然有“使用”这一要求，在无排除条款情形下应当与《商标法》其他规定保持一致，以维护内部一致性。其次，间接使用是产生影响的重要途径与不可或缺的因素，在宣传途径多样的现代社会，仅仅依靠在商品上附加商标已经很难达到扩大知名度的目的，绝大多数商家都会通过广告、推广等方式宣传商品。若排除间接使用，则很多商标无法得到应有的保护。
二、有影响力未注册商标的维权路径
如上文所述，我国《商标法》对符合“有一定影响”并且“在先使用”的商标提供保护。实践中，“有一定影响”商标的在先使用人可以通过对争议商标提出异议或申请宣告无效保护自身商标权益，也可以在原范围内继续使用或附加标识使用，以维护长期形成的商誉。
（一）禁止恶意抢注保护
根据《商标法》第32条，申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，否则有一定影响商标所有人可以对该商标的注册提出异议，或请求宣告该商标无效。本部分就该规定适用的前提和方式进行分析。
1．保护前提——“以不正当手段抢注”
适用该条的条件有二：第一为侵犯的商标是“有一定影响商标”，第二是“以不正当手段抢注”。关于“有一定影响”的判断条件在上文已经阐明，下文主要分析“以不正当手段抢注”的要件。
“不正当手段”指的是商标申请人具有占用他人在先适用商誉的恶意。由于行为人主观状态难以判断，为明确有关主观恶意的判断标准，根据最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条的规定，“不正当手段”的判断大致可以分为两步走：首先判断在先使用商标是否已经达到“有一定影响”的程度；其次再判断商标申请人对该在先使用商标的存在是否明知或应知。实践中，一般参考如下因素判断：（1）在先使用商标的使用时间；（2）在先使用商标的知名度程度；（3）在先使用人与系争商标申请人所处地理位置；（4）系争商标与在先商标的近似程度等。
最高人民法院（2012）行提字第10号行政判决书
在“GAP”商标争议一案中，法院认为：在被异议人新恒利公司提交商标注册申请以前，“GAP”系列商标就已经在我国产生了较大的影响力。另外，被异议人的公司与异议人盖璞公司均源自美国，且二者商品存在相同的特点，由此可以得知被异议人应该知道“GAP”商标的影响力，推定其具有搭便车的主观恶意。
2．维权路径：提出异议或申请宣告无效
（1）提出异议
商标异议指商标注册过程中，与待注册商标有关的权利人或其他公众，认为该商标存在侵犯他人在先权利或违反商标绝对禁止注册事由的，对商标注册提出异议的程序。《商标法》第三十二条、三十三条规定，在异议商标尚未完成注册时，在先使用商标人可以提出异议。其中：异议期限为三个月，在先商标所有人若认为待注册商标侵犯其权益的，应在商标初步审定公告日3个月提出异议；异议人需要提交商标异议申请书、被异议商标初步审定公告的复印件、异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明等文件，交由有关部门审查。若异议成立，则争议商标无法核准注册。
（2）申请宣告无效
商标注册的异议期较短，若在先商标所有人未在异议期间发现侵犯权益行为，或虽然提出异议但异议被驳回，都会导致商标最终获得注册的结果。该情形下，可以根据《商标法》第四十五条，申请宣告商标无效。申请宣告无效的期限一般为自商标注册之日起五年内，但对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。若经审查，商标确实被宣告无效的，注册商标专用权视为自始不存在。
（二）原范围使用保护
《商标法》第五十九条规定，注册商标专用权人无权禁止有一定影响的商标所有人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。该条也称有一定影响商标的“原有范围使用”保护。下文通过要素拆解解析什么是“原有范围”。
1．商品类别
如果在先使用的范围扩大至其他商品类别，则实际上已经进入了注册商标专用权人的权利范围，属于侵权行为。据此，在先使用权仅仅限于原商品类别。需要注意的是，不同于产生混淆中“相同或类似”商品中的要求，在先权的使用范围仅仅限于“原商品”，不可扩张到与原使用商品类似商品的范围：对先用权进行限制在于避免混淆，而类似商品的外延过大，如果允许获得先用权保护的商标在其类似商品上随意地进行扩展，无疑将导致更严重的混淆局面。据此，应当参考《商标法》第二十二条有关“商品分类表”的要求、根据体系解释原则、从字面意义上理解“原使用范围”。
最高人民法院（2008）民三监字第10－1号判决书
在狗不理公司诉济南市大观园商场天丰园饭店一案53中，“狗不理”服务商标为狗不理集团公司所注册，而在此之前天丰园饭店在历史上长期将“狗不理包子”用作菜名，并有“狗不理猪肉灌汤包”这一菜名，且一直持续使用至今。法院认为天丰园饭店没有恶意竞争的故意，考虑到天丰园饭店对“狗不理猪肉灌汤包”在先且持续的使用以及其巨大影响力，根据公平原则判决天丰园饭店可以继续将“狗不理猪肉灌汤包”用作菜名，但将其使用限制在了菜名类别上，不得将其作扩张性使用。
2．地域
为保持先用权人和注册商标权人的权益的平衡，不能放任在先使用的未注册商标在全国范围内无限扩展其使用范围。继续使用的地域范围应限于商标产生影响力的范围，需要综合考虑商标后使用人在该区域是否有进行持续的商业活动，在该区域相关商品或服务的质量等综合认定，以保护消费者对该商标的既有信赖利益。
（三）“附加适当区别标识”使用
《商标法》第五十九条除了规定先用权人可以在原范围使用，还规定商标注册权人可以要求先用权人附加适当区别标识后使用。另，“附加适当区别标识”的目的是消除混淆可能性，据此，在先使用商标需达到根本性改变的程度，只需表明与注册商标来源不同即可。实践中，通常有以下方式：添加说明性文字、修改商标颜色或字体、改变包装装潢等。
案例：最高人民法院（2011）民申字第1495号判决书
在拉科斯特公司与鳄鱼国际公司商标纠纷案中，最高人民法院认为，被申请人鳄鱼国际公司在沿用其原有商标的前提下，为避免混淆，特意采取措施以区分与再审申请人拉科斯特公司同在中国市场使用的注册商标，使得两家公司的商标“有明显区分的使用环境和状态”。据此认定原一、二审法院关于鳄鱼国际公司对其商标的使用不构成与拉科斯特公司商标的混淆的认定是正确的。此案的关键在于鳄鱼国际公司主动制造区分标志，避免了混淆的产生，这也是“附加适当区别标识”的具体表现。
三、有影响力未注册商标维权难点
虽然《商标法》对有一定影响商标的保护进行具体规定，但实践中关于“一定影响”“在先使用”的定义存在争议，引发有影响力未注册商标维权难点，主要体现在《商标法》第32条和第59条第3款“有一定影响”的认定标准是否一致、商标“被动”使用是否构成“在先使用”中的使用两个方面。本部分通过案例展示争议观点。
（一）第32条和第59条第3款“有一定影响”的认定标准是否一致？
有学者认为，第32条是在先使用人对抗他人恶意注册的进攻性权利，该权利行使与否直接影响争议商标的存续，但第59条是为了保护在先使用人继续使用的防御性权利，据此，第32条中“一定影响”的认定标准应当高于59条。而另外的观点认为，在法律没有其他规定的情况下，为保证法律内部概念逻辑一致，应当对32条和59条的“一定影响”做相同理解。如下文案例一中，在豫泉公司提供初步有关影响力证据后，法院即认可“豫泉”商标已经形成可以获得保护的在先利益，支持在先使用人的诉请。而案例二中，法院认为在先使用商标未达到32条的“一定影响”标准，因此未认可在先使用权益。
案例一：新乡市中级人民法院（2014）新中民三初字第96号民事判决书
2011年12月7日徐汝宏取得“豫泉”注册商标专用权。随后，徐汝宏发现豫泉公司大量使用“豫泉”商标字样。徐认为豫泉公司侵犯了徐汝宏所有的“豫泉”商标专用权。豫泉公司提供的证据显示，该公司早在2010年就已经将“豫泉”作为商标用于其产品之上。二审法院认为，豫泉公司提供的证据显示豫泉公司自徐汝宏申请商标注册前持续至今，在与徐汝宏注册商标核准的相同产品上使用与徐汝宏“豫泉”注册商标相似的“象鼻”图形加“豫泉”文字“YUQUAN”拼音标识，属对徐汝宏“豫泉”商标的在先使用，未构成对徐汝宏注册商标专用权的侵犯。其中，法院在认可豫泉公司商标初步影响力的情形下，并未进一步要求其影响力达到与32条一致的程度。
案例二：长春市中级人民法院（2015）长民三初字第82号民事判决书
1998年12月17日原告吉林北方生化药品经销公司申请注册“感康”商标，并于2002年5月28日被核准注册。原告诉被告停止使用“华牧感康”商标并赔偿损失。被告答辩称其在先使用该商标，已经形成了一定的知名度，所以不构成侵权。法院根据《商标法》第32条的认定标准8认为：吉林华牧动物保健品有限公司不能证明在“感康”商标申请注册前其所使用的“华牧感康”商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，不能证明“有一定影响”。该案中，法院使用《商标法》第32条对“一定影响”的认定标准，较为严格。
（二）商标“被动”使用是否构成“在先使用”中的使用？
根据商标使用主体分类，商标可分为主动使用和被动使用。主动使用指商标所有人自己使用，被动使用指商品生产者未使用标志，但标志被相关公众所认知并和该主体提供的产品或服务产生唯一的对应关系的方式。实践中，有部分判例认为并非商标所有人使用的被动使用方式不构成在先使用中的“使用”（如案例一），但也判例认为只要商标的使用达到一定知名度，不论使用主体，均可构成在先使用（如案例二）。
案例一：北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号判决书
刘某申请注册“索爱”商标，并于2004年获得核准。索尼爱立信公司申请撤销该商标，商评委裁定不予撤销。随后索尼爱立信公司向北京一中院提起上诉，称“索爱”商标在刘建佳注册前被媒体广泛报道，已经约定俗成并唯一而确定的指向索尼爱立信集团及其产品，刘某属于恶意抢注。法院判决撤销商评委的裁定。刘某之后上诉至北京高院，高院认为，“索爱”商标经过媒体的报道、评论的行为并非索尼爱立信公司所为，该公司未对“索爱”产品进行过生产、销售、宣传等商业活动，所以不能认定“索爱”商标已经使用并有一定影响，撤销一审判决。
案例二：北京市高级人民法院（2011）高行终字第1151号行政判决书
2011年4月北京市一中院在“陆虎”商标案中认为，在争议商标申请注册前，新闻报道和评论将“LANDROVER”翻译为“陆虎”，使得相关公众认为“陆虎”商标指向于路华公司提供的“LANDROVER”牌汽车。所以实质上“陆虎”商标在争议商标注册前已经使用并且形成一定影响。二审法院支持了一审法院的观点，并进一步指出虽然路华公司没有主动进行商业宣传，但是“陆虎”商标已经与“LANDROVER”形成了唯一对应的关系，指向了同一产品。
结 语
我国贯彻商标注册原则的同时也认可了“有一定影响力”的未注册商标应该受到法律的保护，主要体现在《商标法》第32条和第59条。在适用上述规定时，首先要明确“有一定影响”未注册商标的定义，尤其要根据时间、地域和相关公众的认知程度确定商标影响力，以判断某商标是否属于“有一定影响”商标；其次，未注册商标只有满足“在先使用”才能受到保护，实践中通过分别考察使用时间、使用对象、使用方式判断“在先使用”要件；最后，有一定影响未注册商标所有人可以通过提出异议或申请宣告无效阻却争议商标所有人合法取得商标专用权，也可以在原有范围内继续使用未注册商标，以保护自身商标权益。
[注释]
1.相关法律规定
《商标法》
第三十二条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
第三十三条对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
第四十五条已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
第五十九条第三款商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
2.参考资料
（1）蒋利玮：《论商标法在先使用抗辩——新商标法第59条第3款的理解和适用》，载《中华商标》2013年第11期。
（2）冯晓青，罗晓霞：《在先使用有一定影响的未注册商标的法律保护》，载《学海》2012年第5期。
（3）吴斌：《“有一定影响”的未注册商标的认定与保护》，华东政法大学硕士论文，2016年。
（4）吕白雪：《论我国商标先用权“一定影响”的认定》，华东政法大学硕士论文，2016年。
（5）代旭凡：《商标先用权法律适用研究》，西南政法大学硕士学位论文，2017年。