2022年4月，北京市高级人民法院发布《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》，继《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》后，再次对于长期以来在实践中存在争议与障碍的“惩罚性赔偿”问题作出了更细化的规定。
《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》
条款 | 概括 | 法条规定 |
2.1 | 惩罚性赔偿的适用 | 惩罚性赔偿适用于故意侵权且情节严重的侵害知识产权案件。恶意侵权属于故意侵权的情形。 |
2.2 | 侵权故意的认定 | 综合考虑案件具体情况，下列情形一般可以认定故意侵害知识产权：(1）恶意抢注并使用他人驰名商标；（2）在同一种或者类似商品上使用他人已注册驰名商标；（3）在宣传或者提供侵权商品或者服务时遮挡、清除权利标识；（4）在商标授权程序中知悉他人商标权，仍然实施侵害该商标权的行为；（5）不当取得的知识产权被依法撤销、宣告无效后，仍然实施或者使用该知识产权且被认定构成侵权；（6）知识产权行政主管部门发出侵权通知后，仍然继续实施侵权行为。 |
2.3 | 情节严重的考量因素 | 判断侵权情节是否严重，可以综合考虑侵权手段、次数、规模，侵权持续时间、地域范围，以及侵权人在侵权诉讼或者行政 查处过程中的行为表现等因素。侵权行为造成严重后果的，可以推定为情节严重。 |
2.4 | 情节严重的认定 | 综合考虑案件具体情况，下列情形一般可以认定为侵害知识产权情节严重：（1）侵害知名度较高的体育赛事节目、展会知识产权；(2）同一侵权人多渠道传播侵权视频；（3）针对同一权利人或者同一知识产权多次实施侵权行为；（4）侵权规模较大且侵权行为持续时间较长；（5）权利人商业信誉遭受重大损失；（6）无正当理由拒不履行行为保全裁定；（7）侵权人采取暴力、胁迫等违法或者不当手段阻碍国家工作人员依法调查取证。 |
2.5 | 侵权故意且情节严重的认定 | 综合考虑案件具体情况，下列情形一般可以认定为故意侵害知识产权且情节严重：（1）主要以侵害知识产权为业；(2）在电影、电视剧、综艺节目、体育赛事节目或者网络游戏公开传播前或者公开传播初期擅自传播侵权作品；(3）经合法授权提供权利商品或者服务的同时，擅自提供侵害同一知识产权的商品或者服务；(4）在广告宣传、合作磋商、签订合同、样品展示及体验服务等过程中提供权利商品或者服务，但实际交易时仅提供或者主要提供侵害同一知识产权的商品或者服务；(5）行政处罚或者行政裁决认定侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；(6）当事人在自愿达成的和解协议中确认侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；(7）生效判决、调解书、仲裁裁决认定侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；(8）采取增设企业、变更企业名称、变更法定代表人、利用关联企业等方式再次或者继续实施同样的侵权行为。 |
《商标法》第六十三条规定：“……对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”。该条明确规定惩罚性赔偿的适用需符合“恶意侵犯商标专用权”、“情节严重”的要件，理论上而言，商标侵权情形下的惩罚性赔偿适用也有了比较明确的使用依据。但是，在《商标法》施行后的相当一段期限内，因相关法律法规并未对上述要件作出统一的解释和定义，故而关于“惩罚性赔偿”的司法实践仍存在障碍。
近年来，随着我国知识产权保护水平的提高，为细化知识产权领域惩罚性赔偿的规定，各地区法院也在加强对惩罚性赔偿适用的探索，不断完善相关审理细则。虽然大多数规定整体上仍以“知识产权”的概念为阐释的基础，而非单独进行对商标权的分析，但商标权作为一项重要的知识产权，也能得益于相关规定的制定，各项规定中所写明的，就知识产权侵权情形下惩罚性赔偿的适用要件或认定情形，也适用于商标侵权案件。此外，也有部分规定直接写明了一些与商标权侵权相关的要件，比如，北京市高级人民法院在《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》中规定，在商标授权程序中知悉他人商标权，仍然实施侵害该商标权的行为一般可以被认定为故意侵害知识产权等。
据不完全统计，各地法院出台的相关具体规定列举如下：
发布单位 | 发布时间 | 文件名称 |
最高人民法院 | 2021年03月03日 | 《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（法释〔2021〕4号） |
最高人民法院 | 2020年09月14日 | 《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》（法发〔2020〕33号） |
北京市高级 人民法院 | 2022年04月25日 | 《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》 |
北京市高级 人民法院 | 2020年04月21日 | 《关于侵害知产及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》（2020） |
山东省高级 人民法院 | 2022年04月21日 | 《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》 |
天津市高级 人民法院 | 2020年10月23日 | 《关于知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题的审判委员会纪要》（津高法〔2020〕226号） |
广东省高级 人民法院 | 2020年04月12日 | 《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引（试行）》（粤高法发〔2020〕3号） |
南阳市中级 人民法院 | 2021年11月29日 | 《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》 |
深圳市中级 人民法院 | 2020年11月18日 | 《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》 |
郑州市中级 人民法院 | 2020年07月15日 | 《关于建立知识产权侵权惩罚性赔偿机制的意见》（郑中法〔2020〕169号） |
以《商标法》及最高人民法院于2021年发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（法释〔2021〕4号)为核心，各地区法院结合各地司法实践的实际情况，通过指引与意见等形式，对惩罚性赔偿的适用作出了更加细化的规定。比如，最高法在《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条列举了人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意的情形，第四条列举了可以认定为情节严重的情形。后北京市高级人民法院发布《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》，在2.1条进一步明确“恶意侵权属于故意侵权的情形”，且在2.5条对于“情节严重”及“侵权故意”的认定作出了详细的规定。
释法的完善，无疑对于法院进行司法裁判起到了积极的促进作用，在近期的许多案例中，法院直接引用上述司法解释作出判决。因法条的规定并未穷尽全部的适用情形，司法实践中法院通常会结合多种因素综合考量，且相关法条施行前的法律适用也仍存在问题，故而，我们能从各地法院的公布的典型案例或参考案例中得到启发，了解法院对相关问题的审判精神。
在上海市高级人民法院2020年第二批参考性案例中，“参考性案例第95号”就对惩罚性赔偿的认定问题作出解释。在该案中，法院结合商标的相似度、商标的使用方式、权利人的警告、侵权人的承诺等因素，对于侵权人的恶意以及情节严重的程度作出判断。
【（2018）沪0115民初53351号】
“原告的赔偿请求有事实和法律依据，应予支持。具体理由如下：第一，被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图明显；第二，被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的工业产权的活动，但时隔几年之后，被告被再次发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。第三，被告在2016年的销售总额已达800余万元，被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道进行侵权产品的推广和销售，产品被售往厦门等省市，可见被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。第四，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。”
就上海地区较知名的“华谊影城侵权案”，法院于2022年6月作出了终审判决。本案中，法院结合侵权人公然假冒或仿冒他人具有较高知名度的注册商标、在权利人已发出警示的情况下仍继续经营的行为，认定侵权人具有较大的主观恶意。并依据侵权行为宣传范围较大、侵权行为持续多年等因素，认定侵权行为客观上符合情节严重的条件。
【（2022）沪73民终58号】
“承担惩罚性赔偿应当满足主客观两个方面的条件：一是主观上存在恶意；二是客观上侵权情节应当满足严重的程度。本案中，首先，时代华谊影城的行为，通俗的讲是在公然假冒或者仿冒与他人具有较高知名度注册商标的影院。在权利人已经发出侵权警告的情况下，仍然继续经营，应当认定具有较大的主观恶意。其次，时代华谊影城在服务场所的店铺招牌、内部装潢、海报中使用“华谊影城”等标识，而且在线上进行了长期大量的宣传，侵权行为持续多年，具有一定的规模，客观上符合情节严重的条件。因此，一审法院的相关认定，并无不当。”
又如，北京市高级人民法院在发布《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》的同时，公布了多起惩罚性赔偿的适用案例，通过筛选出典型案例，对惩罚性赔偿的适用作出司法指引。
在“百度商标侵权案”中，法院结合商标的显著性和知名度、使用的频率、使用的方式、侵权的时间等因素，认定权利人提出适用惩罚性赔偿的请求恰当，并对其诉请予以支持。
【（2022）京民终170号】
“本案中，在案证据可以证明百度公司涉案商标一的显著性和知名度较高，京百度公司及其涉案分公司在经营活动中大量使用与涉案商标一相同的“百度”文字，并作为企业字号使用，主观故意明显。考虑到京百度公司及其涉案分公司侵权使用“百度”标识的方式和类型多样，侵权行为持续时间长，且在原审诉讼期间仍未及时停止侵权等具体情节，可以认定京百度公司及其涉案分公司实施的侵权行为情节严重。原审判决对百度公司就被诉行为对京百度公司及其涉案分公司提出适用惩罚性赔偿的请求予以支持并无不当，本院予以确认。”
在“斐乐商标侵权案”中，法院结合商标的知名度、侵权人的销售金额、侵权人曾有注册近似商标的行为、侵权行为对消费者的误导等因素，认定侵权人主观恶意明显，侵权情节严重。
【（2017）京73民终1991号】
“此外，原审被告中远鞋业公司、中远商务公司作为同类商品的经营者，理应知晓斐乐公司注册商标的知名度，其生产并且在京东商城、天猫商城、淘宝商城以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大；同时，国家工商行政管理总局商标局早在2010年7月19日就以第7682295号商标与第G691003A号商标近似为由，驳回了第7682295号商标在“服装、帽、鞋”上的注册申请，原审被告此时显然已经充分知晓斐乐公司在先注册的“FILA”系列商标。中远鞋业公司、中远商务公司和刘俊知道其使用涉案被诉标志可能会给消费者造成严重误导，导致商品来源混淆误认的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，侵权情节严重，应按照中远鞋业公司因侵权获利的三倍确定赔偿数额。”
在“约翰迪尔商标侵权案”中，法院将“恶意”阐释为“明知”、“故意而为”，并综合考虑侵权人从事侵权行为的地域范围、方式、频次、在经查处后仍继续侵权的行为，以及所侵犯商标的显著性与知名度等因素，认定应予适用惩罚性赔偿。
【（2017）京民终413号】
“迪尔公司、约翰迪尔中国公司在本案中主张应当根据2013年商标法第六十三条第一款的规定，以恶意侵犯商标专用权，适用惩罚性赔偿。关于约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司及兰西佳联迪尔公司是否应当承担惩罚性赔偿，应当从以下几方面予以认定：……第二，适用“惩罚性”赔偿应当以被控侵权人“恶意侵犯商标专用权且情节严重”为要件，其中“恶意”应当仅限于“明知”即故意而为，虽然注册商标经申请核准注册后具有公示性，诚实信用的市场主体应当主动避让，但是一般而言被控侵权人从事侵犯商标专用权的行为主观上存在过错，并不当然能够认定为“故意”。同时，关于“情节严重”是指被控侵权人从事的侵犯商标专用权的行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人产生了巨大的损失与消极影响。本案中，约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司及兰西佳联迪尔公司在多个省市、通过多种渠道、利用多种手段，并且在工商行政部门已经查处的情况下继续从事侵犯涉案商标专用权的行为，考虑到迪尔公司、约翰迪尔中国公司主张涉案商标的显著性、知名度以及涉案被控侵权行为所造成的损害后果的严重性，一审法院适用“惩罚性”赔偿计算具体赔偿数额并无不当，本院予以确认。”
除上述案例外，江苏省高级人民法院于2021年4月22日公布的知识产权司法保护五件惩罚性赔偿案例、广东省高级人民法院于2022年1月14日公布的知识产权惩罚性赔偿典型案例等，也是研究知识产权领域惩罚性赔偿问题时可以参考的典型案例。
结合上述指导性案例及典型案例，我们概括法院适用惩罚性赔偿时的主要考虑因素包括：
· 证明“恶意”
1、权利人的商标显著性、知名度高；
2、侵权人曾有注册、使用近似商标的行为；
3、权利人已经警示过侵权人，侵权人仍继续实施侵权行为；
4、因侵权被行政处罚或者承担法律责任后，侵权人再次实施相同或者类似侵权行为……
· 证明“情节严重”
1、以侵害知识产权为业，侵权人生产规模大、销售渠道多、涉及范围广等；
2、侵权获利或者权利人受损巨大；
3、侵权行为导致权利人的商誉受到严重打击；
4、侵权行为对消费市场造成较大的不良影响……
总的来说，从近年的立法动向和司法判例，我们不难看出，完善惩罚性赔偿的适用是一个明确的趋势。除了民事责任、行政责任外，对商标的违法使用，还可能触发《刑法》中涉及假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪的条款。从合规的角度来看，对于商标等知识产权的保护与合法使用，企业应逐步给予更高程度的重视。