从“ORA”商标侵权案看商标权利限制期内商标使用人“恶意”的认定及法律后果

2018年4月16日最高人民法院办公厅向全国法院系统印发《关于印发2017年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例的通知》【法办〔2018〕66号】，本人代理的“ORA”商标侵权案入选“2017年中国法院50件典型知识产权案例”。该案作为侵害商标权纠纷案件的典型案例之一，其裁判意义将供各级人民法院在知识产权审判工作中参考借鉴。
【裁判要点】
经审查异议不成立而准予注册的商标权利在商标初审公告期满至核准注册日之间受到一定限制，其对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力，但商标权人能向恶意使用人主张赔偿损失。
“恶意”的考量包括行为人是否有意利用其提起商标异议的期间实施侵权行为、行为人是否系提起商标异议主体的关联方且知道该商标被提起异议等情况。
行为人若是涉案产品的代理商，应当对其代理产品所使用的商标标识是否可能侵害他人的商标权具有更高的审查义务，比如要求生产商提供产品所使用商标标识的注册商标证明等。否则，其在同一种或者类似商品上使用与他人注册商标相同或近似标志的行为可能会被认定为“恶意”，并因此承担侵权责任。
【基本案情】
泰丰公司系第7270271号“ORA”商标专用权人，商标注册有效期限自2010年8月21日至2020年8月20日。
案外人新西兰M5公司（以下简称“M5”公司）曾对“ORA”商标提出异议、复审，并对国家商评委提起行政诉讼，请求撤销该商标，后又撤诉。国家商标局于2014年12月20日发布了该商标注册公告，公告明确第7270271号“ORA”商标专用权期限自商标初步审定公告3个月期满之日起计算，即2010年8月21日起计算。
瑷馨露公司为M5公司的中国大陆代理商，代理、销售M5公司标有“ORA”商标标识的蜂蜜。泰丰公司认为瑷馨露公司的行为侵害了其商标权，遂提起诉讼，请求判令瑷馨露公司停止侵权并赔偿经济损失。经查，瑷馨露公司与M5公司签订有《总代理商协议》，该协议第四条第一款内容约定：“甲方（M5）公司应提供ORA国外商标注册证明及ORA国内商标注册证明……”。同时，瑷馨露公司自认其知晓M5公司曾对“ORA”商标提出异议、复审及行政诉讼后又撤诉的事实。
【裁判结果】
一审法院认定瑷馨露公司的行为构成侵权，且在商标公告期满之日至准予注册决定做出前期间的销售、代理行为不能免责。一审法院判令瑷馨露公司停止侵权，并赔偿泰丰公司损失人民币150000元。
二审法院判决驳回上诉，维持原判。
【裁判理由】
二审法院认为，《中华人民共和国商标法》第三十六条规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。
本案中，由于涉案商标系经审查异议不成立而准予注册，所以，对于在涉案商标初审公告期满之日即2010年8月21日到涉案商标准予注册之日即2014年12月20日期间的侵权行为，瑷馨露公司主观上具有恶意才承担赔偿责任。本案中，瑷馨露公司自称其是M5公司的代理商，且在瑷馨露公司一审中提交的其与M5公司的代理协议中还要求M5公司提供国内外的“ORA”注册商标证明，而瑷馨露公司在本案中并未能提交有效证据证明M5公司在国内外注册有“ORA”商标。综合上述事实，瑷馨露公司应当对其代理的外方商品上使用的标识是否可能侵害他人商标权具有更高的审查义务，而事实上，M5公司在瑷馨露公司自称的代理期间与泰丰公司就涉案商标进行了多年的商标异议程序，瑷馨露公司在代理期间应当知道上述商标异议的事实，并且，最终M5公司商标异议理由也未能成立，涉案商标被商标局核准注册，所以瑷馨露公司实施侵权行为时主观上具有恶意，其应当承担赔偿责任。
【律师观点】
对于涉案商标初审公告期满之日至涉案商标准予注册之日期间的行为，瑷馨露公司只有在主观上具有恶意时才承担侵权责任。因此，本案的争议焦点是瑷馨露公司在涉案商标权利限制期内代理、销售标有“ORA”商标标识商品的行为，主观上是否具有“恶意”。本人认为，瑷馨露公司主观上是否具有“恶意”，应从以下几个方面进行分析认定：
第一，瑷馨露公司作为M5公司的代理商，在明知M5公司对于“ORA”商标标识的使用无合法权利来源时，其仍使用“ORA”商标标识的行为主观上具有“恶意”。
在瑷馨露公司提交的其与M5公司签订的《总代理商协议》中，明确提到M5公司要有“ORA”国外商标注册证明及“ORA”国内商标注册证明。因此瑷馨露公司对此有审查义务。瑷馨露公司在二审中宣称M5公司在新西兰注册有“ORA”商标，但其在庭审中并不能举证证明M5公司在国内外注册有“ORA”商标。在该种情况下，瑷馨露公司使用“ORA”商标标识的行为主观上可以认定为具有“恶意”。
第二，瑷馨露公司在明知“ORA”商标的注册、异议、复审等事实情况下，其仍使用“ORA”商标标识的行为主观上具有“恶意”。
在一审中，瑷馨露公司自认知道泰丰公司在中国境内注册“ORA”商标的事实，也知晓M5公司与泰丰公司之间的商标异议、复审等情况，但仍在侵权商品上使用“ORA”商标标识，这是明显的恶意行为。
第三，瑷馨露公司在代理商品上使用的并非M5公司的注册商标，而是与泰丰公司“ORA”商标近似的标识，其主观上具有“恶意”。
瑷馨露公司在其侵权商品的销售过程中，以及一审审理过程中均宣称其依据的是M5公司在新西兰注册的“OraManuka Honey”商标，但事实上瑷馨露公司在其销售的侵权商品上使用的标识为“ORA”商标，而非“OraManukaHoney”商标，并且其对于“ORA”标识不敢标注注册商标标识®。可见瑷馨露公司是恶意的使用与泰丰公司“ORA”商标近似标识，以达到造成消费者混淆的目的。
综上，瑷馨露公司在涉案商标权利限制期内（公告期满之日起至准予注册决定做出前），在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为属于恶意，构成侵权，应当承担赔偿责任。
【典型意义】
本案是一起涉及商标权利限制的新类型商标侵权案件。本案的裁判，对商标使用人在商标权利限制期内“恶意”的认定进行了有益的探索，有效保护了商标权人的合法权益，体现了严格保护的司法政策，具有一定的借鉴意义。