从商标“反向混淆”评NEW BALANCE商标天价赔偿案

摘要：日前，美国知名运动品牌“New Balance”在中国市场遭遇重大挫折：2015年4月21日，广州市中级人民法院对于一起历时两年半的商标侵权案件作出一审判决，法院认定：美国新平衡运动鞋公司（New Balance公司）在中国的关联公司，新百伦贸易(中国)有限公司（新百伦公司）因侵犯他人已注册商标“百伦”和“新百伦”的商标专用权，需赔偿商标权人人民币9800万元。
一、基本案情
根据一审 (2013)穗中法知民初字547号民事判决书显示，本案原告周某，是“百伦”、“新百伦”注册商标的专用权人。其中，“百伦”商标（注册号865609）核定使用在第25类“服装，鞋，帽，袜”等商品上，于1996年8月21日获准注册，原注册人系广东潮阳市某公司，该商标于1998年3月28日转让给另一自然人，并于2004年4月21日再次转让给本案原告周某。
原告周某于2004年6月4日申请在第25类商品上注册“新百伦”商标， New Balance公司曾于2007年12月向国家工商行政管理局商标局提出异议，但2011年7月28日，商标局裁定异议不成立，周某最终获得了“新百伦”商标（注册号4100879号）。核准使用的商品类别为25类：鞋（脚上的穿着物）、靴、拖鞋、T恤、服装、运动衫等。
对于New Balance公司的商标注册情况，1983年4月15日，New Balance公司同时获准在“鞋”类注册N商标（注册号175151），以及NB商标（注册号175152）和 New Balance商标(注册号175153)。1995年6月7日，New Balance公司获准在“服装”类别注册NB商标（注册号749746），1995年10月14日，进而获准在“运动员用手提包”注册NB商标（注册号783142）。2013年12月21日，New Balance公司获准注册 “新百伦”商标（注册号11263416），使用的类别为“广告、替他人推销”。
原告在取得“新百伦”商标后，随即于2011年7月向New Balance公司的国内子公司“新百伦贸易(中国)有限公司”提出了商标侵权之诉。原告认为，被告在市场推广活动中，包括在《产品手册》、媒体广告、分支机构名片、专卖店的价签、销售凭证、发票、以及被告在天猫开设的旗舰店、被告的官方网站上，均使用了“新百伦”字样，造成消费者对于原告和被告产品的混淆和误认，严重损害了原告的商标权益。
原告认为，2011年7月至2013年11月，被告销售额达17.6亿元，净利润1.958亿元。周某请求判令被告新百伦公司立即停止侵权、消除影响，并且还要赔偿损失9800万元及支付维权的合理费用。
被告新百伦公司辩称：“新百伦”用作"NEW BALANCE"商品的中文名称，被告早在2003年就开始使用“新百伦”的产品名称，被告于2006年12月经核准取得了“新百伦”的字号。被告属于善意的在先使用，并援引《商标法》第59条第3款进行抗辩（“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”）。由于其销售商品时间（2003年）远远早于原告2007年使用“百伦”商标以及“新百伦”商标销售商品的时间，其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆，没有构成侵权。
一审法院认为，被告的运动鞋产品与原告“百伦”、“新百伦”注册商标核准范围内的“鞋(脚上的穿着物)”属于类似产品。被告明知未能规范地使用其企业名称，未善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，其对“新百伦”字样的使用行为，构成对原告“百伦”及“新百伦”注册商标的侵权，其关于合理使用的抗辩意见均依据不足。
对于赔偿数额，一审法院认定在2011年7月-2013年11月，被告的净利润达1.958亿元，法院考虑到被告在产品本身上并未附加“新百伦”标识，仅仅在销售过程中使用“新百伦”来宣传和介绍其产品，属于“销售行为侵权”，法院酌情按照被告获利的50%作为向原告的赔偿。
二、商标“反向混淆”的定义
所谓反向混淆（REVERSE CONFUSION），是与传统意义上的混淆（正向混淆）相对而言的，即在后商标使用人对商标的使用已使之具有较高的知名度，以致于消费者会误认为在前的商标使用人的商品来源于在后商标使用人或认为二者之间存在某种赞助或认可的联系。实践中，在后商标使用人可能将他人在先注册的商标用作商标、商号、商品名称等商业标识。
提起反向混淆自然会联想到最著名的：百事可乐“蓝色风暴”案。2007年5月24日，浙江省高级人民法院对浙江蓝野酒业有限公司诉上海百事可乐饮料有限公司（“百事可乐”）商标侵权案作出了二审判决，认定百事可乐在宣传及可乐产品上使用原告的注册商标“蓝色风暴”的行为构成商标侵权，进而判定百事可乐向原告赔偿300万人民币。这一判决不仅令业界哗然，更激起了知识产权界对商标合理使用这个古老而又没有定律可规范的命题的热烈探讨。
三、本案涉及的主要法律问题
1、本案是否应适用“反向混淆”理论？
司法实践中，商标的反向混淆理论为法院解决纷繁复杂的商标侵权新问题延伸了视野和空间，逐渐成为解决商标侵权纠纷的重要理论。在商标反向混淆的具体认定中，要符合如下构成要件：
首先，在后商标使用人处于市场强势地位。
商标正向混淆中，在先商标一般具有较高显著性和知名度，在先商标权人处于市场强势地位，而在后使用人往往市场地位不高，其使用在先商标意在搭便车以傍名牌。但反向混淆与之不同，消费者看到标识后会产生在先商品来源于在后使用人，或者两者存在某种关系的错误联想。这是因为，在后商标使用人往往处于市场强势地位，其凭借强大的经济实力和市场控制力对贴附着他人商标的商品进行广泛“轰炸”宣传、促销等商业行为，引起消费者产生混淆可能。并且，在后商标使用人的不当使用行为使该商标具有的知名度越高、在后企业的市场占有程度越高，发生反向混淆的可能性就越大。
其次，反向混淆不以主观恶意为构成要件。
商标反向混淆理论依法保护在先商标注册人在市场中的独立身份并自由提升商誉的合法权益。反向混淆案件中，原、被告双方往往在经济实力、企业知名度上相差悬殊；处于强势地位的在后商标使用人在商品上使用他人在先商标并不必然出于恶意，也可能系使用之前检索或注意不周导致，其不会也没必要“傍名牌”或“攀附”处于弱势地位的在先商标注册人。
因此，反向混淆并不以主观恶意为构成要件。在后使用人是否知晓在先注册商标的存在和使用，以及是否恶意利用在先商标的商誉，并不影响商标反向混淆的成立。只要侵权行为客观上造成了“混淆可能”的损害后果，即构成反向混淆的商标侵权行为。当然，在确定侵权赔偿责任时，侵权人的主观过错程度仍是法院考量的因素之一，主观过错对于确定赔偿数额仍具有重要意义。
再次，反向混淆的损害后果不同于一般混淆。
商标法律保护的本质在于防止发生“混淆的可能”。就一般混淆而言，其损害结果在于侵权人借助他人的商誉获利，使消费者将在后使用人的商品误认为源于在先商标注册人，危害在先权利人的商品市场空间和正常经营活动。但反向混淆的混淆反向不同于正向混淆，产生“混淆可能”的损害后果也并非在后使用人意图攀附他人商标价值，而是其通过大规模的不当促销和宣传活动，导致消费者将在先商标权人的商品误认为来源于在后使用人或认为两者存在关联性，使合法商标权人与注册商标之间的特定联系被割裂；法律为商标权人预留的注册商标使用空间收到侵害或侵占，商标权人寄予商标拓展市场空间的愿望受到抑制；最终造成商标权人商誉和企业身份的淹没、弱化，造成商标权人的发展权益受到侵害。
综上，笔者认为本案法院适用“反向混淆”理论判决NEW BALANCE公司承担责任似在法理之中，但计算的天价赔偿有似在法理之外。
2、本案的侵权赔偿是否合适？
近几年，我国的知识产权的相关的实体法律已进行了相应的完善和改革，《商标法》改变了之前规定的“实际损失”和“侵权所得”这两种计算方式的或然关系，明确了“实际损失”和“侵权所得”的先后顺序，即“实际损失”难以确定时才能按照“侵权所得”。对侵权损害赔偿数额的确定按照权利人所失利润、侵权人非法获利、许可费的倍数和法定赔偿数额4种方式计算。确定这4种方式是依次选择而非随意适用。
本案一审法院似没有考虑原告因侵权所受到的实际损失，而是直接适用了”侵权人因侵权所获得的利益“，即被告在2011年7月至2013年11月期间，被告的利润1.958亿元。
另外据一审法院观点，被告对于”新百伦“标识的使用，仅仅限于在销售过程中，并未直接在产品上使用”新百伦“标识。在很多场合，都是“New Balance”与”新百伦“或者“NB”与“新百伦”组合使用。在这种情况下，中文标识“新百伦”对于被告产品的市场占有率以及利润率的贡献该如何计算？一审法院认为，新百伦公司在产品上使用的是New Balance等英文标识，但中文“新百伦”对其产品进入大陆普通消费者市场发挥了重要作用，故其赔偿责任应与此相当，“酌情确定被告向原告赔偿的数额应占其获利的二分之一”。
四、本案的启示
美国新平衡运动鞋公司此前在中国曾有多起商标维权诉讼，这说明他们对商标的维权非常重视，但通过近期这起案件，可以看出，他们在对商标注册管理、授权代理商管理等方面还存在很多问题。美国新平衡公司曾于2007年12月要求商标局驳回周某伦对“新百伦”商标的注册申请，意识到了商标的风险却没有进一步的防范措施，譬如相应地对标识进行调整等。
一般情况，跨国公司一般采取总部集中进行流程管理，但是业务却是由所在地区开展和管理，如果各部门没有有效联动的话，也有可能出现美国新平衡公司这种整体业务很注重维权，地方性业务造成侵权的尴尬局面。而在全球经济一体化的背景下，跨国企业对商标的地域和类别布局更应当符合甚至超前于业务的发展。
中国公司走向全球的时候，不仅要完善组织架构，更应该注意做好知识产权方面的风险防范和应急预案。