从司法判例看“改变注册商标颜色”背后的侵权风险

来源:恒都律师事务所

文章摘要
引言 《商标法》第四十九条规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
引言
《商标法》第四十九条规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。该条款中所规定的“自行改变注册商标”,无疑包含着改变注册商标颜色的情况,即,如果商标在申请时指定了颜色,则使用时必须与申请时指定的颜色一致。但如果商标是以黑白图样申请或未指定颜色,则使用时可以自由变换颜色。
正因为如此,在商标实务中,相较于彩色商标,商标申请人更偏爱于申请黑白商标。然而,在商标司法实践中,黑白商标向彩色商标的“变身”过程中往往隐藏着侵权风险。本文例举了两则因为“改变注册商标颜色”而构成侵权的司法判例,具体分析此类情况下的侵权风险。
探讨
一、注册商标的色彩组合应避免与他人知名商标的色彩组合相同或近似
在宝马股份公司与家润多商业股份有限公司、深圳市世纪宝马服饰有限公司、傅献琴侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷中,宝马公司在第12类上的第282196号注册商标“BMW及图”为黑白商标,实际使用中指定的颜色为蓝色及白色,且经过长期大量宣传和使用,该注册商标已经成为12类“汽车”上的驰名商标。被告世纪宝马公司在25类“服装”上注册有第3249546号“MBWL及图”黑白商标,在实际使用中指定颜色,采用了与宝马公司实际使用图样相近似的蓝白造型(如下所示)。

湖南省高级人民法院二审认定,尽管双方注册商标的指定商品分别为12类的“机动车辆”和25类的“服装、服饰”等,但由于第282196号BMW及图商标(实际使用为“蓝白BMW及图”)经过长期使用和广泛宣传,已为相关公众广为知晓。
在“BMW及图”商标已处于驰名状态的情况下,世纪宝马公司在服装、服饰商品上使用与原告宝马公司相类似的“蓝白造型MBWL及图”商标,容易造成相关公众误认被告世纪宝马公司生产、销售的商品系经原告宝马公司授权,或与宝马公司具有许可使用、关联企业关系等特定联系。
在上述案件中,世纪宝马公司固然存在从企业名称到商标标样的颜色都刻意“搭宝马公司便车”的故意,但是,笔者认为,在该案例中,即便世纪宝马公司不存在故意“傍名牌”的恶意,而是偶然地使用了与宝马公司驰名商标相同的颜色组合,相较于其注册商标,实际使用的“蓝白造型MBWL及图”与宝马公司的驰名商标在外观及视觉效果上更加接近,提高了造成混淆误认的可能性,最终被判定为商标侵权的可能性也比较大。
在商标实践中,由于商标的构成要素各式各样,为各要素指定颜色之后所呈现的视觉效果与原标样的差异也不尽相同。
一般来说,如果注册商标是比较的简单的纯文字商标、简单的图形商标,指定单一颜色之后在视觉效果上并不会呈现出很大的不同。但是,如果像上述涉案商标一样,
构成要素相对复杂,且实际使用中采用了颜色组合,则彩色商标整体上与原黑白商标在视觉效果上就可能出现较大差异,而这种新出现的视觉效果可能正好落入他人专用权范围之内,从而潜藏着侵权风险。
二、为注册商标随意搭配彩色背景图形可能构成商标侵权


本案属于“为注册商标添加彩色背景”而不适当侵入他人注册商标专用权领域,从而被法院判定为商标侵权的案例。相较于改变注册商标各构成要素本身的颜色之外,这种为注册商标随意添加彩色背景的行为更容易改变注册商标的整体外观及视觉效果,无疑也更加容易造成商标侵权。在市场活动中,囿于经营方式及商标载体形式,要求商标权利人完全按照注册商标标样进行使用,的确是不现实且过于苛刻的。但是在基于市场活动而需要对商标进行细微改动时,商标权利人理应施加足够注意,对改变后的商标图样进行充分地查询确认,注意合理避让他人在先权利,以防埋下侵权隐患。
结语
商标专用权应以核准注册的商标和核定使用的商品为限。无论是改变注册商标本身的颜色还是为注册商标增加彩色背景,本质上都属于对商标专用权边界的“变动”,如果这种“变动”达到了改变商标显著特征的程度,可能会不适当侵入他人商标专用权领域,从而带来侵权风险。
在商标侵权案件中,法院通常会更加注重维护稳定的市场竞争秩序,更加倾向于保护在先权利人及相关公众的合法权益,而对于注册商标是否规范使用的判断标准则把握得相对严格。
笔者建议,商标权利人应该尽量在市场活动中原原本本使用其注册商标。若需要对注册商标进行改动,也应该对改动后的商标标样进行查询,确认并合理避让他人在先商标。如不确定改动后的商标图样是否侵权,建议在使用之前先将改动后的商标进行申请注册,以最大程度地避免侵权风险。
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