商标法49.2丨判断撤三案件中商标是否“改变显著特征”还需要考虑其他近似商标的存在吗？

对于没有正当理由连续三年停止使用的商标《商标法》第49条第2款设置了撤销制度，目的是清除注册人没有使用意图亦长时间不在市场上使用的死亡商标，该些商标的存在浪费了有限的商标资源，阻碍了后续真正有使用需求的主体的申请注册。“撤三”案件涉及的问题纷繁复杂，不仅涉及商标性使用、象征性使用、是否权利人的使用等问题，还涉及商品问题、变形使用等问题。
关于变形使用的问题，《商标法》第六章“商标使用的管理”第49条第1款规定了注册人有规范使用的义务，即不得自行改变注册商标。不过，实践中很多企业随着业务的发展、产品的更新换代，商标的设计也往往与时俱进，为了更贴合当前消费者的喜好和审美，在不改变显著识别部分的情况下不断进行变化。新变化后的商标同时也会进行商标注册，由于有在先基础注册，在后变化的商标在注册方面一般不会有太大障碍，但在撤三案件中却面临着在先商标由于未使用被撤销的风险。本文笔者结合相关规定和实践中的案例对这一问题进行讨论和思考。
一、关于撤三案件中“变形使用”方面的规定
《巴黎公约》第五条C(2):商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标形式只有一些要素不同，而未改变其显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标所给予的保护。
我国“撤三”案件中对商标使用的判断，最高院在2010年商标授权确权意见第20条中指出“应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用”，进一步指出“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。后面一点“虽有细微差别，但未改变显著特征”之说在2017年写进了正式的司法解释里，也成为判断注册商标标识是否实际使用的依据。《商标审查及审理标准》（2017年）同样从否定的角度规定了“商标注册人提交的使用证据如果改变了注册商标的主要部分和显著特征，则不能认定为注册商标的使用”。该审判、审理标准与前述《巴黎公约》一致，均是以“未改变显著特征”作为判断标准。
关于“变形使用”的情形大致可以分为两种：一种是如《商标审查及审理标准》第七部分第2点所述：擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比，易被认为不具有同一性。另一种就是如上述司法解释所述：虽有细微差别，但未改变其显著特征的，即实际变形使用的商标标识与原注册商标具有同一性。
实践中，前述标准存在较大的弹性空间，是否存在未改变显著特征的细微差别，往往成为当事人争议的焦点。有人认为可采用商标近似的判断标准，然而商标近似判断是以“是否容易导致混淆误认”为判断标准，不仅是标识本身的区别，还要考虑被保护商标的知名度、注册人恶意、相关公众的注意程度等，近似认定较为宽松，甚至出现标识本身可不认定近似，综合考虑其他因素，认定为近似商标的情形。而撤三案件显然不能这样判断，商标是否使用，应更侧重于标识本身的差异，是否破坏了显著识别部分，导致相关公众不能将使用商标与注册商标相联系，不具有“同一性”。
二、从实践案例看“变形使用”的审判标准
北京高院在“”案件[1]中认为：复审商标的显著识别部分“PIGEON”的中文译文有“鸽子”的含义，实际使用的标志系文字“PIGEON”加“鸽子”图形的组合商标，该商标完整包含了复审商标的显著识别部分“PIGEON”，相关公众不易将“鸽子图形”的商标作为一个区别于复审商标的新商标来认知，故认可此种使用。在“”案[2]中认为：根据商业交易习惯，“三五牌”必然是本案复审商标“”的文字表述，其与复审商标密不可分，不能将复审商标的文字表述与另一注册商标“”相混同。对“三五牌”的使用视为对复审商标的使用。在“”案[3]中，同样涉及显著特征的判断标准，北京高院认为注册人实际使用的“SAGA”及“SAGAR”标志与复审商标“”标志存在一定差异，但其并未改变复审商标标志的显著特征，相关公众仍能将该实际使用标志与罗斯柴尔德公司建立关联，该标志发挥了复审商标的标志功能，故“SAGA”及“SAGAR”标志的使用可以视为复审商标的使用。
以上是早几年的判例，主要以显著特征是否改变为判断标准。近两年，指定期间内注册人是否存在其他注册商标、甚至申请其他近似商标的情况逐渐成为了考虑因素。例如，2019年北高《审理指南》第19.13条指出，“但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，可以不予支持”。
最高院在“”案[4]中认为海关进口增值税专用缴款书显示该公司进口了“凯撒白啤酒”等，上述发票中显示的均系“凯撒”啤酒，亦未完整显示诉争商标。虽然发票仅是记录商品销售的单据，其对所涉商标进行简化亦属于常见做法，但考虑到凯撒公司同时是其他“凯撒”商标权利人的事实，难以证明凯撒公司实际使用的是本案诉争商标或者同时使用其他“凯撒”商标及本案诉争商标。在“”案[5]中认为，证据仅记载了“华佗”文字，而权利人在相同类别商品上还注册多件包含“华佗”文字的“”商标，因此单凭该证据不能证明是对前述诉争商标的使用。在“”案[6]中，最高院指出注册人实际使用的标识“”直接指向了其自身另外一件商标（即“”指定期间尚未注册），而并非唯一、明确地指向诉争商标。
当然，商标是否维持注册，更多需要看使用证据本身的证明力度，但本文希望先抛开证据，仅探讨其他近似注册商标是否应当对“使用”产生影响。在“凯撒”案中，“凯撒”文字的注册影响了对图文组合商标使用的判断。在“华佗”案中，其他标识一致的注册商标，使得“华佗”文字的使用证据难以认定是对诉争商标的使用。笔者认可这两个案件的结论，但认为撤销的原因归于“改变了显著特征”更合适些。
而在 “瑞仕莲”案中，法院提出了“唯一对应关系、明确指向性”的要求。笔者认为将“使用”的标准无疑进行了提高，除了未改变显著识别部分，还考虑使用商标与权利人的哪件商标更接近，使用的商标是否能够与复审商标建立起唯一对应关系，具有明确指向性。该审判标准与现行司法解释相比，增加了附加条件，在权利人有多件近似注册商标的情况下，反而降低了对每件商标的保护力度，变相不鼓励权利人对近似标识进行申请注册，与企业不断的商标升级需求不符。
三、欧盟类似规定及判例[7]
《欧盟商标条例》第18条（1）同样规定了“以不改变其显著特征的与注册时不同组成形式进行使用”应视为“使用”，与我国现行司法解释一致。
欧盟法院在Specsavers公司诉Asda公司商标侵权案中认为，图形商标（）和文字商标（Specsavers）结合使用（），且结合后的商标也是一个注册商标，若图形商标在结合使用方式下并没有改变其显著特征，这种使用可被认为是该图形商标的真实使用。
在Levi's小红签侵权案中，关于Levi Strauss公司是否算真实使用了下图二商标（标识为口袋左上方的红色长方形标记，实际为位置商标，对于口袋本身的形状和颜色，放弃专用权），欧盟法院指出，如果某注册商标是另一组合商标（下图一，图文组合商标，由一个位于口袋左上角的有“LEVIS”字样的红色长方形标记组成）的组成部分，且仅通过组合商标进行使用，该组合商标的使用使某商标获得了显著性，即使这两个商标的组合本身也是注册商标，这种使用都符合《欧盟商标条例》第18条（1）的真实使用的要求。

同样在Bernard Rintisch诉Klaus Eder商标侵权案中，在判断实际使用的“PROTIPLUS”商标和图文组合 “Proti Power”商标是否构成对“PROTI”商标真实使用时，欧盟法院认为，即使实际使用的商标本身也是注册商标，在未改变显著识别性的情况下，仍可以认定为原注册商标的真实使用。
可见，不论根据《巴黎公约》还是欧盟的判例，国外对于“使用”的判断较为宽松，遵循的仅仅是“未改变显著特征”一个标准，即便“变形使用”的商标本身为注册商标，亦不影响对原注册商标是否“使用”的判断，不会因注册多个商标而降低了对每件商标的保护力度。
四、对现行审判标准的思考
撤三的立法目的是鼓励、督促注册人对其注册商标进行使用，没有使用的情况如果有“正当理由”也可以抗辩，因此撤三并非绝对的“不使用就撤销”，对于“变形使用”宜回归到“是否改变显著特征”以及注册人使用的主观意图方面来，以其作为首要或主要的审判标准。即便考虑是否存在其他注册商标的情况，也应从有利于当事人的推断。如果当事人仅注册一件商标的情况下，从有利于当事人的角度判断“变形使用”是否改变了显著特征。如北京高院在“”案[8]中考虑到实际使用的“Eastman牌”、“伊斯曼牌”并未注册，虽然实际使用标识与图文组合的诉争商标标志并不完全相同，但并未改变诉争商标的显著识别部分，故可视为诉争商标的使用。
从商品的角度看，虽然国际公约和司法解释没有例外规定，但按照现行的做法，核定的类似商品即便没有使用也可维持注册，对比在商品上的宽松政策，商标标识的使用更不应严苛到“唯一对应、明确指向”的程度。
从商标资源利用的角度，在权利人确有实际使用，仅因注册有其他近似商标被撤销的情况，实际对商标资源的释放意义不大。由于显著识别特征相同的商标仍为原注册人注册且有实际使用，其他市场主体无法在相同或类似商品上获准注册，即近似的商标标识资源仍在原注册人商标禁用权的辐射范围内。
从商誉延续的角度，最早基础注册的商标往往经过了注册人长期大量的使用，具有了较高知名度，形成了良好的商誉，甚至有的被认定为驰名商标。若因在后注册和使用其他近似商标，导致三年不使用被撤销，则与“商誉延续”之说相背离。虽然标识不完全一致，消费者仍能将“变形使用”的标识与原基础注册商标相联系，识别商品来源于注册人的作用，这种使用实为“商誉延续”性使用，并非仅仅是商标标识本身的使用，注册人也没有放弃使用原基础注册商标的意图。在商标异议、无效甚至民事案件中，基础注册商标往往是权利人维权的基础，此时判断权利商标使用的知名度，往往以“未改变显著特征”为标准。因此，撤三案件判断“使用”的标准宜与之保持一致。
因此，撤三案件“变形商标”的使用，只需要考虑是否“未改变显著特征”，不妨从“音、形、义”等角度出发，结合当事人的使用意图、实际使用商标的证据对“使用”作出判断。即便存在显著特征一致的其他近似商标，结合当事人实际使用情况，也可认定为是对原注册商标和近似商标的同时使用，两者并非是“非此即彼”的关系。
[1](2012)高行终字第1057号
[2](2014)高行(知)终字第3351号
[3](2016)京行终3402号
[4](2017)最高法行再27号
[5](2017)最高法行申7206号
[6](2020)最高法行再72号
[7]案例来自万慧达2019《国际商标报告》
[8](2018)京行终2510号