加拿大商标法修正案要点解读新法预计在2019年6月实施

来源:万慧达知识产权

文章摘要
加拿大《商标法》已进行了重大修改,新法预计在2019年6月实施。

加拿大《商标法》已进行了重大修改,新法预计在2019年6月实施。本文旨在介绍以下几个重大的要点:
1、商标的种类得以扩展
除了文字、颜色、图形等传统商标外,新法允许气味、全息图、味道、纹理、标志的位置作为商标进行注册。伴随科技和商业的迅猛发展,商标的种类得以扩展。
2、取消“使用”作为商标注册的条件
现行《商标法》:根据加拿大现行商标法规定,除非商标申请的基础是国外申请或者国外注册,否则,申请人只有声明自己将要或者已经在加拿大使用某一商标后,商标注册申请的流程才能开始。因此,在现行的流程中,只有申请人向加拿大知识产权局提交了“使用声明”后,商标才能获准注册。
《商标法》:加拿大新《商标法》将取消“使用”要求,即便申请人在全世界各地都没有使用过这个商标,其也能够在加拿大申请注册商标并借此获得商标的核准注册。
毋庸置疑,这一修改简化了申请流程、缩短了注册需要的时间。但可能会造成毫无实际使用需求的商标申请增多,任何申请人都能够比较容易地获得加拿大商标注册,进而,企业将会面临更多的抢注和侵权风险。预计商标异议、以不使用为由撤销注册商标等类型的商标争议案件数量将会上升。因此,我们建议申请人开展商标监控工作,以便及时发现冲突商标的公告进而采取措施进行应对。
3、采纳尼斯分类
现行《商标法》:加拿大商标申请中的商品和服务描述只需要以明确的商业措辞(ordinary commercial terms)进行叙述即可,不受到类别的限制。因此,在现行的申请中,一件申请里可以囊括多个类别的商品和服务名称,而且官费不根据类别收取,大大降低了官费的支出。
《商标法》:加拿大新《商标法》生效以后,加拿大知识产权局会正式采用《尼斯分类》, 并将根据商品和服务类别的数量而收费,申请的官费将从250加拿大元涵盖多个类别的商品和服务项目变成首类330加拿大元以及每增加一类收取100加拿大元。同时,商标续展申请也将会按照类别收费。
在未修法之前,在加拿大提交多类商品和服务的商标申请,官费的成本很低。新法实施后,官费是根据类别来收取的,因此,建议企业需要根据自身的实际需求来申报商品和服务,无需贪多。鉴于此变化,申请人如有成本控制的迫切需求,应尽快在新法实施前递交包含多个类别的商品和服务的商标申请,避免新法实施后官费的大幅增加。
4、商标注册申请允许分案
现行《商标法》:在加拿大商标注册申请过程中,只要有一小部分的商品或服务项目在审查中遭遇质疑和反对,那么该件商标申请的审查工作会完全停止,直到所述的问题得到解决。
《商标法》:如果在商标注册申请中一部分的商品或服务项目在审查中遭遇了驳回、被异议或者其他质疑,申请人可以进行分案,不存在问题的商品或服务将得以注册。
商标注册申请实行分案,将缩短加拿大商标注册的时间,更重要的是,这将在一些驳回、异议以及诉讼程序中具有战略意义,至少可以获得一部分的注册。
5、审查员可以以缺乏显著性驳回商标申请
现行《商标法》:审查员审理的范围仅限于:冲突性检索、评估商标是否具有描述性以及通过其他指标来评估商标是否可以注册。
《商标法》:如果审查员初步认定商标不具有显著性,就可以驳回商标申请。
相较于新法实施前,今后的商标申请过程中会出现更多的驳回意见,特别是关于显著性的审查意见。这需要申请人注意搜集商标的长期使用证据以及在各国的注册证书以便来证明商标的显著性。
6、商标注册的保护期从15年缩短为10年
现行《商标法》:加拿大商标注册有效期为15年,商标注册每15年续展一次。
《商标法》:加拿大商标注册有效期和世界上大部分国家保持一致,变为10年。续展官费也从350加拿大元变成首类400加拿大元以及每增加一个类别125加拿大元。
由于加拿大对于商标续展申请的提交时间没有限制,也就是说到期前几年内办理续展是允许的。因此,出于节约费用的目的,对于可能在未来几年内需要办理续展的现有加拿大注册商标,商标所有人可以在新《商标法》实施之前提前续展。
基于上述申请和续展官费计费方式的变化,我们建议国内申请人可以利用新法实施前的窗口期办理商标申请和续展事宜,用更低廉的费用获得更多商品和服务上的保护以及更长的保护期限。

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