目录
一、什么是禁止反悔原则
二、外观设计专利是否适用禁止反悔原则
三、外观设计专利在什么情况下适用禁止反悔原则
四、外观设计专利适用禁止反悔原则对侵权认定的影响
一、什么是禁止反悔原则
禁止反悔原则，是指专利权人在专利申请、确权过程中针对审查意见已经确认为现有技术或明确表示放弃的权利内容，在今后的指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将其已经明确放弃的不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围，受诉法院将不予支持。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。可见，在侵权诉讼时，涉及发明或者实用新型专利权的侵权诉讼案件，适用禁止反悔原则。
不同于发明和实用新型，相关的司法解释和法律法规中并没有明确外观设计是否适用禁止反悔原则，但在侵权诉讼时，以及专利申请、无效宣告程序中，外观设计专利往往也会涉及到与其权利相关的内容修改或答复，那么对于这些修改或答复，在侵权诉讼时是否适用禁止反悔原则呢？
二、外观设计专利是否适用禁止反悔原则
对于外观设计专利是否适用禁止反悔原则，业内观点不一，一种观点认为外观设计专利不适用禁止反悔原则，另一种观点认为外观设计可以适用禁止反悔原则。其中认为不适用禁止反悔原则的主要考虑是禁止反悔原则是对等同侵权的补充，等同原则是对权利要求保护范围的扩张，而禁止反悔原则是对权利要求保护范围的限缩，所以等同原则的适用是禁止反悔原则适用的前提，而等同原则是对发明和实用新型专利的权利要求解释及侵权判定原则，外观设计是不存在等同侵权的，所以外观设计不适用禁止反悔原则。有人认为等同原则的不适用并不必然导致禁止反悔原则的不适用，例如专利权人的修改或答复不是为了避开现有技术，那么这些修改或答复就不能适用等同原则，但是却需要适用禁止反悔原则，以防止专利权人滥用专利权。
笔者也认为外观设计专利可以适用禁止反悔原则。首先，外观设计专利权的保护范围并不是固定的，对于外观设计照片或者图片尤其是以机械制图方式提交的外观设计图片，其图片所表达的内容存在直接观察无法全部确定的可能，专利权人在修改申请文件、答复审查意见或者答复无效宣告的过程中都可能涉及到对外观设计内容的解释或者说明，这都可能缩小外观设计专利权的保护范围。其次，在外观设计侵权诉讼中，相同或者相似的外观设计均认为落入外观设计专利的保护范围，那么专利权人为了获取授权或维持专利有效，放弃的相似设计不能重新主张权利，否则有失诚实信用原则。
外观设计专利的权利范围是可以改变的，具有一定的弹性空间，在专利授权、确权、维权进程中都有可能限缩外观设计专利的权利范围，因而将禁止反悔原则适用外观设计专利是有必要的，以避免出现专利权的滥用，损害公众利益。
三、外观设计专利在什么情况下适用禁止反悔原则
既然在对外观设计的申请文件进行修改、意见陈述，以及无效宣告答复过程中都可能影响外观设计的专利权范围，那么哪些修改或陈述可以适用禁止反悔原则呢？
1、专利权人的主动修改或被动修改
根据专利法实施细则第五一条规定，专利申请人可以对专利申请文件进行主动修改，或者针对申请文件存在的缺陷进行被动修改；而对外观设计的修改尤其是针对审查意见进行的修改中放弃的权利内容，可以适用禁止反悔原则；例如，主动修改时根据某一部分是透明设计而对外观设计的照片或图片进行了修改，则视为对于此部分非透明设计的放弃；为了克服外观设计存在的缺陷，对申请文件简要说明进行的修改，尤其是涉及设计要点、产品用途等进行的补充或修改，则可认为是对外观设计专利保护范围的改变或补充限制。
2、专利权人针对审查意见做出的解释性修改或答复
在答复外观设计的审查意见时，针对某特征部分与现有设计相同或相似的认定，而强调某些特征不同于现有设计，那么在侵权认定时不能再主张对应特征是相似特征，对于合案申请的多个相似设计，一旦主张某一设计与现有设计不同，那么则不能主张现有设计属于相似设计或者认定为构成侵权。例如第（2005）浙民三终字第263号华裕电器与凯森电器专利侵权纠纷案中，凯森电器为了维持专利权的有效，强调了“涉案专利的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边”的设计特征具有显著影响，专利复审委在审查专利有效性时据此认为涉案专利构成新设计，区别设计特征成为了涉案专利与现有设计的显著差别，这就对涉案专利的保护范围起到一定的解释作用，而这种前额与前台之间的位置或过渡关系在被控侵权产品中并没有体现，但在侵权诉讼时，专利权人却主张被控侵权产品的特征落入专利权的保护范围之内，专利权人将无效程序中强化的设计特征在专利诉讼中又进行弱化处理，显然不是合适的；因此适用禁止反悔原则后，法院认为华裕电器不构成侵权。
上述修改或者答复通常会涉及到权利范围的限缩性修改或者答复，因此，笔者认为凡是涉及到对外观设计进行限缩性修改的都适用禁止反悔原则；而如正投影视图、产品种类、图片补正处理等修改对保护范围不产生影响的，则不适用禁止反悔原则。
四、外观设计专利适用禁止反悔原则对侵权认定的影响
法院在审理专利侵权纠纷案件时，进行侵权比对认定之前，首先应当确定涉案专利的保护范围，只有落入了专利保护范围内的被控侵权产品才构成侵权。而对于经过无效宣告程序的专利权，法院应该审视专利权人在有关文件中所作出的对专利保护内容的理解以及对专利保护范围的限定的陈述，同时也应更为关注专利复审委作出维持专利有效或宣告专利无效的决定的理由，并借助此陈述和理由，以确保专利的保护范围不作扩大或缩小的解释，保持对专利保护范围解释的一致性。
对于发明或实用新型在适用禁止反悔原则后，专利权人放弃的权利部分不得再主张侵权责任，那么对于外观设计专利，在适用禁止反悔原则后，专利权人对于放弃的内容或设计特征是否不得再主张权利，是否能够据此认定涉案外观设计未落入专利保护范围呢？
下面通过两个案例，来看专利权人为了维持专利权有效而对设计特征的陈述，对外观设计的侵权认定是否构成直接影响。
1、纳宝电器与中茶茗品侵害外观设计专利权纠纷案
案号为（2018）最高法民申4892号，中茶茗品公司认为：纳宝公司在专利无效行政程序中说明涉案专利外观设计所表达的把手、凸出的旋钮、内凹的显示屏及产品背面的散热孔形状是区别现有技术的重要表现形式，目的是缩小专利的保护范围以获得专利权的稳定。但纳宝公司在专利侵权诉讼阶段又试图抛弃把手、旋钮、显示屏及产品背面的散热孔形状等设计要素，仅以产品的壳体形状为保护内容以扩大保护范围，违反了禁止反悔原则。而最高人民法院在审理时认为涉案专利的区别特征有把手、旋钮、设计面板、散热孔，而区别特征中的把手、旋钮等设计为电灶炉在使用过程中一般消费者容易关注的部位，且旋钮周边设计在视觉上较为明显，以一般消费者的知识水平和认知能力，通过整体观察、综合判断，被诉侵权产品与涉案专利的前述差异，对产品的整体视觉效果产生显著影响，二者具有明显区别，故被诉侵权产品与涉案专利既不相同也不相近似，未落入涉案外观设计专利权的保护范围。
本案中，专利权人在侵权诉讼中弱化区别特征违反了禁止反悔原则，所以二审法院和最高人民法院都未认同专利权人弱化把手、旋钮等区别特征的陈述，在侵权判断时，依据整体观察、综合判断的原则，并结合涉案产品的实际使用情况以及无效宣告中专利权人的答复内容，认为把手、旋钮等设计容易使用时引起一般消费者的注意，对产品的整体视觉效果产生了影响，认定被控产品未落入涉案专利的保护范围之内。
- 好孩子诉康贝公司侵害外观设计专利权纠纷案
案号为（2014）民申字第1346号，好孩子诉康贝等公司一案中，涉案外观设计专利被多次无效宣告仍被维持有效，在专利无效宣告的口审中合议组认为：前轮车架、座兜和置物托盘设计方面与现有设计存在显著差异，好孩子公司并未否认，康贝公司认为被控侵权产品与涉案专利在遮阳罩、托盘、脚踏板、置物篮、车轮等构件上存在差异，主张应该适用禁止反悔原则，并认定被控侵权产品属于现有技术。
最高人民法院认为：二审法院将被诉侵权设计和授权外观设计的整体视觉效果进行比对，对其相同点和区别点进行比对分析，在充分考量婴儿车正常使用时容易被直接观察到的部位，以及包括座兜、车架等在内的区别设计特征的情况下，认定被诉侵权设计和授权外观设计近似，并无不当。康贝公司主张被诉侵权设计与授权外观设计有29处差异，但其所主张的差异中，部分并不存在或过于细微，部分对整体视觉效果产生的影响尚不足以否定一审、二审法院关于被诉侵权设计和授权外观设计相近似的认定。据此，二审法院认定被诉侵权设计落入了授权外观设计的专利权保护范围是正确的。
本案中，被控设计与涉案专利的区别特征不足以引起普通消费者的关注，对整体视觉效果较小，所以被判定构成近似设计，落入涉案专利的保护范围。
综上，通过上述案例，可以看出在侵权诉讼时判断外观设计是否构成侵权，除了要考虑禁止反悔原则之外，主要还是依据“整体观察，综合判断”的原则进行判断。
因此，禁止反悔原则只是对外观设计专利“整体观察、综合判断”原则的补充或者限制，而非对这一基本原则的否定。