“按需认定”如何破局？——驰名商标被恶意摹仿后的绝地反击

编者按：
知识产权是康桥的核心业务领域之一，康桥在知识产权领域深耕多年，所办理的国内外知识产权业务涵盖了专利、商标、著作权、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件保护等专业知识产权业务。本案是驰名商标跨类保护的典型案例，克服了“弱关联”类别的认定困境，通过司法裁判与证据规则的双重创新，为驰名商标保护提供了理论深度兼具实践价值的典型案例，对优化营商环境、规范市场竞争具有深远意义。
北京市高级人民法院近日对国家知识产权局商标无效复审上诉案作出判决，终审认定第07类第4788563号引证商标在“装载机、挖掘机”等商品上为相关公众所熟知，已达到驰名程度，对恶意摹仿驰名商标的诉争商标予以宣告无效。本案由康桥知识产权团队自商标无效宣告申请阶段、一审及二审阶段全程代理。该判决不仅是对驰名商标保护制度的落实，更是加强了对恶意攀附驰名商标行为的有力打击！
基本案情
在行政非诉阶段，由申请人广西柳工针对被申请人尚博（山东）润滑油有限公司申请注册的第45114101号“LIUGONG柳工”诉争商标提起无效宣告申请，请求适用《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十三条第三款规定之情形将诉争商标予以无效宣告。
国家知识产权局最终作出裁定（以下简称“被诉裁定”）认定：诉争商标的注册未构成《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十三条第三款规定之情形，故裁定诉争商标予以维持。
申请人广西柳工不服被诉裁定，作为原告向北京知识产权法院提起一审诉讼，请求一审法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。
北京知识产权法院一审判决认定：一、撤销被诉裁定；二、判令国家知识产权局重新作出决定。首先，根据柳工公司提交的广告宣传、媒体报道、所获荣誉、历年经济指标、销售地域情况等证据可以证明引证商标在诉争商标申请日之前，在“装载机;挖掘机”商品上为相关公众所熟知，已达到驰名程度。其次，诉争商标由“LIUGONG柳工”构成，引证商标由“LG LIUGONG柳工及图”构成，在文字构成、呼叫等方面近似，容易使得相关公众识别为系列商标或关联商标，诉争商标已构成对引证商标的复制、摹仿。最后，诉争商标核定使用的“汽车燃料化学添加剂;刹车液”等商品虽与引证商标赖以驰名的“装载机;挖掘机”商品不属同一类似群组，但与引证商标据以知名的“装载机;挖掘机”商品在销售渠道、销售对象等方面存在某种关联性，且尚博公司营业范围与柳工公司主营业务重叠较高，属同行业竞争者，诉争商标使用在其核定的“汽车燃料化学添加剂;刹车液”等商品上会减弱引证商标的显著性或者不正当地利用引证商标的市场声誉，致使柳工公司对已经驰名的引证商标享有的利益可能受到损害。因此，诉争商标在核定使用商品上的注册已构成商标法第十三条第三款规定之情形，应予无效宣告。被诉裁定对此认定有误，予以纠正。
国家知识产权局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起二审上诉。
北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。
裁判要点
本案二审的争议焦点是：诉争商标的注册是否违反商标法第十三条第三款的规定。
商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”商标法第十四条第一款规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：(一)相关公众对该商标的知晓程度；(二)该商标使用的持续时间；(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(四)该商标作为驰名商标受保护的记录；(五)该商标驰名的其他因素。”
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定：“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：(一)引证商标的显著性和知名程度；(二)商标标志是否足够近似；(三)指定使用的商品情况；(四)相关公众的重合程度及注意程度；(五)与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”
该案关键的法律问题
1、如何理解司法实践中驰名商标认定实行“按需认定”原则
根据中国《商标法》第十四条，驰名商标的认定应遵循“个案认定、被动保护、按需认定”原则。具体表现为：①被动认定：仅在当事人提出请求且确有必要时，法院才启动认定程序。②个案效力：认定结果仅对当前案件有效，不具普适性。③必要性审查：若普通商标保护足以解决问题，则无需认定驰名商标。
本案中系由广西柳工公司主动提出依据驰名商标认定条款将诉争商标予以无效宣告，所谓的“需”即如不能适用《商标法》第十三条三款保护引证商标，则在本案中穷尽其他途径均无法给予引证商标有效保护，且如无法给予引证商标有效保护，会致使引证商标权利人及相应产品多年来的经营、推广后所蕴含的经济利益遭受严重侵害，此时本案便符合了认定的基本“必要性”。
2、在司法实践中，驰名商标认定“跨类”保护的范围边界
依据《商标法》第十三条第三款对已注册的驰名商标，可禁止他人在“不相同或不相类似商品”上使用，前提是该使用可能误导公众，并可能损害驰名商标注册人的利益。具体细化为《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条、第十条进一步明确，跨类保护需满足“混淆可能性”或“淡化（弱化/丑化）”两种情形之一。
本案中，诉争商标注册的类别为01类“汽车燃料化学添加剂;刹车液;淬火油等”，引证商标注册类别为07类“挖掘机；装载机等”，由此可见，诉争商标核定使用的商品系使用在机械车辆上的维护维修用化学制剂，与工程机械车辆在消费群体及销售渠道等方面存在高度关联性。由于广西柳工公司在生产销售工程机械车辆的同时亦提供车辆维护及保修等服务，消费者在购买售价较高的工程机械车辆后，通常会优先选择同品牌的维护产品对车辆进行维护保养，以保证车辆性能完好。引证商标作为广西柳工公司核心品牌，通过十七年的使用及宣传推广，具有较高知名度，已与广西柳工公司形成唯一对应性，故尚博公司注册使用诉争商标的行为极易使消费者误认为其所售的化学制剂产品系广西柳工公司销售的机械车辆官方授权或指定的配套维护产品，使公众对商品的来源产生混淆，淡化引证商标与广西柳工公司的来源对应性，从而严重损害申请人及消费者的利益。
3、驰名商标认定案件中的证据把握
根据《商标法》第十四条及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条，驰名商标认定需提交以下证据（分类说明）：①商标使用时间与范围；②宣传强度与公众知晓度；③市场地位与商业价值；④公众认知与反淡化证据；⑤其他辅助证据。
为切实履行举证责任并提升司法审查效率，我所代理律师在一审举证期限内实施了系统的证据优化方案：首先，将原始证据材料按照“权利基础类”（商标注册证、续展证明）、“市场使用类”（销售合同、广告投放协议）、“行业评价类”（获奖证书、第三方评测报告）、“反淡化证据类”（消费者调查问卷、侵权商品对比分析）进行法理分类，同时结合实务审查需要增设“时间序列索引”和“地域分布索引”双重检索维度。最终形成的《证据体系说明及对应索引目录》，该目录通过与在案证据精准对接，确保合议庭成员可通过任一审查要点快速定位至具体证据内容，有效提升庭审质证效率。
4、诉争商标的“恶意”在驰名商标认定案件中的考量
“恶意”认定的核心考量要素主要包括：（一）主观认知状态的证明：诉争商标申请人与驰名商标权利人存在地域重叠（如同一省份经营）、行业关联（如上下游产业链）、合作历史（曾为经销商/代理商）；（二）客观行为表现的审查：商标标识的复制模仿程度、注册行为是否具有正当性；（三）辅助判断因素：驰名商标的知名度强度、司法保护记录等。
第三人公司系一家与原告营业范围相关联的企业，第三人除了注册与引证商标高度近似的诉争商标外，还同时注册有北汽福田汽车有限公司的“福田”商标、山东临工工程机械有限公司的“临工、SDLG”商标、德国大众汽车集团的“TATRA”商标以及中国重型汽车集团有限公司的“黄河重卡”等多个机械车辆行业内知名企业的核心商标。故第三人主观恶意明显，是明知引证商标及原告企业的知名度较高，恶意攀附原告及引证商标知名度，从而对引证商标进行复制、摹仿。
其次，在2021年结案的两起涉及引证商标的商标侵权及不正当竞争诉讼中，最终山东省青岛市中级人民法院及山东省高级人民法院均给予引证商标较强的保护力度，证明我国在司法实践中认可应当对已经达到驰名程度的企业及商标给予最有力的司法保护。
综上，本案发生的根本原因在于引证商标已达到驰名程度，第三人才会采取不正当手段在不类似的商品上进行恶意的复制、摹仿，故其行为使得相关公众产生误认，导致引证商标经过原告多年经营、推广后所蕴含的经济利益遭受严重侵害。
典型意义
驰名商标保护制度最初的设立目的在于防止消费者的误认误购，兼顾驰名商标权利人的权益和消费者利益。当驰名商标的保护扩大到非类似的商品或服务上，其保护的重点已转移至驰名商标所承载的商誉和所起到的表彰功能。
目前司法审判中对于驰名商标认定“标准”的要求日益严苛，本案作为由北京市高级人民法院终审的驰名商标司法保护案例，具有多重典型意义。其一，明确“按需认定”原则的适用边界，法院严格遵循“个案认定、必要性审查”标准，仅在普通商标保护无法覆盖侵权风险时启动驰名认定程序，既避免制度滥用，又精准回应企业核心诉求，为同类案件提供司法裁量范本。其二，在国家知识产权局认定商标类别弱关联的情况下，法院突破驰名商标跨类保护的传统限制，通过分析商品功能关联性（机械车辆与车辆配套化学制剂）、消费群体重合度及品牌延伸可能性，认定跨类使用会引发公众混淆及淡化驰名商标显著性，为“跨类保护”的司法认定提供了创新性的逻辑框架。其三，对恶意注册行为加以严惩，法院结合第三人批量抢注同业知名商标的客观事实，认定其主观恶意明显，强化了司法对“搭便车”行为的打击力度，彰显对诚信经营与市场秩序的维护导向。其四，本案启示企业需构建“商标监测+证据留存+司法联动”的立体保护机制，尤其在跨行业竞争中，应前瞻性布局驰名商标认定所需的核心证据链，以应对潜在的商标抢注与商誉侵害风险。总体而言，该案通过司法裁判与证据规则的双重创新，为驰名商标保护提供了理论深度兼具实践价值的典型案例，对优化营商环境、规范市场竞争具有深远意义。