目录
一、专利法中关于外观设计专利保护范围的相关规定
二、外观设计实质相同的判定依据
三、外观设计专利权侵权纠纷案例
四、外观设计专利申请时的几点建议
截至2018年底,我国外观设计专利有效量为161.1万件,同比增长10.4%,最新的专利法修正案(草案)将外观设计专利的保护期由现行专利法规定的十年延长至十五年,并有望于今年内通过,这也会引起外观设计的申请量大幅攀升。与此同时,涉及外观设计侵权的案件必然越来越多。而外观设计专利侵权的判断涉及多方面内容,其中,判断侵犯外观设计专利权的法律基准为:在与外观设计专利产品相同或相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。下面首先了解外观设计专利的相关法律规定。
一 专利法中关于外观设计专利保护范围的相关规定
中华人民共和国专利法第二条第4款:外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
中华人民共和国专利法第十一条第2款:外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
中华人民共和国专利法第五十九条第2款:外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
通过以上关于外观设计专利的规定可知:外观设计专利不保护结构,外观设计专利的保护范围在于外观设计的图片或照片显示的内容,外观设计不属于现有设计,获得外观设计专利权后,任何单位或个人未经许可不可实施其专利。
二 外观设计实质相同的判定依据
采用与外观设计专利完全相同的外观设计构成侵权是毋容置疑的,在实际侵权案件中,往往更多的是涉及外观设计的“相似”侵权,那么就需要判定被诉侵权外观设计是否与外观设计专利构成实质相同,下面就来看看判定外观设计实质相同的依据有哪些。
(一)专利审查指南
外观设计专利的侵权判定难点在于实质相同的认定,首先我们来看一下专利审查指南第四部分第五章5.1.2小节中外观设计实质相同的相关依据。
如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出,二者的区别仅属于下列情形,则涉案专利与对比设计实质相同:
(1)其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异,例如,百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同;
(2)其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位,但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外;
(3)其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素,例如,将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体;
(4)其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化,例如,将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减;
(5)其区别在于互为镜像对称。
(二)司法解释
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定:
第八条:在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。
第九条:人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。
第十条:人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。
第十一条:人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。
下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:
(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;
(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)中第十四条:人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。
综上,对外观设计进行侵权比对判断时应当从外观设计产品的一般消费者角度进行判断,并遵循“整体观察、综合判断”的原则和“全面覆盖”原则,采用单独对比的方式,观察外观设计产品的整体外观判断其是否构成侵权。
三 外观设计专利权侵权纠纷案例
下面以上海高级人民法院2019年审结的一件外观设计专利侵权案示例性说明外观设计侵权的判定依据。
昆山倍凯斯儿童用品有限公司(以下简称“倍凯斯公司”)发现上海爱朵婴童用品有限公司(以下简称“爱朵婴童公司”)在天猫网开设的“spiritkids旗舰店”涉嫌销售侵犯其外观设计专利权的产品,遂取证并将爱朵婴童公司等告上法庭。
下图为涉案外观设计专利及被控侵权产品的图片对比:

专利产品

被控侵权产品
(一)一审观点
上海知识产权法院认定的事实:倍凯斯公司系名称为“婴儿推车(A8)”的外观设计专利的专利权人,该专利的申请日为2015年4月21日,授权日为2015年8月26日,专利号为ZL20153XXXXXXX.3,涉案专利目前在保护期内且不存在授权缺陷。该专利简要说明记载:本外观设计产品的设计要点在于形状,最能表明设计要点的图片或照片为立体图。涉案外观设计专利为婴儿推车,专利视图显示婴儿推车的车架部分,包含手推杆、遮阳蓬架、婴儿座椅、下部车架以及车轮等部件。手推杆分为二级,中部偏上位置有一旋转轴,遮阳棚架有两个,分别连接于手推杆上部的内侧和旋转轴的外侧。从正面看,手推杆的上、下部以及扶手架三个部位呈阶梯状分布,呈现逐渐加宽的梯形视觉效果。从侧面看,手推杆的上、下部为一条直线。婴儿座椅设置于车架之内,包含靠背、坐垫和脚垫三块矩形板。车架下部为一个由前轮杆和后轮杆组成的L形框架,该L型框架连接两个车轮并和上部车架通过转轴连接在一起,转轴部分和座椅部分的车架通过一根粗细不均匀的扶手架连接在一起,该弧形臂与后轮杆呈7字型镰刀状。前轮杆与坐垫支撑架之间有一直线型连接杆。后轮连接杆设置于接近坐垫的位置,且与坐垫支撑架之间有弯曲状连接杆。车轮为前二后二布局设计,前后轮直径相同。
本案外观设计专利图片显示为婴儿推车车架,被控侵权产品为婴儿推车,故两者属于相同产品。本案中,倍凯斯公司没有证据证明婴儿推车的车架本身作为一种产品在市场上销售,也没有证据证明爱朵婴童公司、爱朵实业公司、福贝贝公司将车架作为产品销售,故仅能够将婴儿推车成品作为被控侵权产品与涉案外观设计专利进行比对。
经比对,两者车架均包括手推杆、遮阳蓬架、婴儿座椅、下部车架以及车轮等主要部件,各部件的位置关系基本相同。两者在手推杆上下部及扶手架的设计、手推杆旋转轴的设计、遮阳棚架的连接位置、扶手架和后轮杆相连呈现的形状、坐垫支撑架和前轮杆之间连接件的结构、T型握把等方面存在差异。其中,手推杆上下部及扶手架、旋转轴、扶手架和后轮杆的形状、T型握把等属于在产品正常使用时容易被观察到的部位,且扶手架和后轮杆相连呈现的形状属于涉案专利区别于现有设计的设计特征,故上述差异对整体视觉效果具有显著影响,两者既不相同,也不构成近似。此外,涉案专利的外观设计的靠背及坐垫部分在婴儿推车成品中一般被布套或其他材料包裹,不能起到外观显示的功能,一般消费者无法直接观察到靠背及坐垫部分的外观,故无法将被控侵权产品的靠背及坐垫与涉案专利的相同部分进行比对。客观而言,被控侵权产品靠背及坐垫经布套覆盖之后的外观与涉案专利亦不相同也不近似。综合而言,被控侵权产品外观与涉案专利既不相同也不近似,故被控侵权产品未落入涉案外观设计专利权的保护范围。
(二)二审观点
一审判决后倍凯斯公司不服,提出上诉,案件移交至上海市高级人民法院,上海高院经比对授权外观设计与被诉侵权产品后认为,两者主要存在以下区别设计特征:
1.涉案专利靠背板和坐垫板与车架固定连接,被控侵权产品的靠背板和坐垫板置于座椅布套中,可以从车架上整体拆卸;
2.被控侵权产品座椅前设有T形握把,涉案专利没有该设计;
3.涉案专利手推杆上、下部成阶梯状分布,扶手架与手推杆下部相连,被控侵权产品的手推杆上、下部呈一直线,扶手架分为上、下两部分,扶手架上部与手推杆平行并通过连接件与手推杆上部相连;
4.涉案专利手推杆的旋转轴较大,位于手推杆的中部偏上位置,被控侵权产品手推杆的旋转轴相对较小,且位置较低;
5.涉案专利坐垫支撑架与前轮杆之间为直线型连接杆,被控侵权产品两者间的连接件呈Y字形结构;
6.涉案专利扶手架与后轮杆形成7字型镰刀状,被控侵权产品的扶手架下部呈弧形,后轮杆呈一直线;
7.涉案专利的两个遮阳蓬架分别设置于手推杆上部的内侧和圆球状旋转轴外侧,被控侵权产品遮阳蓬架均设置在手推杆上部内侧。
上述区别特征中,手推杆与扶手架的连接方式及呈现的形状、手推杆旋转轴的设计、坐垫支撑架与前轮杆的连接方式及呈现的形状、座椅前方是否有握把等设计特征明显不同,扶手架和后轮杆相连呈现的形状也有所差异,该些区别设计特征对两者外观设计的整体视觉效果具有显著影响。由于遮阳蓬架和座椅板在产品正常使用时分别被遮阳蓬套和座椅布套覆盖,不易被直接观察到,故该两处区别设计特征对整体视觉效果不产生实质影响。 在侵权比对的过程中,由于婴儿推车的手推杆与扶手架的连接方式及呈现的形状、手推杆旋转轴的设计、坐垫支撑架与前轮杆的连接方式及呈现的形状均可以采用不同的设计方案,因此具有较大的设计空间,且均非主要由技术功能决定的设计特征,而倍凯斯公司也未能证明上述部件的设计为惯常设计,故在整体视觉效果比对时对上述设计特征予以了考虑。
二审时,法院也认为:被控侵权产品为包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体,且被上诉人系将该婴儿推车整体作为一件产品予以销售。根据整体比对原则,应将被控侵权产品包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体与涉案专利进行比对。
故上海高院认为:一审判决认定事实基本清楚,适用法律正确,应予维持。
(三)案件小结
本案件在审理过程中依据的法律包括《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条和第十一条的规定。
在外观设计专利侵权对比时,应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。在判断被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否存在实质性差异时,应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响,并根据整体观察,综合判断的原则进行判定,其中,产品正常使用时容易被直接观察到的部位、授权外观设计区别于现有设计的设计特征,对外观设计的整体视觉效果更具有影响。
由于我国现行的外观设计实行登记制,即不进行实质审查,导致外观设计即使授权之后也存在较多的不确定性,因为要认定侵权必须要被控侵权产品全面覆盖了涉案外观设计专利的设计特征,但是往往外观设计都不是完全相同,这就需要判断是否为实质相同设计,而外观设计的实质相同在侵权审理时受主观因素的影响较大,导致外观设计的侵权认定存在一定的难度。为了使外观设计的侵权具有较好的认定基础,需要在外观设计申请时就注意外观设计申请的布局。
四 外观设计专利申请时的几点建议
通常情况下,如果一件外观设计存在较大的外观设计空间,可以在基本设计的基础上,尽可能挖掘出近似的外观设计,以应对未来可能的变形替换或修饰式规避设计。
随着外观设计保护期限的延长,未来外观设计专利必然受到越来越多的关注,那么外观设计专利在申请布局时需要注意哪些内容呢?
(一)避免保护客体的不当,人为增加维权难度
在申请之前,明确外观设计产品的分类以及产品的用途,确定产品是否可以独立销售或使用以及产品的正常使用状态,以避免将成套销售或使用的产品分开进行申请或者遗漏结构,人为的增加维权的难度,如涉案专利一样,其并没有将遮阳蓬套、座椅布套和置物篮等与婴儿推车整体申请,而遮阳蓬套、座椅布套和置物篮又是与婴儿推车整体销售和使用的,而往往在侵权判定时,根据整体比对原则,会将被控侵权产品包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体与涉案专利进行比对,如果在申请时未将上述一同销售和使用的部件列入专利保护的范围,必然会给维权带来困扰。
(二)在保证外观设计核心要素的前提下,尽量减少设计要素
如果设计要点在于产品的形状,则尽量避免体现图案和色彩;如果设计要点在于图案,则尽量避免体现色彩,设计要点不在于色彩的,则不要求保护色彩。
对于组件产品中,可有可无的部件或者不是必然存在的设计要素则不要体现在图片或照片中。
产品的外观设计要点在于产品的某些部件,在满足外观设计申请客体的前提下,尽量将该产品的部件再单独申请。
但是这里要注意的是,虽然设计要素少了,保护范围大了,但是被无效的风险也提升了,这就需要在申请时保留有与现有设计具有明显区别的设计要素。
(三)对于成套销售或使用的商品以成套产品进行合案申请
成套产品是指由两件以上(含两件) 属于同一大类、各自独立的产品组成,各产品的设计构思相同,其中每一件产品具有独立的使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品。
在明确外观设计产品属于成套产品,需要将多个套件组合进行申请的,依据专利法实施细则第35条第2款(用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计,作为一件申请提出)的规定进行合案申请。
需要说明的是,对成套产品进行合案申请时,还要注意以下两点:
各套件应当满足成套出售或者使用以及属于相同设计构思的要求;
成套产品的套件不得含有相似设计,即一件外观设计专利的各套件只能包含一种设计方案。
(四)对于存在较大设计空间以及较多相似设计的外观设计进行合案申请
对于存在较大设计空间的设计,可以对基本设计进行挖掘,挖掘的原则是针对较容易被直接观察到的部位进行创新设计或常规变换设计,经过挖掘后发现有多种相似设计的,可以依据专利法第31条第2款(同一产品两项以上的相似外观设计,可以作为一件申请提出)的规定进行合案申请。
那么何谓相似设计?一般情况下,经整体观察,如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征,并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形,则通常认为二者属于相似的外观设计。
需要说明的是,依据专利法实施细则第35条的规定,将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的,对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。
鉴于成套产品不能包含有相似设计,针对涉案专利,在申请时采用正常使用状态下的整体产品或成套产品和相似设计分别合案的方式同日申请,但是申请时要规避专利法第九条的规定,当然也可以以整体产品为基本设计,其余相关设计为相似设计合案申请,这样才能更好的保护涉案专利,给后期维权提供有力支撑。
相似设计并不仅仅包括对设计元素的简单改变或替换,通常还认为包括在基本设计的基础上增加新的设计要素,而增加的设计要素不应对侵权判定产生实质性影响,如在外观设计专利的基础上增加色彩、图案等,都属于相似设计,不影响侵权认定。
因此,在基本设计的基础上可以增加新的设计元素,例如上述案例中在基本设计的基础上增加T形握把等惯常设计,即可挖掘到相似的外观设计,需要注意的是,相似设计均是相对于基本设计而言的。
(五)充分利用简要说明来解释图片或者照片所表达的内容
对于不需完全通过图片或照片展示或表达的内容,需要借助外观设计的简要说明进行清楚简要的解释,例如人机交互方式、可以变化的设计等,需要提供变化的起始、结束以及中间任一状态视图,再配以简要说明的解释即可清楚的界定其保护的范围。
但是需要注意的是,外观设计的保护范围最后仍然是以图片或照片为准,如某一外观设计在简要说明中描述某一结构为透明的或可变化的等,而在图片或照片中并未展示其透明的或可变化的图片或照片,那么则以图片或照片显示的内容来界定其权利的范围,就会造成设计的公开甚至专利的被无效,起不到保护的目的。
一、专利法中关于外观设计专利保护范围的相关规定
二、外观设计实质相同的判定依据
三、外观设计专利权侵权纠纷案例
四、外观设计专利申请时的几点建议
截至2018年底,我国外观设计专利有效量为161.1万件,同比增长10.4%,最新的专利法修正案(草案)将外观设计专利的保护期由现行专利法规定的十年延长至十五年,并有望于今年内通过,这也会引起外观设计的申请量大幅攀升。与此同时,涉及外观设计侵权的案件必然越来越多。而外观设计专利侵权的判断涉及多方面内容,其中,判断侵犯外观设计专利权的法律基准为:在与外观设计专利产品相同或相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。下面首先了解外观设计专利的相关法律规定。
一 专利法中关于外观设计专利保护范围的相关规定
中华人民共和国专利法第二条第4款:外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
中华人民共和国专利法第十一条第2款:外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
中华人民共和国专利法第五十九条第2款:外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
通过以上关于外观设计专利的规定可知:外观设计专利不保护结构,外观设计专利的保护范围在于外观设计的图片或照片显示的内容,外观设计不属于现有设计,获得外观设计专利权后,任何单位或个人未经许可不可实施其专利。
二 外观设计实质相同的判定依据
采用与外观设计专利完全相同的外观设计构成侵权是毋容置疑的,在实际侵权案件中,往往更多的是涉及外观设计的“相似”侵权,那么就需要判定被诉侵权外观设计是否与外观设计专利构成实质相同,下面就来看看判定外观设计实质相同的依据有哪些。
(一)专利审查指南
外观设计专利的侵权判定难点在于实质相同的认定,首先我们来看一下专利审查指南第四部分第五章5.1.2小节中外观设计实质相同的相关依据。
如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出,二者的区别仅属于下列情形,则涉案专利与对比设计实质相同:
(1)其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异,例如,百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同;
(2)其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位,但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外;
(3)其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素,例如,将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体;
(4)其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化,例如,将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减;
(5)其区别在于互为镜像对称。
(二)司法解释
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定:
第八条:在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。
第九条:人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。
第十条:人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。
第十一条:人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。
下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:
(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;
(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)中第十四条:人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。
综上,对外观设计进行侵权比对判断时应当从外观设计产品的一般消费者角度进行判断,并遵循“整体观察、综合判断”的原则和“全面覆盖”原则,采用单独对比的方式,观察外观设计产品的整体外观判断其是否构成侵权。
三 外观设计专利权侵权纠纷案例
下面以上海高级人民法院2019年审结的一件外观设计专利侵权案示例性说明外观设计侵权的判定依据。
昆山倍凯斯儿童用品有限公司(以下简称“倍凯斯公司”)发现上海爱朵婴童用品有限公司(以下简称“爱朵婴童公司”)在天猫网开设的“spiritkids旗舰店”涉嫌销售侵犯其外观设计专利权的产品,遂取证并将爱朵婴童公司等告上法庭。
下图为涉案外观设计专利及被控侵权产品的图片对比:

专利产品

被控侵权产品
(一)一审观点
上海知识产权法院认定的事实:倍凯斯公司系名称为“婴儿推车(A8)”的外观设计专利的专利权人,该专利的申请日为2015年4月21日,授权日为2015年8月26日,专利号为ZL20153XXXXXXX.3,涉案专利目前在保护期内且不存在授权缺陷。该专利简要说明记载:本外观设计产品的设计要点在于形状,最能表明设计要点的图片或照片为立体图。涉案外观设计专利为婴儿推车,专利视图显示婴儿推车的车架部分,包含手推杆、遮阳蓬架、婴儿座椅、下部车架以及车轮等部件。手推杆分为二级,中部偏上位置有一旋转轴,遮阳棚架有两个,分别连接于手推杆上部的内侧和旋转轴的外侧。从正面看,手推杆的上、下部以及扶手架三个部位呈阶梯状分布,呈现逐渐加宽的梯形视觉效果。从侧面看,手推杆的上、下部为一条直线。婴儿座椅设置于车架之内,包含靠背、坐垫和脚垫三块矩形板。车架下部为一个由前轮杆和后轮杆组成的L形框架,该L型框架连接两个车轮并和上部车架通过转轴连接在一起,转轴部分和座椅部分的车架通过一根粗细不均匀的扶手架连接在一起,该弧形臂与后轮杆呈7字型镰刀状。前轮杆与坐垫支撑架之间有一直线型连接杆。后轮连接杆设置于接近坐垫的位置,且与坐垫支撑架之间有弯曲状连接杆。车轮为前二后二布局设计,前后轮直径相同。
本案外观设计专利图片显示为婴儿推车车架,被控侵权产品为婴儿推车,故两者属于相同产品。本案中,倍凯斯公司没有证据证明婴儿推车的车架本身作为一种产品在市场上销售,也没有证据证明爱朵婴童公司、爱朵实业公司、福贝贝公司将车架作为产品销售,故仅能够将婴儿推车成品作为被控侵权产品与涉案外观设计专利进行比对。
经比对,两者车架均包括手推杆、遮阳蓬架、婴儿座椅、下部车架以及车轮等主要部件,各部件的位置关系基本相同。两者在手推杆上下部及扶手架的设计、手推杆旋转轴的设计、遮阳棚架的连接位置、扶手架和后轮杆相连呈现的形状、坐垫支撑架和前轮杆之间连接件的结构、T型握把等方面存在差异。其中,手推杆上下部及扶手架、旋转轴、扶手架和后轮杆的形状、T型握把等属于在产品正常使用时容易被观察到的部位,且扶手架和后轮杆相连呈现的形状属于涉案专利区别于现有设计的设计特征,故上述差异对整体视觉效果具有显著影响,两者既不相同,也不构成近似。此外,涉案专利的外观设计的靠背及坐垫部分在婴儿推车成品中一般被布套或其他材料包裹,不能起到外观显示的功能,一般消费者无法直接观察到靠背及坐垫部分的外观,故无法将被控侵权产品的靠背及坐垫与涉案专利的相同部分进行比对。客观而言,被控侵权产品靠背及坐垫经布套覆盖之后的外观与涉案专利亦不相同也不近似。综合而言,被控侵权产品外观与涉案专利既不相同也不近似,故被控侵权产品未落入涉案外观设计专利权的保护范围。
(二)二审观点
一审判决后倍凯斯公司不服,提出上诉,案件移交至上海市高级人民法院,上海高院经比对授权外观设计与被诉侵权产品后认为,两者主要存在以下区别设计特征:
1.涉案专利靠背板和坐垫板与车架固定连接,被控侵权产品的靠背板和坐垫板置于座椅布套中,可以从车架上整体拆卸;
2.被控侵权产品座椅前设有T形握把,涉案专利没有该设计;
3.涉案专利手推杆上、下部成阶梯状分布,扶手架与手推杆下部相连,被控侵权产品的手推杆上、下部呈一直线,扶手架分为上、下两部分,扶手架上部与手推杆平行并通过连接件与手推杆上部相连;
4.涉案专利手推杆的旋转轴较大,位于手推杆的中部偏上位置,被控侵权产品手推杆的旋转轴相对较小,且位置较低;
5.涉案专利坐垫支撑架与前轮杆之间为直线型连接杆,被控侵权产品两者间的连接件呈Y字形结构;
6.涉案专利扶手架与后轮杆形成7字型镰刀状,被控侵权产品的扶手架下部呈弧形,后轮杆呈一直线;
7.涉案专利的两个遮阳蓬架分别设置于手推杆上部的内侧和圆球状旋转轴外侧,被控侵权产品遮阳蓬架均设置在手推杆上部内侧。
上述区别特征中,手推杆与扶手架的连接方式及呈现的形状、手推杆旋转轴的设计、坐垫支撑架与前轮杆的连接方式及呈现的形状、座椅前方是否有握把等设计特征明显不同,扶手架和后轮杆相连呈现的形状也有所差异,该些区别设计特征对两者外观设计的整体视觉效果具有显著影响。由于遮阳蓬架和座椅板在产品正常使用时分别被遮阳蓬套和座椅布套覆盖,不易被直接观察到,故该两处区别设计特征对整体视觉效果不产生实质影响。 在侵权比对的过程中,由于婴儿推车的手推杆与扶手架的连接方式及呈现的形状、手推杆旋转轴的设计、坐垫支撑架与前轮杆的连接方式及呈现的形状均可以采用不同的设计方案,因此具有较大的设计空间,且均非主要由技术功能决定的设计特征,而倍凯斯公司也未能证明上述部件的设计为惯常设计,故在整体视觉效果比对时对上述设计特征予以了考虑。
二审时,法院也认为:被控侵权产品为包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体,且被上诉人系将该婴儿推车整体作为一件产品予以销售。根据整体比对原则,应将被控侵权产品包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体与涉案专利进行比对。
故上海高院认为:一审判决认定事实基本清楚,适用法律正确,应予维持。
(三)案件小结
本案件在审理过程中依据的法律包括《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条和第十一条的规定。
在外观设计专利侵权对比时,应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。在判断被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否存在实质性差异时,应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响,并根据整体观察,综合判断的原则进行判定,其中,产品正常使用时容易被直接观察到的部位、授权外观设计区别于现有设计的设计特征,对外观设计的整体视觉效果更具有影响。
由于我国现行的外观设计实行登记制,即不进行实质审查,导致外观设计即使授权之后也存在较多的不确定性,因为要认定侵权必须要被控侵权产品全面覆盖了涉案外观设计专利的设计特征,但是往往外观设计都不是完全相同,这就需要判断是否为实质相同设计,而外观设计的实质相同在侵权审理时受主观因素的影响较大,导致外观设计的侵权认定存在一定的难度。为了使外观设计的侵权具有较好的认定基础,需要在外观设计申请时就注意外观设计申请的布局。
四 外观设计专利申请时的几点建议
通常情况下,如果一件外观设计存在较大的外观设计空间,可以在基本设计的基础上,尽可能挖掘出近似的外观设计,以应对未来可能的变形替换或修饰式规避设计。
随着外观设计保护期限的延长,未来外观设计专利必然受到越来越多的关注,那么外观设计专利在申请布局时需要注意哪些内容呢?
(一)避免保护客体的不当,人为增加维权难度
在申请之前,明确外观设计产品的分类以及产品的用途,确定产品是否可以独立销售或使用以及产品的正常使用状态,以避免将成套销售或使用的产品分开进行申请或者遗漏结构,人为的增加维权的难度,如涉案专利一样,其并没有将遮阳蓬套、座椅布套和置物篮等与婴儿推车整体申请,而遮阳蓬套、座椅布套和置物篮又是与婴儿推车整体销售和使用的,而往往在侵权判定时,根据整体比对原则,会将被控侵权产品包含遮阳蓬套、座椅布套和置物篮的婴儿推车整体与涉案专利进行比对,如果在申请时未将上述一同销售和使用的部件列入专利保护的范围,必然会给维权带来困扰。
(二)在保证外观设计核心要素的前提下,尽量减少设计要素
如果设计要点在于产品的形状,则尽量避免体现图案和色彩;如果设计要点在于图案,则尽量避免体现色彩,设计要点不在于色彩的,则不要求保护色彩。
对于组件产品中,可有可无的部件或者不是必然存在的设计要素则不要体现在图片或照片中。
产品的外观设计要点在于产品的某些部件,在满足外观设计申请客体的前提下,尽量将该产品的部件再单独申请。
但是这里要注意的是,虽然设计要素少了,保护范围大了,但是被无效的风险也提升了,这就需要在申请时保留有与现有设计具有明显区别的设计要素。
(三)对于成套销售或使用的商品以成套产品进行合案申请
成套产品是指由两件以上(含两件) 属于同一大类、各自独立的产品组成,各产品的设计构思相同,其中每一件产品具有独立的使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品。
在明确外观设计产品属于成套产品,需要将多个套件组合进行申请的,依据专利法实施细则第35条第2款(用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计,作为一件申请提出)的规定进行合案申请。
需要说明的是,对成套产品进行合案申请时,还要注意以下两点:
各套件应当满足成套出售或者使用以及属于相同设计构思的要求;
成套产品的套件不得含有相似设计,即一件外观设计专利的各套件只能包含一种设计方案。
(四)对于存在较大设计空间以及较多相似设计的外观设计进行合案申请
对于存在较大设计空间的设计,可以对基本设计进行挖掘,挖掘的原则是针对较容易被直接观察到的部位进行创新设计或常规变换设计,经过挖掘后发现有多种相似设计的,可以依据专利法第31条第2款(同一产品两项以上的相似外观设计,可以作为一件申请提出)的规定进行合案申请。
那么何谓相似设计?一般情况下,经整体观察,如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征,并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形,则通常认为二者属于相似的外观设计。
需要说明的是,依据专利法实施细则第35条的规定,将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的,对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。
鉴于成套产品不能包含有相似设计,针对涉案专利,在申请时采用正常使用状态下的整体产品或成套产品和相似设计分别合案的方式同日申请,但是申请时要规避专利法第九条的规定,当然也可以以整体产品为基本设计,其余相关设计为相似设计合案申请,这样才能更好的保护涉案专利,给后期维权提供有力支撑。
相似设计并不仅仅包括对设计元素的简单改变或替换,通常还认为包括在基本设计的基础上增加新的设计要素,而增加的设计要素不应对侵权判定产生实质性影响,如在外观设计专利的基础上增加色彩、图案等,都属于相似设计,不影响侵权认定。
因此,在基本设计的基础上可以增加新的设计元素,例如上述案例中在基本设计的基础上增加T形握把等惯常设计,即可挖掘到相似的外观设计,需要注意的是,相似设计均是相对于基本设计而言的。
(五)充分利用简要说明来解释图片或者照片所表达的内容
对于不需完全通过图片或照片展示或表达的内容,需要借助外观设计的简要说明进行清楚简要的解释,例如人机交互方式、可以变化的设计等,需要提供变化的起始、结束以及中间任一状态视图,再配以简要说明的解释即可清楚的界定其保护的范围。
但是需要注意的是,外观设计的保护范围最后仍然是以图片或照片为准,如某一外观设计在简要说明中描述某一结构为透明的或可变化的等,而在图片或照片中并未展示其透明的或可变化的图片或照片,那么则以图片或照片显示的内容来界定其权利的范围,就会造成设计的公开甚至专利的被无效,起不到保护的目的。
