确认不侵害商标权纠纷案件裁判规则简析

端午小长假，国内影院上映了彼得兔大电影。电影中的系列动画形象来源于一百多年前诞生于英国的漫画童书。这些可爱的漫画主人公不仅风靡英语世界，还在十八年前意外地催生了我国首例确认不侵害商标权纠纷之诉。
2003年，中国社会科学出版社（下称“出版社”）在确认原著版权已进入公有领域的前提下出版了彼得兔系列丛书，被英国费德里克·沃恩有限责任公司（下称“沃恩公司”）以侵犯其注册商标专用权为由向工商部门投诉并因此被施以行政处罚还在继而提起的行政诉讼中败诉。出版社认为其对原作品的直接使用符合出版惯例，未侵犯沃恩公司于原著作者过世五十年后在我国成功注册的系列商标，遂提起诉讼，请求确认其行为不构成对沃恩公司注册商标权的侵犯。事实上，2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》才第一次纳入“确认不侵犯注册商标专用权纠纷”（后修订为“确认不侵害商标权纠纷”），故本案审理既开创先河，又有前瞻性，其裁判思路为后来的司法实践奠定了基础。
除对经由行政司法救济已确认过侵权与否的商标和沃恩公司未针对提起侵权指控的商标不予直接评价外，法院最终判决支持出版社的诉讼请求。判决围绕知识产权诉讼中被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备的条件以及出版社是否侵犯沃恩公司注册商标专用权两方面展开论述。这两方面成为日后国内同类审判普遍的争议焦点问题，相关裁判规则也在实践中逐步拓宽及完善。以下将结合检索案例做概括性分析。
No.1 提起确认不侵害商标权之诉的条件
彼得兔案判决归纳起诉条件为：1.知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；2.知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；3.知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。前两点与最高人民法院2004年11月召开的全国法院知识产权审判工作座谈会观点“对当事人提出的确认不侵权诉讼请求，要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本的立案受理条件”一致，第三点可理解为前两点导致的后果，实践中不排除能被吸收。根据一般认知，被控侵权人是否侵权未决，则其权利及生产经营处于不确定状态，自然可能构成损害。以下将只对侵权警告与未在合理期限内依法启动纠纷解决程序两要件进行分析。
（一）侵权警告。
根据检索到的案例，侵权警告至少存在如下形式：
1.向工商或者海关举报致涉案商品因涉嫌侵犯商标权而被查封、扣留、没收；
2.向被控侵权人的经销商/客户发函致商品撤柜或向网购平台投诉致商品下架；
3.以被控侵权人侵犯其注册商标专用权为由向人民法院提起诉讼后又无故撤诉；
4.发布虽针对不特定企业和个人但明显涉及案件中被控侵权人的声称使用相关文字或图形构成侵权的律师声明或媒体声明；
5.向被控侵权人直接发律师函或侵权告知函等要求更正侵权行为并表示如在一定期限内不更正则将启动法律程序或发布传媒声明。
如上不同形式在同一纠纷中可能同时或先后混用。
（二）未在合理期限内依法启动纠纷解决程序。
侵权警告后权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序如何判断？权利人完全不作为包括既不撤回警告也不起诉（尤其是被控侵权人采取催告等积极措施后）当然满足此要件，但合理期限是多久、权利人如选择向行政管理部门投诉怎么理解、权利人的起诉行为是否都能被认可为依法启动纠纷解决程序？
曾有观点认为合理期限可参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，即权利人收到被警告人或利害关系人要求其行使诉权的书面催告之日起1个月内或书面催告发出之日起2个月内不撤回警告也不提起诉讼，则被警告人或利害关系人提起请求确认不侵权诉讼的应当被受理。这在确认不侵害商标权的立法中未被明确借鉴，司法实践中也未被普遍参照引用。案例中极少有直接论证期限如何方为合理的。故合理有一定灵活性，从控制对被控侵权人的不利影响角度看持续到足够程度即可，如权利人发函表示多久将采取法律措施或被控侵权人催告起诉，则更可能有明确的期限认定。
向行政管理部门投诉在有的判决中被直接否定纠纷解决的性质，但似乎不能脱离前因后果孤立看待，权利人在侵权警告律师函中注明将在一定期限内提起诉讼，后未起诉转而投诉，工商部门受理投诉后未对是否构成侵权作出正式书面认定。更多的案例跳过对权利人向行政管理部门投诉行为性质的评价，而是因行政管理部门或直到被控侵权人起诉时未能对其行为性质作出认定甚至发出不能认定的通知或实施行政处罚不是针对被控侵权人（可能是经销商）导致被控侵权人是否侵害商标权仍处不明确的法律状态，从而判断被控侵权人有权以确认不侵权之诉获得救济。故权利人请求行政管理部门处理，不排除也可能是合理的纠纷解决启动程序，但其客观效果对被控侵权人仍是不稳定的，则本要件似乎也视为不满足。
同理，权利人如向人民法院提起针对被控侵权人的确认侵权之诉后无故撤诉或曾经针对被控侵权人以外的商品经营者等提起诉讼并获得判决，均属未使被控侵权人获得到庭应诉的权利，不应被视为合理的启动程序。
No.2 权利冲突下如何判断不侵害商标权
检索到的案例中，除了个别属于被控侵权人受境外委托加工商品且销往境外故不可能在国内造成混淆从而不侵权或者原被告之间曾经存在复杂的合同转让链条而需厘清合同关系再来判断是否侵权外，多数案件还是发生在无特别关联的原被告之间，审理思路围绕如何解决知识产权权利冲突展开，实质是认定侵害商标权的逆判断。权利冲突在案件中的体现既可能是注册商标与未注册商标之间，也可能是注册商标与其他类型权利之间。
（一）注册商标与未注册商标之间的冲突。
（2017）赣09民初157号判决根据《商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”，认为“由于原告在与被告商标核准使用的类似商品上在先使用近似商标并且具有一定影响力”，继而认定原告在原有范围内继续使用案涉商标不构成对被告注册商标专用权的侵害。
（2010）皖民三终字第00077号判决则在一审认定了被告的注册商标显著性不强、原告请求保护的商标因宣传投入较多及知名度较好而进一步区别于被告的注册商标、冲突商标代表的商品因性质使得消费者更加关注其他因素从而能够区分商品来源的基础上，强调“未注册商标，虽不具有商标法意义上的专用权，但只要其不侵犯他人在先取得的合法权利，对于该非注册商标之上的其他正当权利，依法应予保护”，并再次肯定原告具有很强显著性和较高知名度的标识与其产品间固定的联系不会造成混淆或误认。
综上，在先使用的未注册商标的合法权利完全可能得到保护，另，未注册商标经综合考量不能被认定足以造成市场混淆或公众误认的，即便其并非绝对在先使用，认定不构成侵害商标权的可能也是很大的。
（二）注册商标与商品装潢、商品名称、企业字号之间的冲突。
《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条将“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”列入商标法规定的侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项则将“与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”确立为给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。上述法条的关键词“近似”、“突出使用”、“误认”等在司法实践中均有充分体现。
（2015）豫法知民终字第62号判决认为“构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为，也即被控侵权标识的使用必须是商标意义上的使用，或者说必须是将标识作为区分商品来源的商标来使用”。该案原告作为业内知名生产商在商品包装袋上仅将与被告商标文字相同的标识作为美誉性宣传用语不突出地使用，形成装潢的一部分，并非商标意义上的使用，不存在攀附被告商标知名度及商业信誉的主观恶意，客观上也不会造成公众误认。
（2013）潭中民三初字第3号判决指出：是否构成侵犯注册商标专用权的关键，是二者是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似，而是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似，除了外形比对外，还要考虑注册商标的显著性及讼争标识的实际使用情况。该案被告已注册商标当然具有显著性，但注册时间短及无证据证明经使用后取得了较强的显著性，故其显著性弱，对近似标识的排斥力也弱。该案原告使用商品名称在先，没有抄袭、复制、模仿，不具有攀附的恶意，知名度较高，使用商品名称的字体特点和具体方式与被告也不同。相关公众施以一般的注意力，不会产生混淆和误认。
（2013）鲁民三终字第155号判决确认原告在其产品上突出标注企业字号确实起到标识商品来源的作用，构成商标法意义上的使用，但不构成商标法意义上的近似，因为近似不仅仅是构成要素上的近似，还是足以使相关公众产生误认进而导致市场混淆的近似。原告注册其企业字号基于正当的合作历史背景，主观上并无攀附被告商标商誉的意图，被告商标在原告注册企业字号时虽已注册，但当时并无广泛的市场知名度或为相关公众所知晓，赋予原告注册企业字号时对平行知识产权的过分的注意和规避义务显然不适当。此外，原告对字号的使用与被告对商标的使用方式存在明显区别，两种产品形成了各自的市场格局，相关公众可以将二者区分开来。
综上，商品装潢、商品名称、企业字号等使用，要被确认不侵害商标权，“保护在先权利”原则的运用是重要途径，但归根结底要落脚到不会造成市场混淆和公众误认，这一点甚至丰富了“近似”一词的含义。判定不构成混淆或误认的考量因素包括原告未突出使用注册商标相关文字图形及无恶意攀附的主观故意、被告注册商标显著性较弱或市场知名度较弱、两者的使用方式及市场格局不同等等。
通过对裁判规则的梳理有利于构建有效的应对思路。从可能处于权利被动地位的市场主体角度出发，确认不侵害商标权之诉是其捍卫无形资产、遏制权利滥用的一种防御性手段，尤其是面对恶意抢注商标、挤占市场的极端情况，打好确认不侵害商标权之诉可能变被动为主动，从而加强对合法财富的保障。