美国商标审查及上诉委员会在异议程序中提高驰名商标保护的时间门槛

“2016年3月31日，美国商标审查及上诉委员会（下称“委员会”）在Omega公司（Omega SA）与APO联谊会（Alpha Phi Omega）商标异议案件的动议裁决中，对以淡化为由异议基于使用的在后商标申请时在先商标的驰名时间问题作出解释，认为在先商标应当先于在后商标连续使用的起始时间达到驰名，且此处在后商标的使用并不限于其申请注册的商品/服务。
本案中，APO联谊会基于“使用”申请主簿注册商标如图一（注：图案下方右侧是“OMEGA”文字）、和二，分别使用在第14类的珠宝，以及第25类的帽子、衬衫、夹克等商品上。Omega公司引证若干在先注册在相关类别的商标（图三至七），以混淆及淡化为由提起异议。程序中，APO联谊会认为本案不存在事实争议，仅需针对某些法律问题做出简易裁决，遂依美国法律的相关规定向委员会提出动议。针对动议中涉及的主要问题，委员会做出如下回应：
对于近似的问题，委员会审查后认为图一的商标和引证商标相差甚远，无近似可能，是“不争事实”，符合直接做出简易裁决的标准，遂裁决驳回了异议人的该部分近似主张；但图二的标记与引证商标有一定近似性，达到了“实际争议”的最低标准，需进一步审查，这部分的动议予以驳回。
对于淡化的问题，异议人在回复动议时表示，虽然申请人的两件商标都基于已有的使用，但自己只需证明在后商标申请时引证商标已经驰名。委员会并没有支持异议人的这种观点。委员会认为，在委员会程序中（也就是申请程序、无效程序和撤销程序）主张淡化的案件，在先商标的权利人要证明在先商标在在后商标开始连续使用时即达到驰名；在这里，在后商标的使用可以是该标记作为商标或商号的任何使用，不限于在后来申请注册的商品/服务上的使用。虽然异议人援引了一些案件证明曾有以在后商标申请日为实践标准判断在先商标驰名的司法实践，但委员会认为这些案件属于在后商标基于“意图使用”（未实际使用）申请注册的情况，与本案在后商标基于“使用”申请注册的情况是不同的。委员会综合考虑淡化的构成条件，认为图一商标不构成淡化是不争事实，这一部分动议予以支持；图二商标不管是与在先商标的近似度还是最先使用的时间，都存在高于最低标准的“争议”，这一部分动议不予支持。
综上，针对图一商标的动议全部得到支持，这部分异议相应被驳回；针对图二商标的异议，自该裁决邮寄之日起，异议人依法享有20天的时间依照本裁决确定的驰名时间标准修改其关于淡化部分的主张，申请人有权在收到修改后20日内做出新的答复，案件需待材料到位后进一步审查。

短评：
美国商标审查及上诉委员会的前述认定是针对基于“使用”的注册申请案件，明确了在先商标驰名时间的证明问题：一、以“使用”而不是“申请”的时间为准；二、“使用”不限于申请时的商品/服务。一言以蔽之，委员会是认为，在先商标主张淡化，必须先于在后商标的任何连续使用而驰名。该案的法律程序仍在继续，其发展仍需进一步关注。但是，如果委员会的观点坐实，对同类案件的处理将产生重大影响。然而，对其观点我们存在一些疑问。
一、基于使用的注册申请案件中淡化的驰名证明是否与侵权案件中相同？
委员会前述解释的主要制定法依据是《兰哈姆法》15 U.S.C. §1125（c），根据该条规定，商标权利人有权禁止其商标驰名后任何会造成淡化的商标或商号的“使用”行为，不管该行为是不是造成了实际的损害。但是，《兰哈姆法》的该条规定中的用词是“使用”（use），说的是驰名商标对抗在后标记“使用”造成淡化的情况。根据该条规定，可以追究已经发生的淡化使用的责任（侵权案件），或是在后使用虽未发生，但一旦发生会有淡化可能时，阻止相关标记的注册（申请案件）。
单纯的“使用”通常局限于部分地域，可一旦注册，效力及于全国。因此，标记“注册”的条件往往比“使用”严格。从这种意义上讲，驰名商标即使挡不住某标记的使用，并不意味着它就挡不住该标记作为商标获得注册。欧盟法院2008年6月在针对英格兰及威尔士上诉法院请示的C-533/06号O2案件的初裁就曾经对此作出过明确，认为使用与在先商标相同或近似的标志是否会导致侵权，要看其具体使用的状况，不能做绝对的判断；但在注册申请阶段，为了保护在先商标，对只要有可能会对其造成危害的商标就要予以驳回。笔者认为，考虑到申请案件会更严格地对待在后商标，在先商标的驰名证明责任也应适当降低。
二、在先商标权利人的举证是否与其主张相对应？
从异议程序的功能看，异议人提起异议程序是为了阻止在后商标的注册，而不是在后商标的使用。即使在后商标申请前的使用侵犯了在先商标的权益，异议程序本身对追究该使用行为的责任也无能无力。权利人负有举证责任的内容，始终都不能脱离他的主张。他没有要求保护的，也没有义务举证。在后商标基于“使用”申请的情况下，虽然也涉及到使用，但终究是申请案件，异议人以淡化对抗的是“申请”，试图阻断的是“注册”，因此，笔者认为，只需证明申请时在先商标已经驰名即可，如果能够证明在后商标之前使用时在先商标就已经驰名，则可以作为在后商标恶意申请的证据。
在中国，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条（二）在规定民事案件中驰名商标对抗在后不当注册的使用时，其实也表达了驰名商标对抗在后注册（申请案件）的态度——认为在先商标要在在后商标“申请”时达到驰名。这种处理，更符合驰名商标保护制度设计的初衷。
三、是否忽略了标志使用过程中的发展变化问题？
委员会不限商品/服务地解读在后申请标记的“使用”，在某些情况下会产生非常不合理的结论。比如，在后申请的商标可能早于驰名商标的注册或使用就已经开始使用。在驰名商标驰名之前，因为商品跨度大或其他原因，两者可能同时存在，但不一定产生冲突。但是，标记的使用是动态发展的。双方的使用都会延伸，在延伸的领域中，如果一商标先达到驰名，另一方就应当相应避让。如果不避让，驰名的一方就可能主张淡化。但这个时候，如果要求驰名商标权利人以对方最初的使用时间证明自己驰名，证明不了就承担不利后果，这举证责任显得过于苛刻。在后的商标可以凭借先于他人商标驰名的任何使用任意发挥，驰名商标挡不住它的使用，也挡不住它的注册，只能任由其在发展中搭自己的便车。