1、案件简介及争议焦点
(一)案件简介
本案系一起涉及地理标志证明商标保护与正当使用边界的典型知识产权纠纷。某市大米协会系第1607996 号“五常 WUCHANG”、第5789043 号“五常大米”证明商标的权利人,上述商标核定使用商品为第30 类大米,其中“五常 WUCHANG”于 2012 年被认定为驰名商标。
2023 年 6 月 1 日,某市大米协会在山东省青岛市市北区某生活超市鸿泰广场店购买了由青岛某粮油公司及胶州分公司分装、生产的“谷仁庄”牌大米,该大米包装正面标注“原粮产地五常市”,背面标注“原粮产地:黑龙江五常”。某市大米协会认为上述行为未经许可使用“五常”字样,构成商标侵权及不正当竞争,诉请法院判令青岛某粮油公司及胶州分公司、市北区某生活超市鸿泰广场店停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计 20 万元。
(二)争议焦点
- 商标侵权认定:当事人在包装上标注“原粮产地五常市”是否属于《中华人民共和国商标法》规定的“商标性使用”?若属于,是否与涉案证明商标构成近似并导致混淆?
- 正当使用抗辩:若上述使用行为属于对“五常”地名的描述,是否符合《中华人民共和国商标法》第五十九条关于“正当使用”的规定?
- 不正当竞争认定:当事人的标注行为是否足以引起消费者混淆,误认为其商品与某市大米协会存在特定联系?
2、代理思路与办案策略
代理人接案后,首先通过 Alpha+ 法律检索工具对相关法律法规及案例进行了全面细致的检索。初步了解案情后,团队律师对案情进行分析,讨论应对方案,寻找类似案例,以求精准适用法律规定。稍有遗憾的是,在 Alpha+ 检索的数百起类似案例中进一步筛选出“某市大米协会”“侵害商标权纠纷”“不正当竞争纠纷”等关键词后,类似案例缩小至七十余件,七十余件案例中仅有一件案例系被诉侵权人胜诉,其他均以某市大米协会胜诉而告终。然而就是这仅有的一件类似案例,给到代理律师至关重要的代理思路。同时,团队律师提前对当事人做好风险预警,调整当事人的合理预期。经过团队律师的不懈努力,最终制定了合理的代理方案。
(一)证据链构建:证明原粮来源的真实性与合法性。为论证“原粮产地五常市”系客观描述,代理人收集并提交了三组核心证据:
采购凭证:青岛某粮油公司与五常市某食品公司的《商品购销合同》、销售出入库单、银行转账回单及增值税发票,证明案涉大米原粮系从五常本地企业采购。
供应商资质:五常市某食品公司的企业信用信息及某市大米协会出具的《证明商标准用证》,证实该公司系某市大米协会会员单位,有权使用“五常大米”证明商标,其供应的原粮符合五常产地要求。
商标区分证据:“谷仁庄”商标注册证及包装照片,显示当事人在包装正面醒目位置突出使用自有商标,与涉案证明商标存在显著区别。
(二)法律适用:界定“商标性使用”与“正当使用”的边界。针对某市大米协会主张“标注产地即构成商标使用”的观点,代理人援引三项法律依据展开抗辩:
1.《中华人民共和国商标法》第五十九条:“注册商标中含有的地名,商标权人无权禁止他人正当使用”。当事人标注“原粮产地五常市”系直接描述商品原料来源,属于正当使用。
2.《中华人民共和国商标法实施条例》第四条:“地理标志作为证明商标注册的,非会员亦可正当使用该地名”。本案中当事人使用“五常”仅为指示产地,未宣称属于“五常大米”品牌。
3.国家知识产权局《关于含地名商标申请注册与使用的指引》明确:“仅作为地域来源的非商标性善意使用视为正当使用”,当事人的标注行为符合该指引精神。
(三)混淆可能性排除:强调自有商标的显著性。代理人指出,当事人包装以“谷仁庄”为核心标识,字体更大、位置更醒目,而“原粮产地五常市”仅为辅助说明,相关公众足以通过自有商标区分商品来源,不会与“五常大米”证明商标产生混淆,故不构成不正当竞争。
3、裁判规则与判决结果
一审法院认为:被诉侵权产品包装袋证明有“原粮产地五常市”字样,背面商品生产的具体信息中包含“原粮产地:黑龙江五常”字样。同时,包装正面醒目位置有“谷仁庄”“优选臻香米”标识,品牌特征明显,且较“原粮产地五常市”视觉冲击力更强、更易引起公众注意,背面商品详细信息的中下部亦标注了产品生产企业,公众识别产品来源清楚,与案涉商标存在显著性区别,不会导致与某市大米协会注册的案涉证明商标产生混淆的后果,且解读被诉侵权产品上标注“原粮产地五常市”“原粮产地:黑龙江五常”的字面意思,其意在表明产品原料来自五常市,系指示性而非商标性使用,故不构成对某市大米协会注册商标专用权的侵害或不正当竞争行为。
二审法院认为:首先,被诉侵权产品包装袋正面标注“谷仁庄”“原粮产地五常市”、包装袋背面标注“谷仁庄”“原粮产地:黑龙江五常”等信息。青岛某粮油公司提交的证据可以证明被诉侵权产品系从五常市某食品有限公司采购,在某市大米协会未提交相反证据的情况下,本院认定被诉侵权产品的原粮产地为五常市。被诉侵权产品突出使用的是青岛某粮油公司持有的“谷仁庄”注册商标,而未突出使用被诉侵权标识,仅标注了原粮产地是“黑龙江五常”或“五常市”,属于对产品产地的合理描述,不属于商标使用行为,不构成侵害涉案证明商标的商标权。其次,关于被上诉人是否构成不正当竞争的问题。某市大米协会上诉主张被上诉人的行为违反反不正当竞争法第六条第四项规定,构成不正当竞争。对此本院认为,根据该规定,经营者不得实施引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。本案中,根据查明的事实,被诉侵权产品突出使用了青岛某粮油公司“谷仁庄”注册商标,能够起到识别商品来源的作用,包装袋上明确标注了生产商系青岛某粮油公司及其胶州分公司。相关公众通过识别上述信息可知该产品的生产商等信息,并不会导致对产品的来源产生混淆。被诉侵权产品原粮产地确系五常市,因此,包装袋上标注的“五常”标识系对产品产地的描述,亦不会导致相关公众误认为该产品与他人存在特定联系。因此,被上诉人不构成对某市大米协会的不正当竞争,上诉人该项上诉请求不能成立,本院不予支持。最后,关于上诉人主张一审法院对于被上诉人是否构成不正当竞争未予审查的上诉理由。本院认为,一审法院在一审判决中归纳本案的争议焦点为:“被告的行为是否构成商标侵权或不正当竞争,若构成,应承担的法律责任”,并且在裁判说理部分认定被诉侵权产品标注“原粮产地五常市”“原粮产地:黑龙江五常”的行为,系指示性而非商标性使用,故不构成对某市大米协会注册商标专用权的侵害或不正当竞争行为。因此,一审法院已经对于被上诉人是否构成不正当竞争进行了审查认定,上诉人该项上诉理由与查明的事实不符,本院不予采纳。
本案经过一审、二审审理,两审法院均支持了代理律师的答辩及代理意见,驳回了某市大米协会的全部诉讼请求。
4、案例意义与实务启示
本案的典型意义在于明确了地理标志证明商标的权利边界,为平衡商标权保护与公众正当使用地名提供了实务指引: - 厘清正当使用与侵权行为的界限:对于地理标志中的地名,他人为说明商品真实产地而进行的非商标性使用,即使与证明商标中的地名相同,亦不构成侵权。这一认定避免了商标权人对地名的“垄断性控制”,维护了市场公平竞争。
- 指导企业规范产地标注:本案明确企业在标注产地时,应通过突出自有商标、清晰区分产地描述与商标标识,避免消费者混淆。同时,需留存采购凭证、供应商资质等证据材料,确保产地描述的真实性。
- 完善地理标志保护体系:本案判决呼应了《中华人民共和国商标法》及相关法规关于地理标志“公共属性”的立法精神,既保护了“五常大米”证明商标的特定品质信誉,又保障了市场主体正当使用地名的权利,实现了私权保护与公共利益的平衡。
