2023年4月19日,上海知识产权法院发布了《技术创新成果权属案件审判情况(2015-2022)》白皮书和12个典型案例。
上海知产法院8年共受理技术创新成果权属纠纷一审民事案件489件,占同期知识产权一审民事案件收案总量的3.75%,结案434件,平均每年五、六十件,案件数量整体呈稳中有升的态势。
作为知识产权诉讼律师,结合过往代理的技术成果权属纠纷案,总结了关注比较多的6个问题,并尝试进行回答。
问题一:技术成果权属案,原告胜诉率高,还是被告胜诉率高?
问题二:离职1年内完成的技术成果,属于原公司与现公司的界限是什么?
问题三:离职后完成的技术成果,原公司与现公司都有贡献,怎么办?
问题四:离职1年后完成的技术成果,是否就与原单位没有关系了?
问题五:不以自己的名义申请专利,就没问题了吗?
问题六:恶意放弃本属于他人的专利权,应当赔偿相关损失吗?
一、技术成果权属案,原告胜诉率高,还是被告胜诉率高?
原告胜诉率较高,达到了2/3的胜诉率。
上海知识产权法院过去8年的统计数据,在判决和调解结案的案件中,技术创新成果归原告所有的案件占比达到67.62%,具体来说:
1.以判决方式结案的案件共169件,其中确认权利归原告所有的案件105件,占比62.13%;
2.以调解方式结案的案件共41件,调解协议中约定权利归属于原告的案件37件,占比90.24%,约定由双方当事人共有权利的案件4件;
3.以裁定方式结案的案件共224件,其中,裁定撤诉或者按撤诉处理的案件193件,其他31件应为裁定驳回原告起诉。
裁定方式结案的,31件裁定驳回原告起诉的,原告是输了的。其他撤诉的193件,可能是双方和解撤诉,也可能是原告胜诉无望的自行撤诉,因白皮书中没有提供这部分更详细的信息,故这类型结案的看不出双方胜负的具体占比。
反过来说,被告只有将近1/3的胜诉率,即技术创新成果归被告所有或共有的案件占比达到32.38%。
二、离职1年内完成的技术成果,属于原公司与现公司的界限是什么?
对于在职期间的职务发明,相对容易判断。实务中比较难的是离职1年内作出的发明如何归属的问题。相关的法律规定如下:
根据《专利法》第六条的规定,职务发明创造主要有两种情形:一是执行本单位的任务,二是主要利用本单位的物质技术条件。职务发明创造的权利人属于该单位。
专利法实施细则第十二条第一款进一步规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:
(一)在本职工作中作出的发明创造;
(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
是否与原单位承担的任务“有关”,成为权属的分水岭。
既要维护原单位对确属职务发明创造成果享有的合法权利,也要注意避免将“有关的发明创造”作过于宽泛的解释。
如果按照过于宽泛思路进行认定,将导致离职员工只要在离开原单位1年内作出的相关发明创造都当然地认定为原单位的职务发明创造。这将限缩了员工的正常流动空间,进而导致在原单位、离职员工以及新任职单位之间出现明显的利益失衡。
先进的司法理念,应当是充分平衡原单位、离职员工与新单位之间的利益平衡,而不是一味强调保护原单位的利益。判断诉争发明创造是否属于法律规定的“有关的发明创造”,关键在于相关性的判断。
案例3中,法院明确了这样的裁判规则:职务发明相关性标准区别于创造性标准。
“本案判决明确职务发明相关性认定需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素,而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性,无需囿于专利发明点的限制。”
也就是说对于离职1年内发明的认定,相对宽松,主要考虑前后技术是否具有延续性和传承性。上海知识产权法院的12个典型案例都是判决原告胜诉,没有1件是原告败诉。虽然体现了保护权利人的理念,但无法厘清相关界限。
现举一个最高人民法院审理的原告败诉的案例,在(2022)最高法知民终1229号春风动力公司诉纳恩博公司专利权属案件中,最高院认为:
“除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件,或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系,且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性,否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作,就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。”
而对于超过一年或非离职原因的权属案,应严谨适用技术特征比对。比如毫无关系的另外一家公司的改进发明,即便与原告公司的技术具有传承性,也不应认定权属是原告。
三、离职后完成的技术成果,原公司与现公司都有贡献,怎么办?
根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第五条的规定:
“个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。”
在白皮书中有另外一个案例:
在原告某科技公司诉被告某化工科技公司、张某专利申请权权属纠纷一案中,因被告张某离职已超过一年,法院对于被告张某在原告处任职期间完成的技术方案的相同部分认定为职务发明;
而对被告张某离职后作出的“存在较大差异的技术内容”,结合被告张某系涉案发明专利申请的两个发明人之一,专利申请日距离其从原告处离职时间已超过两年的事实,不能认定为职务发明,涉案专利申请技术应认定为原告与被告某化工科技公司的共同成果。
四、离职1年后完成的技术成果,是否就与原单位没有关系了?
案例8中,涉案专利系在王某、秦某从原告处离职1年之后才申请,通常情况下,离职1年以后完成的发明创造不应认定为职务发明,但上述认定的前提是系争发明创造确系该员工离职1年后作出的,且与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关。
本案特殊之处在于,系争发明创造并非王某、秦某创造完成,而系在王某、秦某离职之前在原告处已经存在的技术方案。因此,本案不涉及职务发明创造的认定,涉案专利权利归属的认定也不受王某、秦某已离职超过1年的影响。
涉案专利技术方案与原告公司技术方案无本质区别,因此对于“偷”了他人的专利,不受离职1年的时间限制时间。
五、不以自己的名义申请专利,就没问题了吗?
上海知产法院发布的典型案例1中的小唐“非常聪明”,在职期间的职务发明,他没有以自己的名义申请专利,而是以自己母亲的名义申请,但最终法院还是认定专利归原单位所有。
2005年,唐某大学毕业后进入P公司工作,担任技术负责人。2013年11月,唐某之母向国家知识产权局申请了名称为“废气生物处理系统”的发明专利即涉案专利。唐某于2014年10月从P公司离职。
法院经审理认定唐某在P公司的工作职责包括废气处理、生物洗涤塔的应用开发。涉案专利系一种废气生物处理系统,其技术特征也涉及生物洗涤塔,因此,可以认定涉案专利系唐某为执行P公司工作任务而完成的发明创造,判决专利申请权应归P公司所有。
六、恶意放弃本属于他人的专利权应当赔偿相关损失吗?
在有些案件中,被告感觉败诉可能性很大,为了不让对方夺回专利权属,会选择放弃专利权或不按期缴纳年费而使得专利权终止,即便原告赢了权属纠纷案,也无法成为专利的权利人了。
然而上海知产法院发布的典型案例12,就是一起“恶意放弃他人专利权”的案例。
“法院认定K公司在涉案专利权权属纠纷案件审理过程中放弃专利权的行为缺乏正当理由,主观上有恶意,显属具有过错,其放弃涉案专利权的行为构成对Q公司相关合法权益的侵害。因此,判决对于Q公司请求赔偿相关费用的诉讼请求予以支持。”
这个案例在现有法律框架下最大程度保障真正专利权人的合法权益,惩戒非真正专利权人不诚信的恶意行为,对今后同类案件的处理具有较高的借鉴价值。
如果我们代理的是原告一方,在诉讼中,要及时向法院申请采取保全措施,法院会给国家知识产权局发送裁定书和协执执行通知书,中止专利权的转让、放弃等行为,以充分保障原告的权益。
但经验不多的非知识产权律师可能不知道要采取这个动作,就会出现上述这个案例的悲剧,赢了案件却拿不回来权属。所以当事人在知识产权案件中聘请律师时,要考虑聘请具有丰富经验的知识产权律师。
技术成果权属案审判现状及攻防策略
作者:赵立辉来源:北京植德律师事务所

2023年4月19日,上海知识产权法院发布了《技术创新成果权属案件审判情况(2015-2022)》白皮书和12个典型案例。