商标法49.2丨“赠品”能否维持撤三中的商标注册？应考虑商标产源识别功能的实现程度

“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。……”
——《商标法》第四十九条第二款
“仅作为赠品使用”,不被视为商标法意义上的商标使用。
——《商标审理标准》

“撤销连续三年不使用商标”简称“撤三”，是《商标法》中规定的商标失权程序之一。撤三程序申请人提出撤三申请后，注册人须提交撤三申请日起前三年内的商标使用证据才能维持该商标的注册。本文着重讨论关于以赠品形式使用是否应当认定为撤三程序中的商标使用。
关于上述问题，《商标审理标准》中撤销注册商标案件审理标准部分的第5.3.5条明确规定,“仅作为赠品使用”,不被视为商标法意义上的商标使用。笔者认为，关于该规定中的“仅作为赠品使用”的认定，不应当仅仅以相关商品或者服务是否以金钱作为对价进行销售来简单判断，而应当结合涉案商标识别产源功能的实现程度进行考量。
一、“赠品”的使用行为可以维持撤三程序中的商标注册
撤三制度是为了鼓励和督促商标权人使用其商标，发挥商标在市场上区分商品来源的作用。最高人民法院明确表示，撤三制度的目的，是为了“激活商标资源，清理闲置商标。撤销只是手段，而不是目的。因此只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务。”[1]该段论述在北京知产院以及北京高院的许多案件中，均予以引用。[2]由上述判决中的论述可见，法院对撤三中的使用中，并没有以金钱作为对价的“销售行为”的要求。
而“赠品”与一般商品最大的不同，就在于是否以金钱作为对价。笔者认为“赠品”也可称之为“无销售行为”的商品。换言之，赠品也是商品，商业赠送本质上也属于商业活动，只要带有撤三程序中涉案商标的商品以赠品的形式进入商品流通领域，这种使用也应当认定为商标法意义上的使用。[3]
北京知产院以及北京高院诸多判决均表明，不以金钱作为对价的“赠品”使用行为，可以被认定为撤三程序中的使用。例如：
“万和”商标案[4]中，广东万和公司向礼品公司购买电动牙刷、多功能电热饭盒产品作为活动赠品向消费者提供，消费者从赠品外包装足以认定广东万和公司是赠品的生产者，诉争商标对相关公众起到了识别商品来源的作用，北京知产院认定诉争商标已经在指定期限内进行了实际使用。；
“Alpine及图”商标案[5]中，大汉乐器公司销售带有诉争商标的乐器，同时搭配了乐器箱包，且该乐器箱包上使用了诉争商标。北京高院认定，无论在销售乐器时搭配的乐器箱包构成赠送行为，还是构成销售行为，在销售乐器时搭配的乐器箱包上使用诉争商标的行为都构成对诉争商标的商业使用行为。
“恒大”商标案[6]中，江西恒大公司委托他人制造1000枚“银质纪念章”并将诉争商标用于其上，北京高院认为对于该“银质纪念章”，无论是赠送还是销售，均为面向消费者（客户）的商业性使用，从而认定诉争商标在贵重金属纪念品上进行了使用。
由此可见，许多“赠品”的使用行为可以维持撤三程序中的商标注册，不能仅以“无销售行为”就简单的判断涉案商标是否应当予以撤销。
二、实践中也存在着不能在撤三程序中维持商标注册的“赠品”形式
第一部分中的探讨，意在说明仅有“赠品”（“无销售行为”的商品）相关证据并不是涉案商标应当被撤销的充分条件，这并不意味着“无销售行为”的使用，均可维持撤三程序中的商标注册。实践中也存在着不能认定为使用的“赠品”行为，例如：
“开心人大药房”商标案中[7]，开心人大药房以意图作为赠品为由，购买了雕牌、立白洗洁精等去污商品，并要求供货方将诉争商标贴附于上述商品包装之上，北京高院认为开心人大药房虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房并非赠品的生产者，开心人大药房的此种使用行为无法区分商品来源。最终，认定该使用行为不能维持诉中商标的使用。
“路易·诗兰L0UIS L0NG及图(繁体)”商标案中，路易诗兰公司以买服装赠葡萄酒的方式使用诉争商标，北京知产院认为将标有商标的商品作为赠品进行使用的行为,在该赠品进入到流通领域,具有区分商品来源的作用的情况下,可以视为对商标的真实有效的使用。但是，路易诗兰公司仅提交了显示印有“L0UISL0NG葡萄酒(礼盒装)已领取”字样的发票证据,以及一份由上海摩星服饰有限公司出具的证明。该发票上的领取字样及案外人证明均为自制证据,客观性较差,在无其他证据相佐证的情况下,不足以证明标有复审商标的葡萄酒商品已然进入流通领域,具有区分商品来源的作用。从而，北京知产院认定不应维持诉争商标的注册。[8]
赠品与商品的本质区别即是否以金钱作为对价。通过第一部分以及第二部分的案例对比，可以发现认定“赠品”形式的使用能否维持注册，北京知产院以及北京高院均未论述“金钱对价”的问题，而将裁判的关键放在了相关公众能否从该“赠品”上识别产源的问题上。在上述不能维持注册“赠品”形式中，法院的理由也是基于商标的产源识别功能不能实现而作出的判决。
三、“赠品”式的使用在民事上也可能构成侵权
2013年工商总局在《工商标字〔2013〕196号》中答复到：“当事人为巩固客户关系、提升客户层次、培植优质客户群，在开展金融产品营销活动时向客户赠送商品，其使用的标识与他人在与赠品相同或类似商品上的注册商标相同或近似，属于《商标法》第五十二条第（五）项所述的商标侵权行为。”
上海市第二中级人民法院在黛尔吉奥品牌有限公司、帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司诉蓝樽(上海)酒业有限公司不正当竞争纠纷案[9]中，对作为“赠品”赠送的商品能否计入销售侵权产品的数量的问题也给出了肯定的答案，认为即使部分商品属于赠品,此种行为也属于商业行为,其结果同样会导致原告"黑牌"威士忌酒销售数量的减少,损害原告的合法权益，从而将以“赠品”形式赠出的商品纳入了侵权产品的统计范围。该案例被最高法列入了2008年中国知识产权司法保护50件典型案件。
由此可见，“赠品”形式的商品流通，也可能具有侵权的风险。这也意味着，“赠品”形式的使用，也可能被认定为商标性的使用，同时也说明是否被认定为商标性使用，与带有涉案商标的商品是否以“赠品”方式投入市场，并没有必然的联系。
四、结语与建议
基于上述案例与分析，笔者认为关于“赠品”是否能够维持的撤三问题，可以得出如下结论：“赠品”形式的使用并不必然不视为撤三中的商标性使用，是否能够维持注册应当结合诉争商标产源识别功能的实现程度进行综合判断。
由此，企业在经营过程中，若能结合撤三程序的其他相关规定有针对性进行的赠品的设置及使用，则可以一定程度上降低商标被撤三的风险。
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定：
具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：（1）仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的；（2）使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的；（3）为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。（第19.4条）
诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。认定前款所指的类似商品，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，一般依据《类似商品和服务区分表》进行认定。（第19.9条）
由上述规定可知：1）首先要确保商标使用发挥区分商品、服务来源作用；2）不能仅仅进行象征性使用；3）维持商标注册至少须满足涉案商标使用在了核定使用的商品或者服务上；4）维持范围为与该商品或服务类似的其他核定商品或服务上；5）突破《区分表》的难度较大。
基于上述规定，结合前述在先判例，笔者提出以下几点建议供参考：
在选择赠品时，选择已注册商标的核定商品或服务；
若赠品种类不一，尽量根据《区分表》，选择不类似的商品以扩大能够在撤三程序中维持注册的商品范围；
赠品上务必带有需要保护的商标且尽量不带有第三方商标；
赠品须投入公开流通环节并保证一定数量；
尽量以搭售方式赠出，并在相关票据（增值税发票最佳）上写明赠品内容，品牌及货号；
分类保存赠品销售单据，照片，以及购入赠品的合同及发票；
以年为单位逐年更新。
当然，象征性的使用不能维持商标的注册，企业申请注册商标应当具有真实使用意图，不应当恶意囤积商标。对于恶意注册的囤积性商标，国知局及各级法院目前均加大了打击力度，商标撤三制度的目的之一在于清理该类闲置商标。
而以赠品形式使用商标的企业往往是规模性企业，被使用在赠品上的商标也往往是该类企业的惯用商标。正是基于加大宣传、防止混淆的目的，企业才投入经费注册该类防御性商标，并且该类防御性商标在一定程度上也降低了混淆可能性实现了商标产源识别的作用，与囤积形式恶意注册的商标性质完全不同。但遗憾的是，该类防御性质的商标与囤积性恶意注册的商标，在现行撤三制度体制下并没有得到明确的区别对待。这就给恶意抄袭人假借撤三制度突破在先商标障碍，转而搭乘知名企业知名度提供了便利。
关于防御性商标的注册是否具有正当性以及如何界定防御性商标的范围笔者在此不做进一步探讨。作为希望公平竞争的具有较高知名度的企业，目前确实需要从细节做起，采取各种合理措施，妥善经营管理自身商标体系，以应对潜在的撤三风险。
[1]（2010）知行字第55号
[2]（2017）京73行初2208号；(2017)京73行初7311号；(2018)京行终705号等
[3]（2018）京行终3829号
[4]（2016）京行终5665号
[5]（2018）京行终6043号
[6]（2017）京行终2424号
[7]（2016）京行终131号
[8]（2016）京73行初914号
[9]（2008）沪二中民五(知)初字第18号