商标行政诉讼案件中,针对原告起诉状中未提出的主张,法院能否进行审查并作出裁判呢?
案情简介:
2013年10月12日,苏州清柔纺织制品有限公司(以下简称苏州清柔公司)向国家知识产权局(原商标局)提交申请注册第13351126号“Baby of Mine”商标(以下简称争议商标,如图一),指定使用在第24类(类似群2401-2407)“印花棉布、无纺布、被子”等商品上。该商标于2015年1月14日获准注册,并于2019年1月6日转让至第三人李某处。
图一:诉争商标
2017年6月30日,威廉凯得史公司以争议商标与其在先注册的第3617618号“CHILD OF MINE”(引证商标一,如图二)、第6016626号“CHILD OF MINE FROM THE MAKERS OF CARTER’S”商标(引证商标二,如图三)构成类似商品上的近似商标为由向国家知识产权局(原商评委)提出无效宣告请求。
图二:第3617618号引证商标一
图三:第6016626号引证商标二
2018年3月15日,原商评委审查后认为,争议商标与引证商标一、二构成近似,但争议商标指定使用在第24类上的部分商品与核定在第25类上第6016625号商标(非引证商标二,如图四)的商品不属于相同或类似商品,并裁定争议商标在部分商品上予以无效宣告,部分商品上予以维持。
图四:第6016625号(第25类)商标
2018年6月21日,苏州清柔公司不服原商评委作出的无效宣告裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,威廉凯得史公司作为第三人。在庭审过程中,威廉凯得史公司提出被诉裁定引述的引证商标二与其主张申请注册在第24类上的商标并不一致,并请法院予以查明、纠正。一审法院审理后认为,被诉裁定认定事实有误,并基于全面审查原则对案件进行全面审查,认定争议商标与第24类第6016626号商标(引证商标二)的显著识别部分构成近似,且核定使用的全部商品属于同一群组,构成类似商品,违反了商标法第三十条规定,诉争商标在全部商品上的注册应予以无效。还认定,争议商标原权利人及其关联公司及现权利人批量抢注威廉凯得史公司商标和他人知名商标,并具有在实际使用中故意贴合威廉凯得史公司商品的主观恶意。最终,法院判决撤销被诉裁定。【(2018)京73行初5801号,审判长何暄,审判员张阳,人民陪审员丁敏】
短评:
法院在审理本案时运用了全面审查原则,该原则出自行政诉讼法,却非适用于全部商标授权确权行政案件。最高人民法院在(2018)最高法行申1557号判决中就曾指出“虽然《中华人民共和国行政法诉讼法》第八十七条规定人民法院审理上诉案件应当全面审查,但是考虑到商标授权确权案件并非典型的行政诉讼,基于商标权的私权属性,从提高审判效率角度出发,人民法院审理此类案件时,参照民事诉讼法相关规定仅围绕上诉请求进行审查符合上述司法解释的规定。”
这一观点在最高人民法院2017年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第2条有所体现,即“人民法院对商标授权确权行为进行审查的范围,一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张,但商标评审委员会相关认定存在明显不当的,人民法院在各方当事人陈述意见后,可以对相关事由进行审查并作出裁判”。2019年,北京市高级人民法院发布了《商标授权确权行政案件审理指南》,其中第2.8条实际上是对该条规定的延续,“商标行政诉讼中,一般应根据原告的诉讼请求及理由确定审查范围。原告虽未提出主张,但被诉裁决存在明显不当的,应当在各方当事人陈述意见后,对相关事由进行审查并作出裁判,但不能超出被诉裁决的审查范围”。
通过该条款的表述可以看出,“明显不当”是法院进行全面审查的基础条件。那么,何谓“明显”,“不当”又该如何判断呢?最高人民法院在2017年第12期公报案例“普兰娜生活艺术有限公司诉商标评审委员会申请驳回复审行政纠纷案”【(2017)最高行再10号判决】认定“由于优先权的认定是判断本案引证商标一是否能够成为申请商标的权利障碍的关键事实,且普兰娜公司对重新作出的商标驳回复审决定再次提出了行政诉讼。鉴于本案被诉决定对申请商标的优先权日存在漏审,导致错误认定了引证商标一成为注册申请的权利障碍”据此,参照《商标授权确权规定》第二条,对被诉决定认定的错误事实予以纠正。可见,判断“明显不当”可从以下两点着手,即:
被诉裁决据以定案的关键事实认定有误;
该错误认定对案件结果产生实质影响,纠正后足以推翻原有认定。
当然,另一不可缺少的前提是“应当在各方当事人陈述意见后”,在原告虽未提出主张的情况下,法院仍可对案件进行全面审查。
具体到本案,威廉凯得史公司针对诉争商标提起无效宣告请求时,引用两枚核准注册在第24类商品上的商标,而商评委作错误引用了注册在第25类商标与诉争商标进行比对,致使争议商标在部分商品上的注册予以维持。实则,威廉凯得史公司的引证商标核定商品足以覆盖诉争商标核定商品,满足无效诉争商标的条件。法院对此情况进行查明,在威廉凯德史公司未提起行政诉讼的情况下,认定诉争商标违反了《商标法》第三十条规定。同时,法院就苏州清柔公司及关联公司等批量抢注威廉凯得史公司商标和他人知名商标行为予以一并审查。
本案一审法院在查清相关事实的基础上依法作出裁判,符合行政诉讼法合法性审查及有限的合理性审查的法律框架,同时又体现出商标行政授权确权行政案件的特色,不仅提升了诉讼效率,避免循环诉讼可能,又及时、有效的维护了当事的人合法权益。同时,可作为北高发布指南后适用2.8的参考型案例。
北京市万慧达律师事务所代理了本案。
从“BabyofMine”商标无效宣告案看商标行政诉讼全面审查原则
作者:王艳 郑晓霞来源:万慧达知识产权

商标行政诉讼案件中,针对原告起诉状中未提出的主张,法院能否进行审查并作出裁判呢?