“李逵”如何对付“李鬼”？——商标侵权抗辩要素分析

引言
近年来商标侵权纠纷几度引发热议。从2015年北京无印良品投资有限公司、北京棉田纺织品有限公司起诉MUJI，到百伦公司起诉美国品牌New balance，再到近日“茶颜观色”起诉长沙网红品牌“茶颜悦色”，“商标侵权”这个法律专业术语一再的出现在社会公众的视线当中。探究其原因，难以回避判决结果与公众朴素判断之间的差异，而差异的出现一定程度上可归因于我国商标法尚处于不断完善的过程之中。
2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议对1982年颁布的《商标法》进行了第四次修正，正式规定：不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。《商标法》第四次修订之前，未将“使用目的”规定为注册商标申请的要件，因而审查过程中并不审查申请人是否具有“使用目的”，而仅仅在有人提出异议、“撤三”和无效程序中，才会对申请人或注册商标权利人是否具有“使用目的”进行审查。于是，出现了“专业商标维权人”，注册几百、几千甚至上万件商标，获取该类商标的专用权并不进行使用，而是要求正在或日后使用这些商标、真正提供商品或服务的企业或个人付费购买商标或者起诉要求其支付赔偿，以从而获取不法利益。虽然《商标法》的第四次修正一定程度上遏制了此类无良商标的注册行为，但不法行为并未停止。就在众志成城抗击疫情之时，网络上爆出有人意图将李文亮医生的姓名、将火神山医院、雷神山医院作为商标申请注册。
更值得隐忧的是，以获取不法利益为目的已经注册了成千上万商标的情形已然存在，并将在一段时间内持续上演“李鬼”诉“李逵”的闹剧，未及时注册商标的经营者仍然会陷入商标的侵权诉讼之中。起诉一方通常已经身经百战，被诉一方往往被告得一头雾水，只能通过被动应诉尽可能找出抗辩理由以保护自身权益。
笔者将通常使用的商标侵权抗辩要素进行了大致梳理，一般有以下三大类：
一、相似性和混淆度要素——基于法律理解视角。1、相似性的抗辩；2、混淆度的抗辩；3、对商品类别进行抗辩。
二、正当使用和合理使用要素——基于法律适用视角。1、通用名称对注册商标或非注册商标的抗辩；2、药品名称对注册商标专用权的抗辩；3、对在先企业名称、中华老字号的正当使用；4、对注册商标的其他合理性、正当使用；5、销售商、普通贴牌加工方、商标标志印制方已经尽到合理的注意义务。
三、主观动机和利益平衡要素——基于立法本意视角。1、是否存在攀附意图；2、停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡或有悖社会公共利益，或者实际上无法执行。这些要素中的绝大部分是商标侵权的常用抗辩思路或者角度，在网络上检索轻松可得。而“专业维权人”在“维权”过程中，对于常见抗辩思路已经了如指掌，并开始从其他角度论证、举证，利益的驱使让不法行为人在“维权的路上”越走越精。
为了帮助客户应对“专业维权人”的恶意诉讼，这两年笔者自己在办案过程中也总结了一些心得，归纳成以下几个典型的问题，以期引发相关讨论，助益商标侵权案件审理的经验总结。逐一分享及分析如下。
一、国家商标总局近年颁布实施的《商标审查及评审标准》等规范性文件是否能作为法院判断相似性的依据？
《商标审查及评审标准》等规范性文件对于相似性进行了较为明确的规定，实践中，主张侵权的一方通常都会引用该标准中的相似性规定和例证来论述侵权构成的理由。但笔者认为，我国现行法律及司法解释对于商标相似性的判断已有明确规定，在认定本案涉案商标的相似性时，前述规范性文件作为行政机关的评审文件，不具有参照作用。理由如下：
1、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条已经明确规定了判断商标近似的方法，《解释》第十条还特别明确了认定商标相同或者近似的原则，包括“应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”，也就是在审理商标侵权案件时，判断相似性的标准并不是一成不变的。判断标准既会随着请求保护注册商标的显著性和知名度的提高而提高，也会随着请求保护注册商标的显著性和知名度的降低而降低。而行政机关的评审文件无论是否为规范性文件，其判断标准必须具备稳定性，唯有此才能凸显商标注册审批工作的公信力。
2、商标评审和司法审判对于近似性的判断角度完全不同。注册商标的评审主要考虑的是注册商标的外观，只要外观具有一定显著性，又未与其他在先商标近似，就应审核通过，而不考虑在先商标是否有知名度。即使在先商标尚在申请阶段，即使在先商标从未使用，商标评审也会给出“商标相似”的结论。而商标侵权中相似性的认定，必须要考虑保护注册商标的使用情况，未使用过的商标不应在司法审判中得出被侵犯权利的结论。
3、商标评审和司法审判对于近似性的判断主体不一样。商标评审工作是国家商标总局内设机构商标评委委员会的专业性工作，而司法判断中相似性的判读应当以一般的普罗大众作为判断主体。
二、国家商标总局制作的《商标驳回通知》是否能作为认定商标相似的依据呢？
商标的使用者在使用商标后或早或晚会向国家商标总局申请注册商标，但有可能在使用之前就已经被注册了近似商标，商标总局就会向申请人发出《商标驳回通知书》。笔者认为，商标局作出的《商标驳回通知书》不具司法上判定商标是否近似的既定效力，不应作为司法裁判的依据。
1、《商标驳回通知书》系行政机关作出的决定，驳回申请的理由不具有司法上判定商标是否近似的法律效力，更不能作为判断被上诉人是否侵权的依据。上述观点在北京知识产权法院（2019）京73民终1437号二审民事判决书亦有表述。
2、《商标驳回通知书》中，商标局驳回申请的理由可能是：“该商标XX部分与……商标近似”。即，《商标驳回通知书》仅认为两商标部分要素相似或相同，而并非直接认定“商标相似”。故而，《商标驳回通知书》不能证明被上诉人使用的标识与上诉人的商标构成近似。
三、如何对公众混淆的可能性进行证明？
委托市场调查机构出具或知识产权服务公司出具的民意调查报告或问卷调查报告来证明可能产生的混淆程度，不失为一种不得已的选择。但由于该类调查报告不是我国民诉法规定之法定证据类型，故而理论上不能成为认定案件的直接依据。但该类专业机构出具的调查报告能够切实影响法官的自由心证，故而聘请调查机构对混淆度进行市场调查并出具调查报告，仍具有现实的必要性和可行性。为了提高该类证据的有效性，在委托调查机构时应注意几点：
1、尽量通过法院启动调查。从目前的司法实践来看，当事人自行委托调查机构进行调查和当事人申请法院委托调查机构调查的情形同时存在。在最高人民法院颁布的《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》中规定，当事人可以向人民法院申请委托专业机构或者专业人员就案件的专门性问题作出市场调查或者经济分析报告。经人民法院同意，双方当事人可以协商确定专业机构或者专业人员；协商不成的，由人民法院指定。但亦有判决对当事人自行委托的调查持否定态度，如在丰田诉吉利侵犯商标权及不正当竞争纠纷案（北京市第二中级人民法院（2003）二中民初字第6286号民事判决书）中，法院对原、被告双方各自举示的市场调查报告未予采信的理由之一即是“系单方委托进行的调查”。故而，如果法院同意尽量选择申请法院委托市场调查机构进行调查。
2、确保市场调查报告制作主体的合法性。在准备进行市场调查时，应避免自行调查或委托公证机关进行市场调查，而应委托合法成立的专业市场调查机构进行调查并出具专门报告。因为专业的市场调查机构能够通过合理的设置调查区域、抽样方法、调查方式等专业操作，增加证据被采信的可能性。
3、调查报告不仅应有调查机构的署名，还应当有有资质的设计者、调查员的署名，并在《调查报告》中说明调查的组织实施过程和情况。
4、确保调查公司选择了恰当的相关公众，即“与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务营销有密切关系的其他经营者”。
5、样本的选择必须达到一定的规模。河南省高院发布的《关于审理涉及驰名商标认定案件若干问题的指导意见》（以下简称《指导意见》）中就要求，调查报告中对相关公众抽样调查应体现不同地域、不同层次，方法应当科学。对消费者和经销商等相关公众调查的范围，一般应有包括审理法院所在地在内的至少全国五个主要代表性城市，和不少于一千份调查问卷。在颐中烟草与联智广告商标侵权纠纷案中，青岛市中级人民法院认为，调查机构在北京、青岛、西安、西宁四个城市中选择了1200个普通消费者以及12个经销商，被调查对象数量较多且分布比较合理，因此调查结果能够相对客观地反映“壹枝筆”牌香烟在相关公众中的知晓程度，从而采信了该市场调查报告。
四、《类似商品和服务区分类表》是否能成为判定商品相似或相同的直接依据？
根据《商标法》第五十七条的规定，构成商标侵权还有一个条件，就是在相同或类似商品上使用。国际上通用的商品和服务分类是“商标注册用商品和服务尼斯分类”。我国国家工商行政管理局商标局根据我国自1988年11月1日起采用国际分类以来的使用实践，针对中国的国情实际，对商品和服务的类似群组及商品和服务的名称进行了翻译、调整、增补和删减而制订《类似商品和服务区分类表》，将商品和服务分为42类。其中，第1类到第34类是商品，第35类到第42类是服务。
商品和服务分类的目的之一就是帮助商标注册申请人判断商品或服务是否类似。但是，仅有该分类是远远不够的。一方面，每一类中的商品都很多，但它们并不必然是类似商品；另一方面，即使分属不同的类别，两种商品也有可能构成类似商品。更何况，新型商品、新型服务的产生速度远远超过尼斯分类更新的速度，相当一部分亟需注册商标的商品或服务可能难以直接在该分类中找到相对应的名称。因此，最高人民法院制定的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”判断商品或服务是否类似，应从实际出发，比较两种或两种以上的商品或服务的原料、生产工艺、功能、使用方式、销售对象、销售渠道等要素，这样才能作出正确的判断。
五、商标侵权的成立是否应当考察被诉一方的主观意图？
法律赋予商标权所有人以专有权，是为了避免商品或服务出处的混淆，维护市场正常交易的秩序，节省消费者的搜寻成本，减少社会公众被欺诈的可能。正如美国HOLMES法官所指出的：“商标权只是在于阻止他人将他的商品当作权利人的商品出售，如果商标使用时只是为告知真相而并不是要欺诈公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”
另外，商标权只是一种有限的垄断权利，商标的垄断权利不是绝对的，不能认为注册为商标的文字就成为商标权人的私产。只有在他人不当地利用或攀附在先商标在消费者心目中的影响力和商业信誉，从而损伤或破坏商标的识别功能时，商标权人才可以禁止他人使用。
因此，笔者认为，司法实践中，在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意（有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意）和合理（是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用），以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为还是属于正当使用行为，以合理界定注册商标专用权的保护范围，达到商标专用权和公共利益之间的平衡。
对于规范商标权利保护的有效治理，尚需在立法层面实现。给商标权不加识别的保护，不仅容易引起权利人滥用权利，造成权利人与社会公众之间的利益失衡，而且也直接影响正当的市场竞争，产生不正当竞争及垄断。如果不对商标权人的商标权施以合理的限制，就会滋生出更多企图通过持有商标不劳而获，妨害市场良性发展的现象。
结语
笔者梳理法律应用中的诉讼救济要素并未涵盖商标侵权之抗辩要素之全部，仅为办案过程中的一些实战心得。今日创业者众多，然逢经济下行，又遇百年不遇之疫情，艰难之情可想而知。笔者实不想见到有利用法律漏洞之人，为雪上加霜不劳而获之行，故而将不成熟之观点进行分享，意在抛砖引玉，敬待各路方家不吝指正。