纵横不出方圆，万变不离其宗 ——小议修改专利的权利要求时需把握的尺度标准

第1则 引言
发明和实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，可见权利要求的重要性。而无论是专利申请文件的实质审查过程中，还是在复审、无效程序中，都难免会涉及到对权利要求的修改。
通常，对权利要求的修改可以采用增加内容、删除内容、改变内容表述等方式，并需要满足专利法第33条的规定。
而修改权利要求的过程中，还可能遇到“具体放弃式修改”、 “开放式和封闭式权利要求的转换”这样的特殊情形。尽管具体案情千变万化，但“纵横不出方圆，万变不离其宗”，本文将对这些特殊修改情形进行探究，并对其中产生的焦点问题和需要把握的尺度标准进行讨论，找出这些特殊修改情形时所应依据的“方圆”或“宗”。
第2则 具体放弃式修改
具体放弃(Disclaimer)是修改权利要求的一种方式, 常见于化学领域，其采用“否定式”或“排除式”这种特殊的表达方式，使权利要求的方案明显地被排除一部分内容。
该修改方式具有以下特点：
1、所排除的内容通常超出了“原说明书和权利要求书记载的范围”。
2、该修改涉及的类型主要分为三类：排除不授权客体、排除不可能实施的技术方案，以及因新颖性和创造性问题而进行的具体放弃式修改。
本文将重点讨论 “因新颖性和创造性问题” 而进行具体放弃的情形。
《专利审查指南》中规定：如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围中的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该被对比文件所公开的部分。由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请文件原始记载的内容证明所述特征取经“放弃”后的数值时，涉案专利具有新颖性和创造性，否则不能允许这样的修改。
在此基础上，针对上述“因新颖性和创造性问题” 而进行具体放弃的情形，由于对《专利审查指南》中规定的“鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性”的理解存在分歧，因此在实务中常常引发的争议焦点为：修改所基于的对比文件除为影响新颖性外、是否也可以是影响创造性的对比文件？
对此，笔者认为：鉴于“具体放弃”时排除的内容通常并没有记载在原申请文件中，那么这种特殊的修改必须在特殊的情形下才能被允许。而我国《专利审查指南》在制定关于“具体放弃式修改”的规定时借鉴了欧洲专利局的思路，即：能够采用具体放弃修改方式的情形，应仅限于克服新颖性缺陷或出于非技术原因排除不授权主题，而所述新颖性缺陷又应仅限于抵触申请和偶然占先所导致的不具备新颖性。对于“因新颖性和创造性问题” 而进行具体放弃的情形，所基于的对比文件应仅仅限于破坏新颖性的抵触申请和偶然占先的情形，此时进行“具体放弃”后，经“放弃”后的技术方案相对于上述对比文件则明显具备新颖性和创造性，而不会进一步引发是否具备创造性的质疑。
综上可知，具体放弃这种特殊修改方式作为最后的补救机会，是穷尽其它允许的修改方式之后的最后方式，因此对该修改方式需要把握非常严格的尺度。对“因新颖性和创造性问题”而进行具体放弃时，不能基于破坏创造性的对比文件来进行具体放弃式修改，而基于破坏新颖性的对比文件时也仅限于抵触申请或偶然占先的情况。
第3则 关于开放式和封闭式权利要求的转换
1、开放式与封闭式权利要求的界定
《专利审查指南》中对于开放式或封闭式权利要求的典型表述进行了举例说明，但实践中并不应机械地仅仅根据文字表述来判断一项权利要求是开放式还是封闭式。应从技术实质上结合个案的具体情况进行分析，即分析判断权利要求的技术方案是否还可以包括其它部分、组分、步骤等。
2、问题的引出
为了克服新颖性、创造性、不支持等问题，专利申请人可能会将封闭式权利要求修改为开放式权利要求，或者将开放式权利要求修改为封闭式权利要求。
那么由此产生的问题在于：开放式与封闭式权利要求之间是否可以进行任意的修改转换，如何判断这两种权利要求的互换能否被允许？
下面将从两种角度分别进行说明：
3、封闭式权利要求修改为开放式权利要求
如果原申请文件的说明书发明内容部分以及实施例均仅涉及封闭式的技术方案，那么必然不能允许将权利要求改为开放式。
有争议的情形是：原申请文件没有明确记载开放式的技术方案，但实施例部分举例说明了开放式技术方案的某种具体组合。
有观点认为，这种情况下可以将封闭式权利要求改为开放式，因为实施例具体实施的方案中另外包括了权利要求所没有限定的组分或部件等。
但笔者认为：在上述情形下将“封闭式权利要求修改为开放式权利要求”需要采取从严的标准。这是由于，实施例仅是相对于原来的封闭式权利要求多出了某些特定的其它组分或部件等，在说明书中并没有明确地记载或描述开放式的技术方案的情况下，此时如果允许将权利要求改为开放式表述，则会使权利要求的技术方案包括了说明书（包括实施例）从未涉及或提到的其它不确定组分。
因此，除非原申请文件明确记载了开放式的技术方案，否则即使实施例部分举例说明了开放式技术方案的某种具体组合，也不能将封闭式权利要求修改为开放式权利要求。
4、开放式权利要求修改为封闭式权利要求
首先，不能将开放式权利要求中的“包括A+B”理解为涵盖了“由A+B组成”的情形，二者并非数值范围与数值端点的关系。开放式权利要求应视为一个整体，而并非是包括了封闭式技术方案和进一步含有其它组分的技术方案的多个并列技术方案。在此基础上，更不能认为在专利无效阶段将开放式权利要求改为封闭式属于技术方案的删除。
因此，将开放式改为封闭式权利要求并不必然符合专利法第33条的规定。
在此基础上，笔者认为，判断开放式权利要求是否能修改为封闭式权利要求的标准是：根据原说明书记载的整体内容，如果本领域技术人员能够确定这样的封闭式技术方案是申请人在申请日之前已经实施并完成的内容，则允许将开放式权利要求改为封闭式权利要求。
采用该标准的根本原因在于，这样做并没有将申请日时未公开的内容补入申请文件中，也不会对其它申请人带来不公平的结果。因此与上述“封闭式改为开放式权利要求”不同，此时可以简单地进行实施例判断法，即如果原说明书的实施例中明确实施了封闭式的技术方案，则允许进行这样的修改。
第4则 结语
本文介绍了对权利要求进行“具体放弃式修改”、或进行 “开放式和封闭式权利要求的转换”时会遇到的焦点问题，并对需要把握的尺度标准进行了讨论。由于权利要求对于确定专利保护范围的重要性，因此需要对权利要求的修改尺度标准进行关注和研究，使对权利要求的修改更容易被接受、从而能够更充分地保护权利人的利益。