商标法57及反法6丨组合拳打击商标、字号加域名的混合侵权行为

导语：
近年来，在涉外商标侵权及不正当竞争领域，侵权人的侵权行为已从单一使用与权利人相同、近似的商标标识，发展为组合使用多个模仿标识元素，如企业字号、域名、英文商标等，意图与权利人产生联系，从而达到整体误导消费者、引起混淆的效果。
同时，侵权人会将具有模仿标识元素的企业字号、域名、英文商标进行注册，并基于这些注册权利抗辩市场监督行政管理部门的查处，大大地增加了权利人维权的难度。
从中，我们也可以发现，市场监督行政管理部门对此类多元素混淆侵权行为的查处能力有限，通过法院诉讼维权成为权利人最终解决问题的选择。为此，权利人需要策略性地打出组合拳，以达到争议解决目的。本文作者作为多宗此类系列诉讼、仲裁案件的首席律师，在此分享一些办案心得。
案件背景
举例说明，国内市场上知名电器品牌Wanasonic，其中文字号为某松，且持有该中文注册商标。近几年，市场上出现一些列带有识别要素Wa开头的电器，如：Wartsoinc、Waonansi、Wasncnoeic、Wanhutian、Waisunosc、Wamosautc、Waonoca等，且均获得同类商品上的商标注册。
同时，我们发现使用这类商标的生产厂家注册的企业名称均含有“某松”字号，如惠州某松电器、深圳某松家电、东方某松科技、滁州某松电子等公司名称。
这类产品上及其包装也往往会出现包含“某松”的域名，如“中国某松.com”、“中国某松.net”、“中国某松.cc”、“某松家电.中国”、“中国某松电器有限公司.com”等，其产品官网一般由此类域名解析链接。
普通消费者对此类产品往往会混淆误认，从而与权利人产生联系。为消除混淆，权利人已经采取法律行动在逐步清理市场上的该类侵权及不正当竞争行为。
法律对策
一、侵权要素权利基础及法律对策
（一）侵权人模仿权利人知名商标，注册带有识别要素的注册商标，尤其是英文商标。
权利人的知名英文商标是Wanasonic，一些列带有识别要素Wa开头的Wartsoinc、Waonansi、Wasncnoeic、Wanhutian、Waisunosc、Wamosautc、Waonoca等英文商标，如果不考虑其实际使用方式，仅进行单一字母比对的注册审查，其与Wanasonic并不构成近似商标，上述商标从而获得注册。其获得商标注册，并不意味着权利人就此束手无策。
针对侵权人的恶意注册及恶意使用，权利人可以尝试启动商标行政争议解决程序，如向国家商标局以连续三年不使用为由申请撤销该注册商标（简称“撤三”）、请求商标评审委员会宣告该注册商标无效（简称“商标无效”）。也可以直接起诉，基于驰名商标，请求人民法院判决禁止侵权人使用该注册商标。
（二）侵权人模仿、复制、翻译权利人知名商标，注册带有识别要素字号的企业名称。
侵权人往往规避市场监督管理部门的地域管辖，选择没有在先字号冲突的地方，注册一个带有知名商标、字号的企业名称，如权利人中文商标为某松，市场上出现一些列惠州某松电器、深圳某松家电、东方某松科技、滁州某松电子等公司名称。
这些公司往往实际经营地与注册地分离，对此，权利人可以通过行政投诉程序，请求当地市场监督管理部门将其载入经营异常名录，也可以直接提出企业名称争议申请，请求市场监督管理部门令其变更企业名称。权利人也可以直接起诉，依据《反不正当竞争法》请求人民法院判决责令侵权人变更字号，名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。
（三）侵权人模仿、复制、翻译知名商标注册带有识别要素的域名，并作商标性使用，同时以该域名解析的网站用于商品经营。
针对此类侵权域名，如“中国某松.com”、“中国某松.net”、“中国某松.cc”、“某松家电.中国”、“中国某松电器有限公司.com”等。权利人及时提交域名争议解决机构进行仲裁，不失为一种高效、经济的解决途径。一般耗时三个月左右，知名权利人要求移转域名的仲裁请求通常都会得到专家组的支持。
侵权人在域名仲裁失利后，往往会随即提起域名权属纠纷诉讼，人民法院一般会支持仲裁专家组的裁决。权利人也可以直接提起诉讼，请求人民法院认定侵权人恶意注册及使用争议域名，判令禁止其使用该域名，并将争议域名移转给权利人。
二、诉讼策略中管辖法院、被告的选择及和解的策略性选择
侵权人组合使用多个模仿标识元素，如企业字号、域名、英文商标等，误导消费者认为其产品与权利人具有某种特定联系，从而构成商标侵权或不正当竞争。
对此，权利人可以在一个诉讼中打出组合拳，整合全部诉讼请求，如同时要求侵权人停止使用侵权注册商标、变更企业字号、停止使用并移转侵权域名等，以达到全面制止侵权及不正当竞争行为的目的。同时，权利人应辅以行政争议解决程序及域名仲裁，以消除其各个侵权要素的权利基础，辅助诉讼进展。
（一） 诉前准备工作及起诉
（1） 侵权证据收集、公证购买等诉前准备工作，尤其是侵权人财产线索调查；
（2） 先行分别启动变更企业名称、商标撤三、商标无效的行政争议解决程序及域名仲裁；
（3） 起诉的同时提起财产保全、证据保全及法院调查申请。
（二） 管辖法院的选择
北京、上海及广州三大知识产权法院，及全国十五个跨区域集中管辖知识产权庭作为优先选择的管辖法院。针对商标侵权及不正当竞争案件，知识产权法院或知识产权庭管辖的前提是，该案件属于涉及驰名商标认定的民事案件，即具有事实认定驰名商标的必要性，目前主要涉及三类案件：驰名商标的跨类别保护，驰名商标与企业名称的冲突，驰名商标与注册商标的冲突。
（三） 被告的选择，知名代工工厂作为共同被告
将知名代工工厂作为共同被告，具有以下几点考虑：
（1） 要求代工工厂提供侵权数据，作为索赔证据；
（2） 被诉的知名代工工厂往往更加强势，给侵权人以解除商业合作的压力；
（3） 知名代工工厂被诉后，一般会停止继续为侵权人生产带有被诉侵权要素标识的商品，这样可以起到类似法院诉讼禁令的效果。
（四） 和解、法院调解的策略性选择
当事人双方和解、法院调解，由人民法院依据和解协议出具《民事调解书》结案，除了考虑效率及主动执行之外，还有以下几点考虑：
（1） 权利人可以一揽子制止侵权人多项侵权行为，在一个调解协议中，可以要求侵权人及其关联人，同时变更侵权企业字号、无偿转让多个侵权域名、撤回侵权商标注册申请或无偿转让已注册的多个模仿商标；
（2） 赔偿额适当，往往接近或高于法定赔偿最高额人民币300万元，结合效率考量，免除旷日持久的诉讼时间成本，且不存在执行难问题，应该是不错的结果；
（3） 和解协议往往可以达到最终全面制止侵权的目的，除了约定具体的禁止行为外，还应约定再犯侵权的巨额违约赔偿金，违约赔偿金数额应在数百万甚至千万元级别；
（4） 和解协议可以约定仲裁管辖，香港国际仲裁中心及中国广州仲裁委员会均可受理涉及知识产权侵权的合同性违约仲裁。
（五）侵权人的恶意注册及恶意使用应作为重点证据
无论是针对侵权人注册的企业字号提起的变更企业名称的行政投诉，还是针对侵权人注册带有标识性要素的商标提出的撤三、商标无效申请，或者域名仲裁以及衍生出来的域名权属诉讼，以及最终的民事侵权及不正当竞争诉讼，侵权人故意模仿、抄袭、翻译权利人的知名商标（驰名商标），恶意注册及恶意使用企业字号、商标及域名的证据，都将是裁决机关审查的重点证据。
三、权利人的委托代理人团队应具有综合处置案件的能力
如前所述，权利人的代理人团队，应具有同时处理行政诉讼、民事诉讼、仲裁以及商标行政争议解决等非诉案件的综合处置能力。万慧达北翔集团旗下包括北京万慧达知识产权代理有限公司（及分公司）、北翔知识产权代理有限公司（及分公司）、北京万慧达律师事务所及上海、广州、深圳分所，团队协作可以更好地为权利人提供专业优势与协同效应。