01案件要旨
等同原则是专利侵权判定中的重要原则,是对权利要求字面保护范围的扩张。由于等同原则的适用超出了权利要求的字面含义,运用等同原则需须确保权利要求的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性,不能因此损害社会公众的利益。
权利要求具有公示性,数值特征中的特别强调用语对专利权保护范围具有限定作用,专利权人在专利申请阶段对于上述特征用语表述应给予足够的注意。专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的,不宜通过适用等同原则将其纳入专利权保护范围。
02关键词
专利侵权 等同原则 数值特征
03案号
(2019)粤03民初1995号、(2020)最高法知民终1310号
04基本案情
本案原告为专利名称为“PCB板的印锡贴片焊接治具”,专利号为“ZL201420474545.1”的实用新型专利的专利权人。该专利申请于2014年,并于2015年获得授权公告。
本案被告深圳市鑫华隆科技有限公司,经营范围涉及涉案专利的技术领域。
涉案专利公开了一种 PCB 板的印锡贴片焊接治具,该焊接治具包括方形状的治具托盘,治具托盘上设有用于放置 PCB 板的方形凹槽,且治具托盘的每个转角上均活动安装有用于夹持 PCB 板角位的角位推拉装置,治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持 PCB 板边位的边位推拉装置,角位推拉装置和边位推拉装置的作用均为将PCB板固定在治具上。
2018年原告通过微信从被告公证购买到了一款产品,并进行了公证。原告认为该产品涉嫌侵犯原告专利,并落入涉案专利权利要求的保护范围。随后原告诉至深圳市中级人民法院,并请求法院酌情确定赔偿金额。
本案的核心争议焦点在于被诉产品是否落入涉案专利权的保护范围。
具体而言,在边位推拉装置的数量上,被诉产品仅在治具托盘的一对边设有两个边位推拉装置,而涉案专利则是在四边均设有边位推拉装置。涉案专利的保护范围是否应当适用等同原则,将被诉产品的技术方案纳入其保护范围之内。
等同原则最先由美国法院采用,1950年,美国最高法院在Graver Tank & Mig. Co.V Linde Air Products Co.一案中确立了等同原则后,英国、德国、日本等世界上许多国家也都开始在此领域适用该原则。
我国在2001年以司法解释的形式明确承认了等同原则,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定:“专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
我方代理被告主张不侵权抗辩,认为被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案不构成等同。原告则认为两者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果,且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动。
一审中,法院支持了原告观点,认为在一对边上设置两个边位推拉装置和在四边均设置边位推拉装置构成等同,判定我方败诉,并赔偿原告150000元。
被告不服一审判决,向最高院提起上诉。
等同原则的适用超出了公示的权利要求的保护范围,应审慎适用;如过于严苛,则会导致等同原则无法适用,但如果认定如过于宽松,则会明显损害授权权利要求的公示效力,反而不利于技术的进步革新。
对此,2009年最高人民法院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中,给出了“正确解释发明和实用新型专利的权利要求,准确界定专利权保护范围,既不能简单地将专利权保护范围限于权利要求严格的字面含义,也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导,应当从上述两种极端解释的中间立场出发,使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护,又能确保给予公众以合理的法律稳定性。”和“严格等同侵权的适用条件,探索完善等同侵权的适用规则,防止不适当的扩张保护范围。”的指导性意见。
我方认为诉侵权产品的技术方案与涉案专利不能构成等同。权利要求的技术方案所解决的是PCB板在治具中容易晃动和拆装不便的问题,涉案专利通过采用推拉装置进行固定,实现拆装方便;并通过四角和四边设置推拉固定装置,实现结构稳定。根据权利要求的记载,其明确限定了边位推拉装置的数量和位置,且其技术效果正是基于该限定,即,涉案专利已经明确排除掉了对其他数量边位推拉装置进行的保护。
等同原则的适用是为了弥补权利要求的瑕疵,在文字记载的技术方案的保护范围外,将等同方案纳入到保护范围,而不应当用于填补专利代理师未将技术方案进行合理上位概括而形成的权利要求保护范围较小的实质缺陷。一审判决对上述特征构成等同的认定则在事实上不当地扩大了对权利要求的保护,将权利要求已经明确排除的技术方案通过等同涵盖在了专利保护范围之内。
二审法院认为:是否构成等同技术特征的关键在于,本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后,是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语,并排除特定技术方案。
2016年最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十二条:“权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。”
二审法院认为:如果对于本领域普通技术人员而言,专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的,不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。因涉案专利技术特征“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持 PCB 板边位的边位推拉装置” 特意强调了“每个边上”的限定作用,本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解,权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征 “在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持 PCB 板边位的边位推拉装置”的意思, 故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。因此被诉侵权产品技术特征与涉案专利技术特征不相同也不等同,未落入涉案专利权的保护范围。相应的,鑫华隆公司无需承担停止侵权、赔偿损失等民事侵权责任。
基于对等同原则更为准确的理解,二审法院采纳了我方代理意见,作出的终审判决,撤销了一审判决结果,驳回了原告全部诉讼请求。
05结语
随着等同原则的确立和施行,该原则的理解和适用,也越来越规范化和标准化,结合规范性文件和指导性文件,避免陷入先入为主的主观判断,才能更准确的理解和适用等同原则,避免不必要的诉累,或避免应得权益的流失。
此外,在专利申请阶段,合格的专利代理师也应当具备上位技术方案的基本执业技能,避免前期申请中因未将具有较高创造性的技术方案进行合理的上位概括而导致权利要求实际保护范围过小,后期维权不能的情况发生。
侵权还是不侵权?——专利侵权判定中等同原则的理解和适用
作者:段坤超来源:广东良马律师事务所

01案件要旨 等同原则是专利侵权判定中的重要原则,是对权利要求字面保护范围的扩张。