要旨
在权利要求的特征既通过功能性表述进行限定,同时通过结构、组分、步骤、条件或其之间的关系来进行了具体限定、且该具体限定对说明书公开内容的概括是合理的情况下,不应将该特征以存在功能性表述为由而认定为是功能性特征,进而不合理地对其进行限缩解释。
一、引言
2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定了权利要求的功能性技术特征及其解释规则。根据上述规定,可以通过主张权利要求的某一特征是功能性特征,从而将该特征限缩解释为具体实施方式及其等同的实施方式。在司法实践中,被控侵权方进行不侵权抗辩时,通常采用这一策略来限缩解释专利保护范围,以在侵权比对中获得有利地位。
就如何判断某一技术特征是功能性特征的问题,2016年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中作了细化规定,列举了一种虽然存在功能性表述但不属于功能性特征的排除情形,即“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的特征。但是是否存在其他的排除情形,理论界存在很多争议,在实务中也经常成为诉讼双方的争议焦点。
二、案件简介
在万慧达代理SEB公司进行维权的案件中,SEB公司专利ZL200580005815.8的固定装置特征是否属于功能性特征这一问题成为争议焦点。经审理,浙江高院的终审判决(2018)浙民终521号认为权利要求1固定装置虽系功能性表述,但同时具有明确的结构限定,因此没有将权利要求1的固定装置认定为功能性特征。
该侵权诉讼源起于在2016年10月广交会上宁波长利公司展出了一款涉嫌侵犯SEB专利的熨斗。随后,SEB公司进行了证据固定,并向宁波中院提起了侵权诉讼。宁波长利公司在庭审中主要进行了不侵权抗辩。长利公司主张SEB专利的权利要求1中固定装置以功能性表述进行了限定,按照专利侵权司法解释二第八条的规定,固定装置特征属于功能性技术特征,应按照具体实施例相同或等同技术方案进行限缩解释。
SEB公司认为:虽然权利要求1的固定装置确实以功能性表述“使得所述熨烫器具整体可以通过所述熨斗的把手(11)搬运”进行了限定,并且也不属于司法解释所规定的唯一除外情形,但权利要求1固定装置特征不应被认定为功能性技术特征。SEB公司主要理由为:
1)司法解释所规定的“以功能性表述进行限定”应理解为“仅通过功能性表述进行限定”,而本案权利要求1中除了通过功能性表述来限定固定装置之外,同时通过包含关系、具体形状和位置关系对固定装置进行了结构限定;
2)从“以公开换保护”的专利制度出发,本案专利说明书公开了多种实施例,权利要求1固定装置的结构限定部分对说明书所公开的多个实施例进行了合理概括,其公开内容和保护范围是对等的,在这种情况下不应该再将合理概括的范围以存在功能性表述为由进行限缩解释。
终审判决充分考虑了SEB公司的主张,最终没有将权利要求1的固定装置认定为是功能性特征。在此基础上,终审判决没有对固定装置以具体实施例相同或等同方案进行限缩解释,按照专利的字面限定判定侵权成立。
三、案件评述
本案在如何判断功能性特征的问题上,具有一定的理论和实践参考价值。如本案所示,在权利要求的特征既通过功能性表述进行限定,同时通过结构、组分、步骤、条件或其之间的关系来进行了具体限定、且该具体限定对说明书公开内容的概括是合理的情况下,不应将该特征以存在功能性限定为由认定为是功能性特征,进而不合理地对其进行限缩解释。
参考法条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕21号
第四条对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》法释〔2016〕1号
“第八条功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”
本案专利权利要求1:
“1. 熨烫器具,其包括一熨斗(1)和一集成有一用于产生压力下蒸汽的容器的便携式基座(2),所述便携式基座包括用于放置所述熨斗(1)的一置靠表面(21),所述熨斗包括一底板(10),该底板之上设有一主体,所述主体集成有一把手(11),
其特征在于,所述便携式基座(2)包括把所述熨斗(1)固定在所述置靠表面(21)上的固定装置,所述熨斗(1)的固定装置在所述把手(11)的上游和下游承靠在所述熨斗(1)的主体上,从而使得所述熨烫器具整体可以通过所述熨斗的把手(11)搬运,所述固定装置包括至少一可动的止动元件(4),该止动元件可以占据:一向下折叠位置,在该向下折叠位置,所述熨斗(1)可以从其便携式基座(2)取出;和一所述熨斗(1)的固定位置,在该固定位置,所述止动元件(4)来到所述熨斗(1)的主体附近,所述止动元件(4)是一可旋转活动的拱形件,所述拱形件(4)可在一解锁位置和一锁闭位置之间活动,在所述解锁位置,所述拱形件(4)基本放置在所述熨斗(1)的置靠表面(21)的平面中,在所述锁闭位置,所述拱形件(4)放置在所述熨斗(1)的所述前上部。”
专利法59|专利侵权纠纷中功能性特征认定的除外情形探讨
作者:赵赫文来源:万慧达知识产权

要旨 在权利要求的特征既通过功能性表述进行限定,同时通过结构、组分、步骤、条件或其之间的关系来进行了具体限定、且该具体限定对说明书公开内容的概括是合理的情况下,不应将该特征以存在功能性表述为由而认定为