不规范使用注册商标的民事侵权法律风险

来源:大成深圳办公室

文章摘要
前言 注册商标权利冲突现象屡见不鲜,其解决路径历经多方探讨与认知深化,最终确立了依据具体情况由不同机构分别处理的机制:对于两个注册商标间的冲突纠纷,交由行政机关处理;而针对不规范使用注册商标的冲突问题
前言
注册商标权利冲突现象屡见不鲜,其解决路径历经多方探讨与认知深化,最终确立了依据具体情况由不同机构分别处理的机制:对于两个注册商标间的冲突纠纷,交由行政机关处理;而针对不规范使用注册商标的冲突问题,则由法院负责受理。本文旨在从观点演进的视角切入,对司法实践如何判断是否构成不规范使用进行探究。
注册商标权利冲突的相关规定
在我国,注册商标专用权需要向商标局申请并经授权公告取得。涉及注册商标权利冲突时,人民法院能否直接受理和判定经商标局行政程序确认的商标权构成对另一商标权的侵犯经历了不同的认识历程。早期主要倾向于行政程序优先的解决方式,后来随着理论认知的深化以及社会的需要,处理条件逐渐放宽。1
(一)行政程序排斥民事诉讼程序
早期行政程序排斥民事诉讼程序的观点认为,通过行政程序获得的权利需要经过相应的行政程序才能消灭。在类似的其他类型权利冲突案件中,可以看到窥见此观点。如在蜜雪儿开发股份有限公司与蜜雪儿服饰(北京)有限公司侵犯商标专用权、不正当竞争纠纷2中,权利人拥有“MYSHEROS”注册商标专用权,被控侵权人依法对其企业的中文名称“蜜雪儿服饰(北京)有限公司”及英文名称“MISHER FASHION DESIGN(BEIJING)CO LTD”拥有企业名称权。北京市第二中级人民法院一审认为:被告的企业名称是经工商行政管理机关登记批准的,虽该企业名称中的“蜜雪儿”与原告的注册商标相同,也确实会给普通消费者造成混淆,但如何调整这种关系,目前法无规定,且对企业名称登记的异议不属人民法院案件管辖的范围,原告可向工商行政管理机关请求。北京市高级人民法院二审时也同样指出:双方各自拥有的上述民事权利理应受到法律保护,任何一方当事人在没有启动行政撤销程序的情况下,即以自己享有的民事权利作为诉权基础控告对方当事人享有的民事权利的内容侵害其权利均是缺少法律依据且有悖法理的。当事人对这类权利冲突的异议应先到有关行政管理部门申请解决。
此外,2005年,在最高人民法院关于对江苏省高级人民法院《关于江苏振泰机械织造公司与泰兴市同心纺织机械有限公司侵犯商标专用权、企业名称权纠纷一案的请示报告》的复函((2004)民三他字第10号函))中也对行政程序排斥民事诉讼程序予以认可,其指出根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项商标法第三十条第四十一条的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。
(二)行政程序前置
行政程序与民事诉讼程序相互排斥并不是早期的唯一观点,行政程序的优先性系有条件维护的观点也曾占一席之地。1998年,最高人民法院在《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》(法[1998]65号)中,与会同志认为:人民法院受理的知识产权纠纷案件或者其他民事纠纷案件中,凡涉及权利冲突的,一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序,请求有关授权部门先解决权利冲突问题后,再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未解决权利冲突的,或者自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的,人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则,依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。
(三)不规范使用注册商标不需要经行政处理为前置条件
为有效解决日益增多的知识产权权利冲突民事纠纷问题,最高人民法院于2008年出台《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2008〕3号,以下简称《规定》)3。《规定》的有关内容妥善处理了司法程序和行政衔接和协调的问题,既以知识产权民事法律关系为基础,使权利具有更加畅通的法律救济途径,又充分发挥和合理兼顾行政程序和司法程序的职能作用。4
针对涉及两个注册商标之间的冲突纠纷,考虑到《商标法》已对此设置了比较完善的商标争议程序,如果商标行政评审发生失当,还可以依法进行行政诉讼。故当前司法实践中基本上采取不受理民事侵权纠纷的做法。5
对于超出注册商标专用权范围使用的注册商标之间的冲突,人民法院可以作为民事案件予以受理。注册商标专用权人应当规范使用其注册商标。一方面,注册商标专用权的范围应以核定使用的商品或服务为限。另一方面,注册商标专用权的范围应以核准注册的商标为限,不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标。以拆分、组合等方式不规范使用自身注册商标,构成在相同或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或近似标识,亦构成商标侵权。因此,《规定》第一条第二款的“但书”部分规定了由此引发的纠纷,人民法院应当受理。这主要是因为不规范注册商标的不应被视作对注册商标的使用,而应归类为对一般商业标识的运用,从而具备了民事诉讼法所认可的可提起诉讼的性质。
二、不规范使用注册商标的司法认定
不规范使用注册商标构成商标侵权的情况有多种。在司法实践中,不规范使用行为是否实际侵犯了他人的注册商标专用权,需要人民法院根据个案情况,结合被控侵权人注册商标形态、注册商标使用方式、近似程度、混淆误认的可能性等因素综合考量。
(一)超出核定商品的范围
超出核定商品的范围使用注册商标在司法实践中比较容易判断。只要案涉商品不属于任何一种被控侵权人注册商标核定使用的商品,即可认定未规范使用其注册商标。

在中策橡胶集团股份有限公司诉朝阳锦策橡胶有限公司、张某侵害商标权纠纷6中,被控侵权人在制造、销售的轮胎上使用“朝阳锦策”标识,然其拥有的“朝阳锦策”注册商标的核定使用的商品范围并不包括轮胎。南京市中级人民法院二审认为:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的,属于侵犯注册商标专用权行为。本案中,朝阳锦策公司制造、销售的被控侵权商品系轮胎,与中策公司第1475138号商标所核定使用的商品类别相同,属于同一种商品。朝阳锦策公司在被控侵权商品上使用了“朝阳锦策”标识,该标识中的“朝阳”二字与中策公司涉案注册商标的字音、字义及排列方向均相同,易使消费者对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。朝阳锦策公司上诉主张其在被诉侵权商品上使用该标识是对其自身持有的“朝阳锦策”注册商标的使用,但该注册商标核定使用的商品范围并不包括轮胎。
(二)改变显著特征
商标的显著特征指的是商标具备帮助消费者将其所代表的生产、经营者的商品或者服务同其他生产、经营者的商品或者服务区分开来的能力。不论是以拆分、组合注册商标、突出使用部分图形商标、变更文字商标的大小、改变字体、在文字商标中增加文字、改变颜色等方式使用注册商标,司法实践中首要难点在于把握注册商标的显著性。
1.差别细微,未改变显著特征
不是所有的改动都构成改变注册商标的显著性。注册商标的专用权,以核准注册的商标为限。该“限”,并非指实际使用商标标志与注册商标在物理意义上完全相同,存在细微差别、未改变注册商标显著特征的实际使用,应被容许。7具体而言,对于文字商标,通过文字排列、字体形状、大小等方式改变文字识别的显著特征,使得实际使用的商标标志具有图形商标的识别功能,与注册商标已具有显著差别时,不应再认定为商标的使用。然而,如果权利人实际使用的商标标志与注册商标之间的差别十分细微,并未改变其显著特征,那么该使用行为仍然可以认定为商标的使用。这一原则在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)》第二十六条第二款8中得到了明确体现。

在广东小天才科技有限公司与深圳市唐轩电子有限公司、陈钦奕侵害商标权纠纷10中,权利人主张被控侵权人实施了多种行为构成商标侵权。法院经审理认为:被控侵权人存在按照注册商标使用的行为,也存在不规范使用注册商标的行为。具体而言,被控侵权人在网店儿童智能手表的商品名称及销售的被诉侵权产品外包装盒使用了“儿童星小天才”标识,“”注册商标标识虽经过艺术化处理,但被控侵权人上述行为中使用的标识与注册商标仅在字体上有细微差别,被控侵权人属于在注册商标标识范围内规范使用,故权利人对于被控侵权人上述行为的争议,应当依法向有关行政主管机关申请解决,该主张不属于民事诉讼案件审理范围,法院不予处理。
2.变更文字商标的大小
擅自变更注册文字商标的大小,可能会构成了不规范使用注册商标的情形,进而被视为商标侵权行为。如果商标使用者随意调整商标文字的大小,可能会误导消费者,使其难以准确区分商品或服务的来源。这种不规范的使用甚至可能让消费者误认为是另一个品牌,从而构成商标侵权。

在重庆沪冠食品有限公司与重庆金土坨食品有限公司侵害商标权纠纷11中,被控侵权人使用的“”标识主要由文字“水土沱”组成,“水土沱”三个字的字体、字号基本相同,但是被控侵权人将“水”与“土沱”分成两列竖向排列,这种文字构图、排列方式使“土沱”二字成为一个相对独立、醒目的识别部分,重庆市高级人民法院据此认为:被控侵权人使用的标识与权利人第546194号注册商标中的文字部分呼叫相同。同时,法院还指出:虽然权利人第546194号注册商标还包含“土沱”二字下方的波浪线及外圈的椭圆形线条,但“土沱”二字仍为该注册商标的主要识别部分。因此,被控侵权人使用的“”标识与权利人第546194号注册商标构成近似。虽然被控侵权辩称自己的行为系合法使用其第21357307号“水土沱”注册商标,但被控侵权产品上并未按照商标法的有关规定规范使用该注册商标,而是更加突出了“土沱”二字,且这种改变与权利人第546194号注册商标构成近似,侵入了被控侵权涉案商标的保护范围,侵犯了注册商标专用权。
3.在文字商标中删除部分文字

在盼盼安居门业有限责任公司与四川鑫盼盼门业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷12中,在鑫盼盼公司京东经销店铺、贵州省瓮安县线下产品经销店等将“鑫盼”中“鑫”字省略,直接使用“盼盼防盗门”,或者在“盼盼防盗门”的左上角以非常小的“鑫”字变形使用,突出使用“盼盼”;鑫盼盼公司在一些加盟协议中,直接将其销售的防盗门系列名称称为“盼盼防盗门”;鑫盼盼公司还将“盼盼三期(鑫盼盼成都基地)作为其商业标识使用。最高人民法院经审理认为:从鑫盼盼公司、顾阳门厂、周xx、方xx对被诉侵权标识具体使用方式看,其并未规范使用“鑫盼盼”标识。
4.在图文结合商标中删除图片并修改文字形态

在浙江晶日科技股份有限公司与中山市晶日照明有限公司等侵害商标权及不正当竞争13中,被控侵权人的法定代表人申请注册了第86336068号“晶田”商标,被控侵权人在其网站、1688店铺、微信朋友圈、微信公众号中对灯具产品及宣传上突出使用“““晶日”“中山晶日”“中山晶日照明”等标识,被控侵权人其中的一个抗辩理由即被诉侵权标识系对其第8633606号商标的正当使用。浙江省高级人民法院二审认为:第8633606号商标由文字及图案组合而成,其中图案在商标整体布局中所占比例较大、较突出,而从被诉标识实际使用形态上均未包含前述图案,部分标识使用的“日”字为普通字体,与该枚商标将“日”字中间的横变形为十字星形亦存在差异,均不属于对第8633606号注册商标的规范使用。
综上,超出核定的范围或者改变商标的显著特征的不规范使用行为,不应视为是对已获授权的该注册商标的合法使用。如果该使用行为容易造成相关公众的混淆误认,损害了他人依法享有的注册商标专用权,则应承担相应的民事侵权责任。实践中,改变显著特征的判断方式尚无明确的原则或规定,然不规范使用注册商标往往是为了攀附他人商誉。在处理此类案件时,可在充分考量注册商标与实际使用标识之间差异的基础上,将实际使用的标识与他人的注册商标进行比对分析。
随着我国市场经济的蓬勃发展,作为注册商标专用权的权利人应当积极增强自身的商标法律意识,严格遵循相关法律法规,对注册商标的使用进行规范化管理。同时,作为潜在的被侵权人更应提高警惕,加强商标监测和维权工作。一旦发现他人存在侵犯自身商标权的行为,也应迅速采取行动,通过法律途径维护自身合法权益。
参考文献:
1. 蒋志培、孔祥俊、夏君丽:“对《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用(上)”,《工商行政管理》2008年08期,P36。
2.一审案号为(1997)二中知初字第43号,二审案号为(1998)高知终字第71号。
3.2020年《规定》进行修订,内容不变,仅对引用法条条款序号进行对应修改。
4.蒋志培、孔祥俊、夏君丽:“对《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用(上)”,《工商行政管理》2008年08期,P36。
5.最高人民法院知识产权审判庭负责人就《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》答记者问。
6.一审案号为(2021)苏0105民初14190号,二审案号为(2022)苏01民终1040号。
7.黄瑜瑜(深圳知识产权法庭法官):“不规范使用文字商标构成商标侵权的司法认定——评广东小天才科技有限公司诉深圳市唐轩电子有限公司侵害商标权纠纷案”,《中华商标》2021年8期,P48。
8.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)》第二十六条第二款:实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。
9.该商品项目已被无效,下同。
10.一审案号为(2019)粤0309民初14026号,二审案号为(2020)粤03民终15301号
11.一审案号为(2019)渝05民初5237号,二审案号为(2020)渝民终1174号
12. 一审案号为(2022)浙01民初293号,二审案号为(2023)浙民终1089号。
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