美国机械工程师协会(ASME)的证明商标以“误导条款”成功无效他人的抢注商标

来源:万慧达知识产权

文章摘要
美国机械工程师协会(ASME, American Society of Mechanical Engineers)成立于1880年,从事与工业及制造业的规范和标准的制定,简称ASME规范。

美国机械工程师协会(ASME, American Society of Mechanical Engineers)成立于1880年,从事与工业及制造业的规范和标准的制定,简称ASME规范。ASME规范在全球90多个国家被采用,对于符合其规范的工业和制造业企业,美国机械工程师协会经申请会对其进行检验和认证,因此其同时也是具有世界知名度的认证机构。美国机械工程师协会在中国注册有“ASME及图”的证明商标,核定使用在多个类别的商品和服务上。
美国机械工程师协会发现一家来自浙江丽水的阿司米阀门有限公司在商品国际分类第6类注册了“ASME及图”商标,该商标于2013年12月24日申请,于2015年07月28日注册,核定商品包括“普通金属合金、金属绳、铝合金滑车、金属垫圈、窗用金属附件、金属包头、金属滑轮(非机器用)、金属标志牌”等。

美国机械工程师协会的

ASME证明商标

争议商标


美国机械工程师协会针对上述商标提起无效宣告申请,主要理由包括:
1、争议商标与美国机械工程师协会在先申请和注册的“ASME及图”商标构成使用在类似商品上的近似商标,争议商标的申请注册违反了《商标法》第三十条第三十一条的规定。
2、美国机械工程师协会制定的ASME规范1977年就已经成为美国国家标准,“ASME及图”证明商标引证商标旨在对工业、机械等产品的质量等予以保证,争议商标的注册使用易使公众对商品的质量等产生误认,违反了《商标法》第十条第一款第(四)项以及第(七)项的规定。
3、争议商标的申请注册具有恶意,违反了诚实信用原则,属于以不正当手段取得注册的情形,违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。
国知局经审理,裁定争议商标予以无效宣告。国知局认为:争议商标指定使用的普通金属合金等商品,与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。但争议商标通常可被认读识别为由字母组合“ASME”以及装饰性图形组成,其与申请人的引证商标“ASME及图”相比较,在文字构成、视觉效果等方面相似程度较高,上述两商标共存于市场易使相关公众混淆误认。依据查明的相关事实,鉴于引证商标是在第6类金属水管阀等商品上用以证明核定商品特定品质的证明商标,争议商标若注册使用在第6类普通金属合金等商品上,易使公众将其与上述引证商标之间相混淆,从而对商品的质量、品质等特点产生误认,故争议商标已构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指不应予以核准注册的情形。
万慧达代理美国机械工程师协会参与本案。
短评:
证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。但证明商标的保护与普通商标相比有何不同呢?本案从《商标法》第三十条第三十一条第十条第一款第(7)项第十条第一款第(4)项的适用上可以带来一些启发。
首先,证明商标是否可以与普通商品和服务商品进行近似性比对?从目前的实践操作和相关规定来看,对于地理标志证明商标与普通证明商标在进行商标近似判断时是有所差异的。
对于地理标志证明商标而言,因商标功能性差异,须结合地理标志的客观情况来考虑,在个案中存在不做近似比对的可能。北京知识产权法院曾在永吉县岔路河镇瀚翔粮米加工厂诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告案中认为:地理标志证明商标的主要功能在于标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定,并不具有商品商标所具有的将商品与特定提供者相联系的功能。因此,在适用《商标法》第三十条对相关商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标进行比较时,不应将具有不同功能的地理标志证明商标与商品商标进行近似性的比对1。
而对于普通证明商标而言,则应当对其与普通商品或服务商标是否近似进行判断。北京知识产权法院在东莞市胜牌电线电缆有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告案中明确指出:证明商标与商品或服务商标本质上都属于商业标志,均应由商标法予以调整,均应遵循商标法的基本原理与规则。商品或服务商标的基本功能在于区分商品或服务的不同来源,尽管证明商标在功能上与商品或服务商标不尽相同,对其注册和管理有特殊规定,但仍应遵循商标法“禁止混淆”的基本原理,避免出现消费者混淆误认的后果2。
本案中,由于争议商标的指定商品根据《类似商品和服务区分表》与美国机械工程师协会注册的证明商标的指定商品并不类似,国知局并未支持美国机械工程师协会注册依据《商标法》第三十条第三十一条提出的请求。
其次,证明商标是否可以适用第十条第一款第(7)项进行保护?
与普通商标不同,证明商标的功能是用以证明商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质。即使指定商品并不类似,当与证明商标相同或者混淆性近似的商标使用在与证明商标的指定商品存在一定关联的商品上,依然很可能会导致相关公众对产品的品质发生误认。就本案而言,美国机械工程师协会所注册的“ASME及图”证明商标核定使用在第6类“金属管道;管道用金属接头;金属水管阀;金属阀门(非机器零件) ”等商品上。争议商标指定的“普通金属合金;金属绳、金属包头,金属滑轮(非机器用)”等商品虽然与引证商标的前述指定商品不属于类似商品,但制造原材料完全相同,功能用途亦有关联之处。并且,美国机械工程师协会的ASME规范涵盖对最终产品、最终产品的制造和维修甚至包括制造产品的材料的具体要求。在此情况下,相关公众看到争议商标,势必会将争议商标所有人误认为系通过ASME证明商标检验的生产主体,而将标有争议商标的商品为符合ASME生产标准和规格的产品,对产品的质量和品质而产生误认。
最后,证明商标是否可以适用第十条第一款第(4)项进行保护?
国知局认为第十条第一款第(4)项所指的“官方标志、检验印记”,是指官方机构用以表明其对商品质量、性能、成分、原料等实施控制、予以保证或者进行检验的标志或印记,如我国强制性产品认证标志 “3C标志”等,因此并未支持对于“ASME及图”构成官方标志的主张。从相关规定和案件来看,官方标志的管理者一般应限定为政府部门或政府间国际组织。北京知识产权法院在全球标准非盈利组织驳回复审案中指出:该条款的立法目的是为了防止对表示政府履行职责的标志进行商业使用,避免国家公信力的减损,故该条款中的“官方标志”应限定为表示政府监管事项的标志3。
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1.请参见(2016)京73行初183号一审行政判决书
2.请参见(2017)京73行初1574号一审行政判决书
3.请参见(2015)京知行初字第5747号一审行政判决书

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