企业品牌保护涉及的经营范围问题

企业品牌保护中，经营范围选择不当将会导致商标获权受阻。
最近，申请人上海某游戏公司在第9、28、35、38、42类上申请的5件商标均被驳回，而驳回的理由是 “申请人营业执照中含‘知识产权代理’，除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。这个驳回的理由，让申请人看后大呼冤枉。经过检索发现，最近因为此类事由被驳回或被无效的商标尚不在少数，如在“古北水镇”商标无效宣告案I、“ANTI-TERRA”商标无效宣告案II、“微信”商标不予注册复审案等案件中，均是以此理由被驳回。且即使申请人在复审环境将经营范围中的“商标代理”予以删除，也未能改变商标不予注册的结局。
国家知识产权局援引《商标法》第十九条第四款的规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”驳回商标申请的决定，令很多在经营范围上“有名无实”的公司倍感委屈。
针对此类现象，笔者总结了审查及审判实务中对“商标代理机构”的认定规则，希望能够帮助企业在设立及运营的过程中有效规避商标申请的阻碍，避免因为经营范围的误载而丧失知识产权保护的条件。
1.公司经营范围中包含“知识产权代理”对商标授权的影响
《商标法实施条例》第八十四条对“商标代理机构”的定义是“包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”然而备案并非是“商标代理机构”的必要条件，2019年北京市高级人民法院最新修订的《商标授权确权行政案件审理指南》14.1项明确指出：“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据。”这就以规范性司法文件的形式确定了我国对于“商标代理机构”的认定遵循“或备案或从事”的原则，主要包括以下三种类型。
●第一类是指，已经在商标局备案的“官方”代理机构。这类代理机构是“名副其实”的代理机构，不仅顶着“代理机构”的名，也干着“代理机构”的事。
●第二类是指，未在商标局备案但实际从事商标代理业务的“民间”代理机构。这类代理机构的名称中较少出现“代理”字样，而多是以“咨询公司”、“品牌管理公司”、“科技公司”等名义出现。尽管这类代理机构未在国知局备案，但是仍然可以从事商标法律咨询、侵权投诉、担任商标法律顾问等其他有关商标的事务，因此实质上也属于“商标代理机构”。
● 第三类是指，仅在营业执照中载明“商标代理”相关事项、但实际未从事商标代理业务的经营主体。这类主体的经营活动不涉及商标代理，公众也不会将其视为代理机构，仅因在选择经营范围时一味地扩展保护产品或服务，缺乏专业行的品牌，在不明后果的情况下误选了“商标代理”。这种“名义”上的代理机构，按照现行法律的规定也属于“商标代理机构”。
自2003年国家取消了有关商标代理机构设立和商标代理人资格的行政审批程序后，商标代理活动中出现了一些混乱现象，严重扰乱了商标市场秩序，正是为了解决这一问题，2013年商标法修正时增加了第十九条第四款有关商标代理机构申请注册商标行为规范的内容，禁止商标代理机构在代理服务以外的类别上申请商标，其目的是在于防止商标代理机构利用商标代理的专业知识和资源抢先注册其他行业领域的商标，以获取不正当利益或占用社会资源的行为。
《商标法》的立法初衷向好，但在执行过程中却出现了偏颇。对于上述第一和第二种代理机构加强监管尚在情理之中，但是对于第三种“代理机构”也“一视同仁”且不给纠正的机会，就难免矫枉过正了。因为第三类“代理机构”仅仅是在经营范围中挂了一个“商标代理”或“知识产权代理”的空名，而实质上不是代理机构，适用本条驳回商标申请，是对“代理机构”的扩大解释，而这种扩大解释与实际情况又是相背的。并且公司在复审程序中通过删减经营事项来摘掉“代理机构”的帽子，往往较难得到支持。这种情况下，公司要想在自己的主营业务上申请注册商标，就需要先变更经营范围，将“商标代理”事项删除，再重新提交商标申请。如此不仅造成了程序的反复，更使得商标申请时间被迫延后，更有可能会因延误申请时机而被他人抢注。
上述这种情况，不仅是在商标申请阶段，这种名义上的”代理机构”会遭遇授权阻碍，即使商标已经初审公告或者核准注册了，也会因为申请主体的经营范围中包含“商标代理”或“知识产权代理”事项，而被提起异议或无效。
这对于实际上并未从事知识产权代理业务的“入坑”公司的影响是非常重大的，不仅是申请人的商标不能在自己实际经营的领域获得及时有效的保护，而且还会导致以商标权为基础的一系列经营活动也受阻，比如特许经营会因为商标无效而丧失经营资格，进而导致特许经营许可方陷入违约危机。
失去了商标权保护的商业标志不具有排他性，其他主体可以任意使用或趁机注册，从而使企业已积累的品牌利益被侵蚀或瓦解。
他人抢注了申请人的商标之后，更有可能会反告申请人侵权，使申请人不得不放弃经营已久的品牌。
由此可以看出，盲目的品牌布局或扩充注册，反而会给企业带来意想不到的灾难。
2.公司在选定经营范围时应避免加入“知识产权代理”事项
尽管当前对于“商标代理机构”的认定存在不尽合理之处，但在当前法律对“商标代理机构”从严监管的趋势之下，企业还是应当规范自己的商标申请行为，对企业自身的经营范围做审慎审查。
如果企业的经营范围不涉及知识产权代理服务，在选择经营范围时请不要添加“商标代理”或“知识产权代理”相关的经营事项，如果添加了该类事项，在提交商标申请之前要先做经营范围变更，将该类事项在经营范围中删除，否则将造成自己真实的经营领域难以取得注册。《商标法》第十九条第四款是在2014年5月1日起实施的《商标法》中新增的条款，尽管根据“法不溯及既往”的原则，原则上对于在2014年5月1日之前已经核准注册的商标不具有溯及力。但是该条规定对于在申请日在2014年5月1日之前但核准日在2014年5月1日之后的商标是否有溯及力，司法上是持有不同意见的。有的案件是以申请日作为判断标准，只要是在2014年5月1日之前申请的商标，即不适用2014年的《商标法》
第十九条第四款III，有的案件却是以商标的核准注册日为标准的，只要商标核准注册日期在2014年5月1日之后，对于该商标申请人的审查就适用2014年的《商标法》第十九条第四款IV。有鉴于司法审判对于时间标准把握的不确定性，如果公司经营范围中包含“知识产权代理”类的服务事项，但因为历史原因也在4506群组以外的商品和服务上获得了商标权，建议公司也要做经营范围变更，否则已经注册的商标可能面临着被无效宣告的风险。
实践中，也不乏一些知识产权产出量较高的公司，如高新技术企业、文化创意企业或者拥有大量子品牌的综合企业集团，知识产权管理在企业经营中占比较高，或者需要接受关联公司的委托统一处理集团的知识产权业务，建议这类企业可以委托专业的代理机构予以处理或者单独设立知识产权管理公司，切勿擅自在公司的主营业务范围之外再添加知识产权代理相关的经营事项。
如果企业是由于“不知情”而误选了“知识产权代理”等经营事项，并在“不知情”的情况下提交了商标申请，那么在商标审查阶段尚可以做一些尝试性的弥补：首先删减经营范围中的“商标代理”相关事项，然后给国知局商标审查部门去函说明情况并提交关于企业主营业务的证据材料，说明企业并未从事知识产权代理业务。审查员在自由裁量权的范围内可能会考虑准予商标初审公告。但是这类申请如果被驳回进入后续程序，鉴于北京高院刚颁布的《审理指南》对于“商标代理机构”的最新解释，在行政诉讼阶段予以核准的可能性比较小。不过我们也比较欣喜地看到，在“百合家”商标驳回
复审案V中，申请人也是因为经营范围误载“知识产权代理（除专利代理）”并在之后予以删除，法院最终依据事实变更原则推翻了国知局的驳回决定，诉争商标得以核准注册。由此我们也期待后续的此类案件能够有更明确的审理标准，对于“商标代理机构”的规制能够充分考虑实际情况，给予这些名义上的“代理机构”纠错的机会。如此才能回归制度本身的价值导向，矫枉但不过正。
【注 释】
I.（2018）最高法行申1518号行政裁定书。
II.（2017）京73行初3149号行政判决书
III.（2016）京73行初3446号行政判决书。
IV.（2018）京行终5617号行政判决书。
V.（2019）京行终3729号行政判决书。