产品上线前才发现,产品名称早已被注册为商标?急忙联系商标权利人,对方坐地起价,只能高价购买?自创标志在业界建立了良好的口碑和影响力,却被告知不能继续使用,因为他人已经在先抢注?某公司是商标权利人,其关联公司申请同一注册商标时却被驳,只因主体不同?
以上几个场景,是许多中小企业可能会面临的“窘境”, 毕竟对于刚刚崛起的中小企业,战略,产品,运营等已占据大部分心
力,早已顾不上品牌保护。然而,在品牌经济与消费社会的时代背景下,商标的品牌价值、符号表彰价值日益重要。将品牌注册为商标,能在法律框架内,获得最全面的保护。因此,维护企业品牌利益,第一步是申请注册商标。注册前,需要做哪些准备?注册后,要如何维护商标?笔者现总结了一些经验,供您参考。
第一步:商标查询
商标查询,一般指可注册性查询,在专业数据库中检索,根据一定的标准,检索出在先相同或近似的标识。通过商标查询,首先评估目标标志注册的可能性,以及实际使用侵权的风险。
可注册性评估
虽然我国《商标法》规定,字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别。但并非满足前述条件的标志,都可以作为商标使用,或作为商标注册。
我国商标法对禁止作为商标使用,如“同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽等相同或者近似”,或禁止作为商标注册,如“仅有本商品的通用名称、图形、型号”,或“损害他人的在先权利”等情形作出了规定,旨在规范商标使用管理秩序,防范和消除不良社会影响,保障消费者和生产、经营者的利益等。
如目标标志属于绝对禁止注册情形,建议企业更换商标。若属于缺乏显著特征的情形,还需要结合使用证据,确定是否获得显著性,达到商标注册的标准。对于是否与在先申请或注册的商标相同近似的问题,则需要进行商标查询以评估商标的可注册性。
规避侵权风险
商标主要的功能是区分商品或服务来源,因此即使商标具有可注册性,也不得与在先申请注册商标相同或近似,否则会失去区分商品或服务来源的基本功能。我国是世界上商标申请量最多的国家,现有效注册商标量达2478多万件。商标基数大意味着商标注册申请时,与在先商标相同/近似的可能性更大。此外,最新修改的《商标法》第四条新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”,也释放出商标审查会更加严格的信号。
查询对象并不限于企业商标,打算投入使用的商品名称、宣传语、包装装潢等其他商业标识,我们建议一并查询这些商业标识是否侵犯在先权利,避免侵权风险。近期,一家食品生产商因为在干脆面包装上,使用了“一入抖音深似海,全国抖友贺电来”“正式加入组织,全国抖友走起”等宣传语,就被法院判定侵犯在先权利人字节跳动的商标权。
因此,商标查询能快速知晓现有的在先申请注册商标,企业可根据在先相同/近似商标的数量,移除障碍难度,成本等,重新评估是否需要更换标志。知晓已注册商标,在生产经营过程中则避免使用相同近似的标志,可以有效规避侵权。
提前采取措施
如果标志已经被投入使用,更换标志的成本也很高,或跨国公司早已在国外使用该标志,在开拓中国市场时,为保持品牌一致性,不轻易更改标志等,在前述几种情形中,企业的标志已经确定且修改的可能性很低,通过在先查询获取在先申请注册商标,我们可以提前采取措施,如撤三,无效宣告,谈共存,购买等方式移除障碍。
值得注意的是,虽然近些年来每年申请注册商标数量都在变多,但我国商标审查周期却一直在变短,根据国家知识产权局数据,2020年商标注册平均审查周期将压缩至4个月以内。若等官方作出驳回通知时再采取措施时,在先引证商标很难在复审审期前被移除,且实践中,复审期间申请暂缓审理的成功率也很低。因此,我们还是建议首先进行商标查询,尽可能提前采取措施。
第二步:申请注册商标
不同于英国,美国,我国实行的是在先申请商标原则,即两个或两个以上的申请人在相同或类似商品/服务上提出注册申请时,商标局受理最先提出的商标注册申请,对在后的商标注册申请予以驳回。近些年来,网上注册商标申请通道开启、注册官费降低、审查时间缩短等一系列举措,在便利商标权利人的同时,恶意注册人也因此有机可乘。为防患于未然,企业根据查询结果确定申请商标标志及核心产品后,尽快向国家知识产权局提出商标注册申请
确定申请商标标志
类似于给新生儿起名字,确定商标标志也会考虑多方面因素,如企业文化,标志寓意,是否新颖、独特,便于记忆等,但最重要的是应当具有显著性,即消费者能通过该商标区分产品来源。前文提到,申请注册的商标并不限于文字,字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。如口红一哥李佳琦标志性的金句“Oh my god买它买它!”,魔幻又洗脑,该段声音同样能作为声音商标,提出注册申请,但能否成功获得注册,则还要综合考虑是否与在先申请注册商标构成近似,是否具有显著性等特征。
实践中,企业的商标可能并不限于一个,且通常会将多个标志组合使用。客户经常会咨询,以商标组合提出注册申请,还是将商标整体拆分为多个部分,分开进行申请。假设拆分后的各个部分仍然具有显著性,分开申请时能减少在先引证商标,降低不同商标被驳回的可能性。商标组合申请时,引证商标可能变多,但商标整体可区分。因此,具体采取何种方式进行申请,还需要根据查询结果再行确定。
确定申请商品/服务项目
商品名称或服务项目是整个商标注册工作的中心环节之一,它决定了注册商标保护的范围。因此,在确定产品项目后,可参考“字典”,填写商品或服务项目。最常用的“字典”是《类似商品和服务区分表》(以下简称“分类表”),这是官方机构根据世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》,并结合我国实践制订的分类表,分类表也会根据市场经济等情形变化,适当作出调整。
由于企业实际经营活动与商标确权参考的商品服务项目并未形成一一对应关系,选择商品时要结合分类表进行综合考虑:既要准确,也要宽泛。以我们最常用的移动社交产品“微信”为例,其首主要提供通信服务,依托软件载体。借助用户规模等优势,微信的功能日益扩张,目前已搭建起移动支付、微信公众号、电商、金融、零售、生活等多项服务,涉及衣食住行各个方面。微信产品与分类表的对应关系,列举部分如下:
功能 | 分类表对应商品或服务项目 |
通信 | 第38类:信息传送;数字文件传送;提供互联网聊天室等 |
软件 | 第9类:可下载的计算机应用软件;可下载的手机应用软件等 第42类:计算机软件设计;计算机软件更新;算机软件维护等 |
营销 | 第35类:替他人推销;广告宣传等 |
支付 | 第36类:电子转账;组织收款;金融服务等 |
公众号 | 第41类:提供不可下载的在线电子出版物;文字出版(广告宣传文本除外);电子书籍和杂志的在线出版等 第42类:提供互联网搜索引擎等 |
游戏 | 第41类:过计算机网络在线提供的游戏服务等 |
除《类似商品和服务区分表》外,还有五方分类,即中国国家工商行政管理总局、美国专利商标局、欧洲内部市场协调局、韩国知识产权局、日本特许厅的商标五方会谈,确定的商品和服务清单,清单中的商品和服务均会在各成员予以受理。
但分类表和五方分类难免会有滞后,若企业产品比较前沿,分类表中没有对应的规范名称,此种情况下,可以在申请注册时,就该件“新产品”添加说明,并提供相关证据,试图说服审查员,推动分类表的更新,但也会面临补正甚至不予受理的风险。即使暂时无法接受,也有必要首先在类似商品和服务上注册,防止被第三方抢注,也为再次注册保留可能性。
第三步:申请注册防御商标
在类似商品上进行的类似商标注册,或在不同类别商品上进行的相同或类似商标注册,即申请注册防御商标,这是一种事前救济方式,是许多企业保护自身品牌的选择。最新修订的商标法第四条新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”。将“不以使用为目的”限定在“恶意”情形,实际上也是默许了企业对防御性商标的申请注册。
在相关联商品服务上,申请注册相同近似标志
最常见的一种方法,是在相关联的商品服务上,同时申请商标,比如企业的主营业务是珠宝,最核心的商品即区分表中第14类“珠宝;首饰”等。除核心商品外,许多企业同时还会在第3类“香;化妆品”,第9类“眼镜;太阳镜”,第18类“包”,第25类“服装;鞋”等商品或服务上申请注册与企业品牌相同的标志,因为前述商品服务之间关联性比较强,此举一方面在为日后开拓新业务做准备,另一方面,可有效避免品牌被抢注。此外,企业还可以在前述商品服务上,主动申请注册与品牌近似的标志,如音、形、义相同或近似的标志。阿里巴巴集团就注册了“阿里爸爸”、“阿里妈妈”、“阿里叔叔”等“亲属”商标;五粮液集团也注册了“五狼液”、“六梁液”、“七梁液”等近似商标。
在全部商品服务上,申请注册与主品牌相同标志
若想扩大保护范围,在预算充足的情况下,可以考虑在全部商品服务类别上申请注册企业主品牌,并尽可能覆盖不同的子类别,因为根据我国商品服务分类表,即便属于同一类别,但不同子类别的商品或服务项目,或属于同一子类别,但分属不同段落的商品或服务项目,不必然构成近似商品。由于申请注册、后期维护防御商标需要一定的成本,因此该项建议主要适用于企业主品牌。
主动“山寨”自己,他人就相同或类似商标的注册申请在注册审查阶段就会被直接驳回,或以在先权利,使他人商标无效。申请注册防御商标虽可以有效节省人力和财力资源,让恶意竞争者无隙可钻,但投入多少财力,要根据企业具体情况,量力而行。另外,有些标志在本类上没有问题,并不等于在所有类别都可以申请注册,一旦与其他类别的商标冲突也会被驳回或异议,因此也需要具体问题具体分析。
第四步:商标使用
企业品牌管理不是仅仅增加商标注册数量,关键在于商标使用。商标使用首先可以避免商标被撤销。因为我国《商标法》第四十九条规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
注册商标使用应规范
对于注册商标,企业可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记,注册标记包括圆圈加注字和®。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角。“TM”标记不代表国家商标局已经受理,不是法定注册标记。在商标使用过程中,企业不得随意更改已注册商标,或在核定使用商品或服务范围外使用注册标记,此举违反了商标管理规范,存在侵犯他人在先权利的风险。若改变标志,或超出核定使用范围使用,根据规定,企业应当另行提出注册申请。
将商标使用在商品、商品包装、容器、服务场所,合同、发票、提货单、进出口账单、进出口凭据等交易文书或第三方凭证,电视、报纸、网络等媒体发布的商业广告、展览以及其他商业活动中,都可以被认定为商标法的使用。通过频繁的使用,能增强消费者认知,使商标与企业建立对应关系。当商标被提撤三时,企业需要提供撤三申请之日前三年的商标使用证据,未落入指定期间的证据,可能不会被认可,因此,商标使用证据应当定期留存,以防范风险。
对于未注册商标权利人而言,若商标被抢注,企业可以依据《商标法》第三十二条规定,提供前述证据,主张其享有在先权利、在先权益,或商标在先使用并有一定影响,以维护自身合法权益。因此,最大限度地使用注册商标是对商标最好的保护。
商标使用建议
品牌经长期宣传、使用,与企业已经建立较密切的联系,消费者已对品牌建立一定的认知,这些认知会给品牌带来积极和正面的收益,这就是企业的品牌资产。比如,一提到可口可乐,大家就会想到其标志性的弧形玻璃瓶,“乐观向上”的美国文化等。“可口可乐”就是一个具体的品牌认知,当顾客购买产品时,就会更倾向于选择熟悉的品牌。因此,商标使用时若保持长期性,将不断给品牌资产增值。若企业经营战略变化,企业品牌、商标不得不作出调整时,对于新的标识,将再次进入查询,注册,使用等新一轮的循环。
我国商标法规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。商标许可突破时间、地域限制,有利于许可人充分行使其商标所有权。对于被许可人而言,可以短时间内提高产品销售量,获得消费者认可。“王老吉”、“红牛”商标之争中,均是被许可人依托许可方的商标授权许可,进行生产、宣传、销售、维权等。被许可方相对处于劣势地位,因为商标许可使用权随时可以有条件的被收回。对于许可使用过中产生的其他权益,比如专利权、著作权、广告语、产品包装、装潢权等归属何方,相关法律法规尚无明确规定,此时根据意思自治原则,对使用过程中产生的权益归属作出明确约定,对双方尤其重要。但这些约定并不能改变许可使用的本质,被许可方应该未雨绸缪,在许可之初就大力培育自有品牌,并根据需要择机取代被许可商标。
第五步:商标维权
企业获取商标权后,在使用过程中不断形成品牌效应。企业通过品牌获取利益的同时,第三方侵权或搭便车的行为也层出不穷。比如恶意抢注商标,未经许可使用商标,销售侵权产品等损害商标专用权的行为。
定期监控,提异议、无效宣告申请
定期监控国知局初步审定公告的商标信息,再结合商标近似程度,商品类似程度,申请人的主观恶意,在先商标知名度,成本等因素,企业可决定是否在公告期内针对目标商标提异议,以阻止其注册,避免该商标造成消费者混淆,这一举措可以在源头上打击恶意注册。对已注册商标,可以采取无效宣告、撤三申请等措施。值得注意的是,权利人应在时限内积极行使权利,如异议申请应当在商标初审审定公告之日起三个月内提出;在先权利人或者利害关系人可以自商标注册之日起五年内,请求国知局宣告注册商标无效;而撤三申请,则需在商标核准注册之日起满三年之后,才能提出。这篇文章恶意注册专题汇总了形形色色的恶意申请注册商标行为,及相应的裁判规则,可供参考;如何挖掘恶意证据,点击链接也许会有帮助。
调查、投诉、查处、诉讼等
实践中另一种常见情形是,部分恶意侵权人,无在先注册商标,或擅自改变注册商标图样,使用与权利人在先知名商标相同或近似的标识,并将这些标志投放在产品,产品包装,网店店铺等场所。此举无疑会导致消费者混淆,并抢占原本属于企业的交易机会与市场空间。一般会建议调查,根据具体的侵权情况,制定妥善的行动策略,如发送警告函、行政/刑事查处、海关查扣、诉讼等方式,多管齐下维护自身权益。我司律师曾发表过多篇关于打击侵权的文章,关注本公众号万慧达知识产权了解更多。
综上,商标是法律赋予经营者对其品牌进行保护的权益,企业在开疆拓土同时,应提高商标、品牌保护意识,提前布局,通过商标查询,明确商标品牌,及时申请注册,并规范、积极使用注册商标,加强监控,充分利用法律异议、无效、撤销、诉讼等法律程序,积极维护自身权益,以形成强有力的品牌保护体系。
