ZENG PERRY诉威海市弘企制衣有限公司本诉确认不侵害商标权纠纷及反诉侵害商标权纠纷案
判决要点
涉外定牌加工中国内加工企业是否构成侵害商标权行为应当按照是否构成直接侵权和间接侵权的思路分别加以分析。
在是否构成直接侵权的审查认定中，关键在于审查国内加工企业的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆，而不必以国内加工企业是否存在主观过错作为侵权构成要件；若构成直接侵权，则国内加工企业作为承揽人是否具有主观过错只应对其能否参照适用合法来源抗辩免除赔偿责任产生影响，而不应对直接侵权的定性产生影响。
关于间接侵害商标权的行为认定，虽然弘企公司依据FFB公司的授权定牌加工涉案女士服装后出口澳大利亚，为FFB公司使用“Valleygirl”商标的行为提供了便利条件构成帮助行为，但由于弘企公司已经履行了其作为国内加工企业必要的注意义务，不存在主观过错，因此弘企公司也不构成帮助侵害商标权的行为。
上诉人（原审被告、原审反诉原告）：ZENG PERRY
被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：威海市弘企制衣有限公司
来源：一审 广东省广州市白云区人民法院 （2016）粤0111民初11712号
二审 广州知识产权法院 (2017)粤73民终1373号
案情简介
ZENG PERRY是第1935442号“valley girl”商标的注册人，该商标核定使用商品为第25类。Fast Future Brands Ltd.（以下简称FFB公司）在澳大利亚于1996年9月11日，在包括女士服装在内的第25类商品上注册第717116号“
”商标；1999年8月23日，在包括服装在内的第25类商品上注册第804600号商标“
”；2006年7月10日，在包括服装在内的第25类商品上注册第1122859号“Valleygirl”商标。
2016年3月3日，弘企公司向广州白云机场海关申报出口一批货物，报关单号为514120160416089808，商品为标有“Valleygirl”商标的女装2122件，运抵国为澳大利亚。后ZENG PERRY以上述商品涉嫌侵犯其享有的第1935442号“valley girl”注册商标权为由请求广州白云机场海关扣留该批次侵权嫌疑货物。弘企公司先后于2016年4月22日及2016年6月17日，两次向ZENG PERRY发出催告函告知，涉案货物所使用的相关商标是经FFB公司授权同意使用，全部货物均出口到澳大利亚，并不涉及侵犯ZENG PERRY所谓商标权，并请ZENG PERRY立即向海关撤回扣留货物申请或者像人民法院提起诉讼行使诉权。2016年3月29日，FFB公司出具授权声明，证明弘企公司于2016年3月3日向广州海关申报出口至澳大利亚的服装（报关单号为514120160416089808）是接受澳大利亚FFB公司委托加工出口，且全部出口到澳大利亚，所有货物上“Valleygirl”商标经由FFB公司授权。
2016年9月19日，弘企公司向一审法院起诉，请求确认弘企公司加工“Valleygirl”品牌服装并出口至澳大利亚的行为不侵犯ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”商标权。审判期间ZENG PERRY提起反诉，请求一审法院判令弘企公司生产加工“Valleygirl”注册商标品牌服装的行为侵犯了ZENG PERRY所有的第1935442号（25类）“valleygirl”注册商标专用权，并赔偿损失。
判决观察
一审法院认为，本案争议焦点主要有两个：
（一）弘企公司与澳大利亚FFB公司是否存在涉外定牌加工合同关系。
弘企公司与FFB公司签署的两份订单显示供货商为弘企公司，品牌为“Valleygirl”，涉案服装报关时的出口运抵国为澳大利亚。弘企公司加工的涉案服装上均带有“Valleygirl”商标而非ZENG PERRY注册的第1935442号“valley girl”商标，FFB公司亦声明确认弘企公司是按其要求定牌生产涉案产品出口至澳大利亚的，且ZENGPERRY亦未能提供涉案服装在中国大陆境内销售的证据，故可认定弘企公司与澳大利亚FFB公司存在涉外定牌加工合同关系。
（二）弘企公司加工生产涉案的Valleygirl品牌服装的行为是否侵权。
弘企公司受FFB公司委托，按照其要求生产服装，在服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口至澳大利亚，该批服装并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与贴附有ZENG PERRY注册的“valley girl”商标的商品的来源产生混淆和误认的可能，则弘企公司在涉案服装上贴附“Valleygirl”标识的行为并不能被认定为我国商标法意义上的使用行为，其加工生产的行为并不侵犯ZENG PERRY的 商标权。
一审判决确认原告行为不侵权，驳回被告的全部反诉请求。
二审法院认为：本案的本诉属于确认不侵害商标权纠纷、反诉属于侵害商标权纠纷，法院应当合并审理。根据双方当事人的上诉及答辩，双方当事人对于本案符合确认不侵害商标权之诉的程序要件、弘企公司有权提起确认不侵权之诉不持异议，本案的争议焦点为弘企公司在涉外定牌加工中作为国内加工企业的行为是否侵害了ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标专用权；若构成侵权，ZENG PERRY反诉主张的侵权赔偿责任是否应当支持。
根据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第九条，《中华人民共和国商标法》第五十七条以及《中华人民共和国商标法实施条例》第七十五条的规定，侵害商标权的行为既包括因商标使用而容易导致混淆的直接侵权行为；也包括行为人虽然并未直接实施商标使用行为，但在明知或应知的情况下教唆他人实施侵害商标权的行为或者故意为他人直接侵害商标权的行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络交易平台等便利条件的帮助侵权行为，后两种教唆、帮助行为属于间接侵权行为。因此，在认定是否构成直接侵害商标权行为时，首先要进行认定的是被诉行为是否属于商标使用行为。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条的规定，商标法所称的商标使用必须发生在商业活动中，并发挥识别商品来源的功能。如被诉行为不构成商标使用，则被诉侵权人不构成直接侵害商标权的行为，但仍有构成间接侵害商标权行为的可能。
根据上述思路，涉外定牌加工中国内加工企业是否构成侵害商标权行为应当按照是否构成直接侵权和间接侵权的思路分别加以分析。在是否构成直接侵权的审查认定中，关键在于审查国内加工企业的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆，而不必以国内加工企业是否存在主观过错作为侵权构成要件；若构成直接侵权，则国内加工企业作为承揽人是否具有主观过错只应对其能否参照适用合法来源抗辩免除赔偿责任产生影响，而不应对直接侵权的定性产生影响。本案中，弘企公司根据其于2015年12月1日与澳大利亚FFB公司签订的《采购订单》，受FFB公司委托，按照其要求生产女式针织开襟衫720件和女式针织套头衫720件，在女士服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口至澳大利亚，该批女士服装不在中国市场上销售，也就是说以上标识并不会在我国领域内发挥商标应具有的识别商品来源的功能，不存在使我国相关公众将贴附“Valleygirl”标识的上述涉案女士服装与使用ZENG PERRY第1935442号“valley girl”注册商标的商品的来源发生混淆的可能性。因此，弘企公司在涉案女士服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口的行为，不属于《中华人民共和国商标法》第四十八条规定的商标使用，弘企公司不构成直接侵害ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标权的行为。至于ZENG PERRY上诉认为弘企公司加工生产的涉案服装2122件，除了1440件出口外，还有682件去向不明，因此涉案服装并未全部用于出口的主张，根据二审查明的2015年12月1日的《采购订单》、2016年2月的货物托运单及进仓记录、2016年3月2日的增值税发票、2016年3月3日的海关出口货物报关单、2017年3月15日广州浚捷国际货运代理有限公司出具的情况说明，其中合同协议号、货物名称、规格型号、价格及数量等都形成对应互相印证，足以证明弘企公司加工生产并出口的涉案女士服装为1440件，因此本院对于ZENG PERRY的该项上诉理由不予采纳。
关于弘企公司是否构成间接侵害商标权的行为，由于弘企公司作为国内加工企业在涉案定牌加工中处于按受委托的承揽人地位，且没有其他证据证明其存在教唆FFB公司的行为，因此本案仅审查弘企公司是否在明知或应知的情况下，故意实施为他人直接侵害商标权的行为提供便利条件的帮助侵权行为。首先，FFB公司在澳大利亚自1996年开始陆续在第25类服装商品上注册第717116号“”商标、第804600号“”商标以及第1122859号“Valleygirl”商标并使用，于2015年7月24日在澳大利亚公证了上述商标注册证明，证明中包含了FFB公司的主体资料；弘企公司在2015年12月1日与FFB公司签订的《采购订单》，订单签订时间在上述商标注册证明公证时间之后，订单中明确约定了FFB公司定作的女士服装的样品图片、数量、所使用的“Valleygirl”标识、出口供往澳大利亚以及开船时间等具体内容，因此弘企公司主张其在签订订单时FFB公司已向其出具上述商标注册证明，明确授权弘企公司加工并向澳大利亚出口上述服装，证据充分，足以证明弘企公司对FFB公司的主体信息及其在澳大利亚享有“Valleygirl”商标的情况已尽合理注意义务。其次，虽然FFB公司的“Valleygirl”商标与ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标的英文部分基本相同，就标识而言二者之间极为近似，但二者之间仍存在V字母的大小区分、girl前是否存在空格的细微区别，而弘企公司接受FFB公司委托在涉案女士服装上所使用的“Valleygirl”标识不存在以超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式恶意使用的情形，与FFB公司在澳大利亚享有商标权的“Valleygirl”商标完全相同。再次，弘企公司在涉案女士服装上使用的“Valleygirl”的商标标识都是由FFB公司指定并授权的广州市明金服装辅料有限公司制造并提供的，此种提供商标标识的方式并未违反法律规定，广州市公安局天河区分局也作出了穗公天撤案字（2017）00313号《撤销案件决定书》，因此弘企公司对于商标标识的来源也不存在未尽注意义务的主观过错。最后，目前没有证据证明FFB公司后续在涉案女士服装上使用商标的行为侵害了ZENG PERRY第1935442号“valley girl”注册商标专用权，更没有证据证明弘企公司对此存在明知或应知的主观过错。综合上述四方面，虽然弘企公司依据FFB公司的授权定牌加工涉案女士服装后出口澳大利亚，为FFB公司使用“Valleygirl”商标的行为提供了便利条件构成帮助行为，但由于弘企公司已经履行了其作为国内加工企业必要的注意义务，不存在主观过错，因此弘企公司也不构成帮助侵害商标权的行为。
二审判决驳回上诉，维持原判。
判决要点
涉外定牌加工中国内加工企业是否构成侵害商标权行为应当按照是否构成直接侵权和间接侵权的思路分别加以分析。
在是否构成直接侵权的审查认定中，关键在于审查国内加工企业的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆，而不必以国内加工企业是否存在主观过错作为侵权构成要件；若构成直接侵权，则国内加工企业作为承揽人是否具有主观过错只应对其能否参照适用合法来源抗辩免除赔偿责任产生影响，而不应对直接侵权的定性产生影响。
关于间接侵害商标权的行为认定，虽然弘企公司依据FFB公司的授权定牌加工涉案女士服装后出口澳大利亚，为FFB公司使用“Valleygirl”商标的行为提供了便利条件构成帮助行为，但由于弘企公司已经履行了其作为国内加工企业必要的注意义务，不存在主观过错，因此弘企公司也不构成帮助侵害商标权的行为。
上诉人（原审被告、原审反诉原告）：ZENG PERRY
被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：威海市弘企制衣有限公司
来源：一审 广东省广州市白云区人民法院 （2016）粤0111民初11712号
二审 广州知识产权法院 (2017)粤73民终1373号
案情简介
ZENG PERRY是第1935442号“valley girl”商标的注册人，该商标核定使用商品为第25类。Fast Future Brands Ltd.（以下简称FFB公司）在澳大利亚于1996年9月11日，在包括女士服装在内的第25类商品上注册第717116号“
”商标；1999年8月23日，在包括服装在内的第25类商品上注册第804600号商标“”；2006年7月10日，在包括服装在内的第25类商品上注册第1122859号“Valleygirl”商标。2016年3月3日，弘企公司向广州白云机场海关申报出口一批货物，报关单号为514120160416089808，商品为标有“Valleygirl”商标的女装2122件，运抵国为澳大利亚。后ZENG PERRY以上述商品涉嫌侵犯其享有的第1935442号“valley girl”注册商标权为由请求广州白云机场海关扣留该批次侵权嫌疑货物。弘企公司先后于2016年4月22日及2016年6月17日，两次向ZENG PERRY发出催告函告知，涉案货物所使用的相关商标是经FFB公司授权同意使用，全部货物均出口到澳大利亚，并不涉及侵犯ZENG PERRY所谓商标权，并请ZENG PERRY立即向海关撤回扣留货物申请或者像人民法院提起诉讼行使诉权。2016年3月29日，FFB公司出具授权声明，证明弘企公司于2016年3月3日向广州海关申报出口至澳大利亚的服装（报关单号为514120160416089808）是接受澳大利亚FFB公司委托加工出口，且全部出口到澳大利亚，所有货物上“Valleygirl”商标经由FFB公司授权。
2016年9月19日，弘企公司向一审法院起诉，请求确认弘企公司加工“Valleygirl”品牌服装并出口至澳大利亚的行为不侵犯ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”商标权。审判期间ZENG PERRY提起反诉，请求一审法院判令弘企公司生产加工“Valleygirl”注册商标品牌服装的行为侵犯了ZENG PERRY所有的第1935442号（25类）“valleygirl”注册商标专用权，并赔偿损失。
判决观察
一审法院认为，本案争议焦点主要有两个：
（一）弘企公司与澳大利亚FFB公司是否存在涉外定牌加工合同关系。
弘企公司与FFB公司签署的两份订单显示供货商为弘企公司，品牌为“Valleygirl”，涉案服装报关时的出口运抵国为澳大利亚。弘企公司加工的涉案服装上均带有“Valleygirl”商标而非ZENG PERRY注册的第1935442号“valley girl”商标，FFB公司亦声明确认弘企公司是按其要求定牌生产涉案产品出口至澳大利亚的，且ZENGPERRY亦未能提供涉案服装在中国大陆境内销售的证据，故可认定弘企公司与澳大利亚FFB公司存在涉外定牌加工合同关系。
（二）弘企公司加工生产涉案的Valleygirl品牌服装的行为是否侵权。
弘企公司受FFB公司委托，按照其要求生产服装，在服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口至澳大利亚，该批服装并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与贴附有ZENG PERRY注册的“valley girl”商标的商品的来源产生混淆和误认的可能，则弘企公司在涉案服装上贴附“Valleygirl”标识的行为并不能被认定为我国商标法意义上的使用行为，其加工生产的行为并不侵犯ZENG PERRY的 商标权。
一审判决确认原告行为不侵权，驳回被告的全部反诉请求。
二审法院认为：本案的本诉属于确认不侵害商标权纠纷、反诉属于侵害商标权纠纷，法院应当合并审理。根据双方当事人的上诉及答辩，双方当事人对于本案符合确认不侵害商标权之诉的程序要件、弘企公司有权提起确认不侵权之诉不持异议，本案的争议焦点为弘企公司在涉外定牌加工中作为国内加工企业的行为是否侵害了ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标专用权；若构成侵权，ZENG PERRY反诉主张的侵权赔偿责任是否应当支持。
根据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第九条，《中华人民共和国商标法》第五十七条以及《中华人民共和国商标法实施条例》第七十五条的规定，侵害商标权的行为既包括因商标使用而容易导致混淆的直接侵权行为；也包括行为人虽然并未直接实施商标使用行为，但在明知或应知的情况下教唆他人实施侵害商标权的行为或者故意为他人直接侵害商标权的行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络交易平台等便利条件的帮助侵权行为，后两种教唆、帮助行为属于间接侵权行为。因此，在认定是否构成直接侵害商标权行为时，首先要进行认定的是被诉行为是否属于商标使用行为。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条的规定，商标法所称的商标使用必须发生在商业活动中，并发挥识别商品来源的功能。如被诉行为不构成商标使用，则被诉侵权人不构成直接侵害商标权的行为，但仍有构成间接侵害商标权行为的可能。
根据上述思路，涉外定牌加工中国内加工企业是否构成侵害商标权行为应当按照是否构成直接侵权和间接侵权的思路分别加以分析。在是否构成直接侵权的审查认定中，关键在于审查国内加工企业的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆，而不必以国内加工企业是否存在主观过错作为侵权构成要件；若构成直接侵权，则国内加工企业作为承揽人是否具有主观过错只应对其能否参照适用合法来源抗辩免除赔偿责任产生影响，而不应对直接侵权的定性产生影响。本案中，弘企公司根据其于2015年12月1日与澳大利亚FFB公司签订的《采购订单》，受FFB公司委托，按照其要求生产女式针织开襟衫720件和女式针织套头衫720件，在女士服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口至澳大利亚，该批女士服装不在中国市场上销售，也就是说以上标识并不会在我国领域内发挥商标应具有的识别商品来源的功能，不存在使我国相关公众将贴附“Valleygirl”标识的上述涉案女士服装与使用ZENG PERRY第1935442号“valley girl”注册商标的商品的来源发生混淆的可能性。因此，弘企公司在涉案女士服装上使用“Valleygirl”标识并全部出口的行为，不属于《中华人民共和国商标法》第四十八条规定的商标使用，弘企公司不构成直接侵害ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标权的行为。至于ZENG PERRY上诉认为弘企公司加工生产的涉案服装2122件，除了1440件出口外，还有682件去向不明，因此涉案服装并未全部用于出口的主张，根据二审查明的2015年12月1日的《采购订单》、2016年2月的货物托运单及进仓记录、2016年3月2日的增值税发票、2016年3月3日的海关出口货物报关单、2017年3月15日广州浚捷国际货运代理有限公司出具的情况说明，其中合同协议号、货物名称、规格型号、价格及数量等都形成对应互相印证，足以证明弘企公司加工生产并出口的涉案女士服装为1440件，因此本院对于ZENG PERRY的该项上诉理由不予采纳。
关于弘企公司是否构成间接侵害商标权的行为，由于弘企公司作为国内加工企业在涉案定牌加工中处于按受委托的承揽人地位，且没有其他证据证明其存在教唆FFB公司的行为，因此本案仅审查弘企公司是否在明知或应知的情况下，故意实施为他人直接侵害商标权的行为提供便利条件的帮助侵权行为。首先，FFB公司在澳大利亚自1996年开始陆续在第25类服装商品上注册第717116号“
”商标、第804600号“”商标以及第1122859号“Valleygirl”商标并使用，于2015年7月24日在澳大利亚公证了上述商标注册证明，证明中包含了FFB公司的主体资料；弘企公司在2015年12月1日与FFB公司签订的《采购订单》，订单签订时间在上述商标注册证明公证时间之后，订单中明确约定了FFB公司定作的女士服装的样品图片、数量、所使用的“Valleygirl”标识、出口供往澳大利亚以及开船时间等具体内容，因此弘企公司主张其在签订订单时FFB公司已向其出具上述商标注册证明，明确授权弘企公司加工并向澳大利亚出口上述服装，证据充分，足以证明弘企公司对FFB公司的主体信息及其在澳大利亚享有“Valleygirl”商标的情况已尽合理注意义务。其次，虽然FFB公司的“Valleygirl”商标与ZENG PERRY第1935442号“valleygirl”注册商标的英文部分基本相同，就标识而言二者之间极为近似，但二者之间仍存在V字母的大小区分、girl前是否存在空格的细微区别，而弘企公司接受FFB公司委托在涉案女士服装上所使用的“Valleygirl”标识不存在以超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式恶意使用的情形，与FFB公司在澳大利亚享有商标权的“Valleygirl”商标完全相同。再次，弘企公司在涉案女士服装上使用的“Valleygirl”的商标标识都是由FFB公司指定并授权的广州市明金服装辅料有限公司制造并提供的，此种提供商标标识的方式并未违反法律规定，广州市公安局天河区分局也作出了穗公天撤案字（2017）00313号《撤销案件决定书》，因此弘企公司对于商标标识的来源也不存在未尽注意义务的主观过错。最后，目前没有证据证明FFB公司后续在涉案女士服装上使用商标的行为侵害了ZENG PERRY第1935442号“valley girl”注册商标专用权，更没有证据证明弘企公司对此存在明知或应知的主观过错。综合上述四方面，虽然弘企公司依据FFB公司的授权定牌加工涉案女士服装后出口澳大利亚，为FFB公司使用“Valleygirl”商标的行为提供了便利条件构成帮助行为，但由于弘企公司已经履行了其作为国内加工企业必要的注意义务，不存在主观过错，因此弘企公司也不构成帮助侵害商标权的行为。二审判决驳回上诉，维持原判。