对知识产权侵权诉讼中滥用权利行为的案例分析

来源:万慧达知识产权

文章摘要
近年来,随着知识经济的发展,知识产权权利的取得愈加容易,与此同时权利滥用现象也愈加频繁——从不以使用为目的的商标囤积,到恶意发送侵权警告打压竞争对手,再到轰动一时的视觉中国版权收割事件……知识产权领域

近年来,随着知识经济的发展,知识产权权利的取得愈加容易,与此同时权利滥用现象也愈加频繁——从不以使用为目的的商标囤积,到恶意发送侵权警告打压竞争对手,再到轰动一时的视觉中国版权收割事件……知识产权领域的权利滥用现象层出不穷。2021年6月3日,最高人民法院发布《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》(下称“批复”),确认针对原告在知识产权诉讼中滥用权利的情况,被告可以在同一侵权诉讼中请求原告赔偿包括律师费、交通费等合理开支。该批复的实施,有利于发挥律师费等合理开支对当事人诉讼行为的调节作用,更好地规制知识产权侵权诉讼中的权利滥用行为。那么在知识产权侵权诉讼中,原告的哪些行为可能会被认定为“滥用权利”,被告又能在何种场景下以此为由请求赔偿呢?本文试图梳理近年有一定行业影响力的案例,分析、探讨知识产权侵权诉讼中典型的原告滥用权利行为,供读者参考。
一、专利领域
2021年6月1日起实施的新《专利法》的一大亮点是增加了第二十条“禁止滥用专利权”的条款。[1]近年来,专利作为各大企业竞争的利器,被广泛地视为“攻城略地”抢占市场的核心;但同时也有人试图“挟专利以遏竞争”,滥用专利权。
专利诉讼领域最典型的滥用权利行为是专利权人在明知其权利基础存在缺陷的前提下,仍恶意提起专利权侵权诉讼,如在“腾讯诉谭发文案”[2]中,被告人谭发文于2008年利用外观设计专利不进行实质审查的制度,将腾讯公司拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利。在腾讯公司对其提起侵权诉讼后,双方于2011年达成和解,谭同意停止侵权行为并承诺向国知局撤回其外观设计专利。但后来谭未履行其承诺,继续缴纳外观设计的年费,并在2016年以腾讯公司侵犯其外观设计为由提起诉讼。腾讯公司随即针对谭的外观设计专利提出无效宣告请求,在该外观设计专利被无效后,腾讯公司以谭明知其外观设计专利不符合授权条件,仍然恶意提起侵害专利权的诉讼为由,提起诉讼。法院在审理过程中综合考虑QQ企鹅的知名度较高,谭发文在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利,且在前案调解后,仍滥用诉权向腾讯公司提起诉讼,由此认定其主观恶意明显,判令其赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。
在备受关注的仿制药专利领域,最高人民法院最新出台的司法解释中也出现了相关的滥用权利赔偿条款。根据2021年7月5日开始实施的《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》第十二条,专利权人或者利害关系人知道或者应当知道其主张的专利权应当被宣告无效或者申请注册药品的相关技术方案未落入专利权保护范围,仍提起专利法第七十六条所称诉讼或者请求行政裁决的,药品上市许可申请人可以向北京知识产权法院提起损害赔偿之诉。该《规定》为原研药企提供了较为完备的司法救济,同时也提醒其谨慎行使自己的专利权,避免滥用诉权。
除此之外,专利侵权诉讼中的滥用权利,不仅包括恶意提起诉讼,还包括在诉讼过程中滥用程序权利的行为。以申请诉中财产保全为例,为了避免后期生效判决执行难的问题,专利权人往往会在诉讼过程中对被告申请财产保全。但如果其在明知自己权利基础不稳定的前提下申请财产保全,并造成被申请人的损失,则可能被认定为“滥用权利”的错误保全行为。在“浙江动一公司与宁波朗辉公司案”[3]中,最高人民法院首次明确了实用新型专利侵权纠纷诉讼中专利权人申请诉中财产保全是否错误的判断方法及判定标准。本案中,动一公司在申请冻结朗辉公司银行存款前并未向专利主管部门申请出具评价报告,且在该报告出具后,亦未根据其结论(即涉案全部权利要求均不符合授权条件)及时进行信息披露并申请解除冻结。此外,动一公司出于诉讼对抗策略,在未出现任何需立即增加保全财产的紧急情形下,为对抗朗辉公司的无效宣告请求申请追加扣押其待出口产品,该二次保全申请具有更为明显的不合理性与可责性。法院综合考虑以上情况,认为动一公司两次财产保全申请均有失审慎,并判决其赔偿朗辉公司利息损失。该案判决提醒专利权人在通过诉讼维权时,应认真地审视自己的权利基础,谨慎地提起财产保全申请。
二、商标领域
《商标法》第七条第一款在申请商标和使用商标的两个层面上,都提出了应当遵循诚实信用原则的要求。[4]具体而言,申请商标如果没有真实的使用意图,或者以拥有的商标权进行批量投诉及维权的,都可能被视为违反此条规定的滥用权利行为。
在“优衣库”侵害商标权纠纷案[5]中,广州市指南针公司、中唯公司作为涉案商标的共有人,依据涉案注册商标专用权,在北京、上海、广东、浙江四地针对优衣库公司或迅销公司和不同门店提起了42起商标侵权诉讼。根据法院查明的事实,中唯公司和指南针公司分别持有注册商标共计2600余个,其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似。并且指南针公司、中唯公司还曾在网上公开出售涉案商标,并向迅销公司提出诉争商标转让费800万元。最高人民法院在本案中认定,指南针公司和中唯公司非以使用为目的,且无合理或正当理由大量申请注册并囤积商标,违反了诚实信用原则;并且不实际使用上述商标反而进行转让、或以上述商标作为权利基础进行批量投诉及维权的,属于权利滥用。
三、著作权领域
不同于专利权和商标权的申请制度,著作权的取得方式显得更加容易,这在某种程度上也增加了其被滥用的可能。视觉中国版权门风波就是典型的例子。2019年4月10日,全球首张黑洞照片发布,并在国内外媒体平台上广为传播。随后视觉中国在其网站上将此图片列为“版权所有”的编辑图片,称“此图片是编辑图片,如用于商业用途,请致电400-818-2525或咨询客服代表。”在引发强烈质疑后,视觉中国发布声明称,已通过合作伙伴获得“黑洞”照片使用授权,根据版权人要求该照片只能用于新闻编辑传播使用,未经许可,不能作为商业类使用。随后有媒体联系到黑洞图片的原版权方欧洲南方天文台,其回复说使用网站上的图片、文字等,如没有特别说明,一般都遵循相应的授权协议,清晰署名即无需付费使用,甚至可以用作商业目的,由此戳穿了视觉中国在黑洞照片的著作权人已经开放版权的前提下,将照片占为己有,以保护之名实施著作权侵权的骗局。
分析视觉中国近几年的维权情况,会发现其起诉维权的对象和模式具有相当的雷同性,并且“黑洞照片版权”事件也暴露出视觉中国图库收录的大量图片,可能事实上并未获得相关著作权或者存在权利瑕疵。视觉中国利用现行的法律法规中著作权登记制度的缺位,以牟利为目的批量提起诉讼并请求赔偿损失,此种权利滥用行为应当予以规制。
随着我国知识产权事业蓬勃发展,知识产权保护意识也深入人心,知识产权侵权诉讼成为权利人维护权益的重要手段,但也为部分投机者实现不正当的目的提供了可能。最高人民法院“批复”的出台,将在一定程度上规制违反诚实信用原则的滥用权利行为。权利人应当认真审视自身的权利基础,不可滥用权利;被控侵权人也可以积极研究相关法律和案例,对原告滥用权利的行为,要求支付合理开支;如果因原告滥用权利造成其他损失,被控侵权人也可以提起反诉或者另行起诉。
[1]《专利法》第二十条 第一款 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。
[2] 广东省高级人民法院民事判决书,(2019)粤民终407号
[3] 最高人民法院民事判决书,(2020)最高法知民终521号
[4]《商标法》第七条第一款 申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。
[5] 最高人民法院民事判决书,(2018)最高法民再396号

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