某烘焙店侵害商标权纠纷案

一、案例基本信息采集
案例类型：律师诉讼案例
业务类型：侵害商标权纠纷诉讼
法院判决时间：2019年2月20日
法院名称：东莞市中级人民法院
代理律师姓名：高剑锋律师、钱小凤实习律师
律师事务所名称：广东启盟律师事务所
检索主题词：商标 在先使用 字号
二、案例正文采集
某烘焙店侵害商标权纠纷案
案情简介
某心食品有限公司于1956年成立于香港，其在1984年04月30日申请并于1985年1月15日经国家工商行政管理局商标局授权，获得注册商标权。经国家工商行政管理局商标局核准，上述注册商标核准续展注册在商品国际分类第30类商品上，包括酱油、醋等调味品，膨化食品，谷制品，豆制品，淀粉及其制品、汉堡包等，有效期截至2025年01月14日，商标在商标保护期内。
某心食品有限公司专注于制作糕点以及提供精致的服务，多年来坚持追求品质，所用食材均为顶级之选，配合精美的包装设计，迅速成为全国知名品牌，是亲朋好友送礼佳品，其销量在同行业遥遥领先。“某心”牌食品不但深受市民欢迎，而且更屡获殊荣，某心食品有限公司也被评为“2009年度中国餐饮百强企业”。某心在国内具有极高的知名度，受到社会大众的普遍欢迎。
某心食品有限公司于2004年设立某心食品（广州）有限公司。2016年9月8日，某心食品有限公司授权某心食品（广州）有限公司全权处理其在中国境内的知识产权保护事宜，并有权以自己的名义提起民事诉讼。
某心食品（广州）有限公司经调查发现，某烘焙店为位于某市的繁华地段中的面包店铺，店铺招牌显示为“某心西饼面包乐园”，店招呈现黑底黄字，其在店招上突出使用了 “某心西饼”、“某心”和“MouXin”的字样，与某心食品（广州）有限公司的注册商标的标识相似。“某心”的商标标识是某心食品（广州）有限公司上述注册商标体现呼叫功能的显著部分，是某心食品（广州）有限公司提供的餐饮服务、产品区别于其他餐饮服务、商品提供商的重要区别点。某心食品（广州）有限公司认为某烘焙店在招牌中“某心”、“MouXin”及“某心西饼”字样突出，极易导致消费者以“某心”二字来识别该店铺，误以为接受的是某心食品（广州）有限公司的服务，购买的是某心食品（广州）有限公司生产的商品，会造成消费者对服务与销售商品的来源混淆。某烘焙店在未经某心食品（广州）有限公司授权和许可，且在某心食品（广州）有限公司的注册商标有效保护期内，使用“某心”、“MouXin”及“某心西饼”的店招进行服务与营业，侵害了某心食品（广州）有限公司的注册商标专用权，应承担立即停止侵害，赔偿经济损失的责任。
某心食品（广州）有限公司认为某烘焙店应承担停止侵权、赔偿经济损失的侵权责任，对某烘焙店涉嫌侵权店铺的外观、涉嫌侵权产品以及正在正常营业的行为进行了公证后诉之法院。
某烘焙店答辩到：
一、某烘焙店早在1994年6月开始就店面招牌上使用了“某心西饼”、“MouXin”字号，依法不侵害某心食品（广州）有限公司商标权。
二、某烘焙店在开业时，某心食品（广州）有限公司的商品或商标在内地并不具有较高的知名度，某烘焙店在先合理使用“某心西饼”、“MouXin”字号，并不具有攀附某心食品（广州）有限公司商誉的恶意。
三、某烘焙店在字号中并未突出使用“某心”、“某心西饼”、“MouXin”标识，且未在任何商品上使用这些标识，是属于合理使用字号，不会使相关公众产生混淆或误认。
代理意见
代理人的代理意见如下：
一、某烘焙店不享有在先使用权，严重侵害了某心食品（广州）有限公司的商标专用权。
（一）审查判断诉争商标是否侵害他人在先权利，一般应当以诉争商标申请日前是否存在在先权利为时间界限。
根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”，某烘焙店在先使用抗辩不能成立。
（二）《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款中已经明文规定：判定“在先使用权”的明确标准为注册商标的申请之日。
根据《商标法实施细则》第四十七条第三款的规定 ，国家工商行政管理局于1988年11月1日起 ，实行商标注册用商品国际分类，原《商品分类（组别）表》（七十八类表）同时废止。基于历史遗留问题，在某心食品（广州）有限公司自身主观意志以外，某心食品（广州）有限公司的注册商标 在1995年1月15日从原第40类商标续展为第30类商标，其使用商品范围亦发生了变化。由于目前没有法律明文规定该种情况注册商标的核定商品保护范围，适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款中“注册商标的申请日”为商标保护的标准才可以准确体现法律的可预测性和稳定性。
（三）在某心食品（广州）有限公司申请注册商标前，某烘焙店必须要通过持续使用该商标从而拥有“一定影响”才能成立“在先使用权”。
由于某烘焙店无法满足“在先使用权”的构成要件，故其主张不成立。
二、某烘焙店突出使用“某心”、“某心西饼”、“MouXin”标识，且使用涉案商标，不属于合理使用字号，必然导致相关公众产生混淆或误认。
请求权基础：
1．《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；
……
（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的”
2．《企业名称登记管理规定》第二十六条规定：“违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：
（一）使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，责令停止经营活动，没收非法所得或者处以2000元以上、2万元以下罚款，情节严重的，可以并处；……
某烘焙店的经营范围为零售：预包装食品，散装食品。但某烘焙店所销售的大部分商品上并没有使用其他商标，也没有其他标示以说明该商品的来源。对于一件商品来说，它必须要有来源。消费者在购买商品进行消费时，也必然会对此商品进行识别，而由于某烘焙店店铺中并无其他商标或者可被消费者识别的名称，有且仅有“某心”、“MouXin”、“某心西饼”等可进行识别，消费者很有可能以上述标识来识别涉案商品，以“某心”等字样体现某烘焙店所销售商品的可呼叫名称功能，消费者也容易会误认为在此商店内所购买的商品均是出自某心食品（广州）有限公司“某心”公司的商品，或者误认某烘焙店与某心食品（广州）有限公司存在某种联系。让消费者把某烘焙店所销售的商品与某心食品（广州）有限公司自行销售的商品造成混淆，因此某烘焙店在店面招牌、店铺装饰、商品货架、蛋糕盒子、商品宣传单、员工服饰、收据以及购物袋使用“某心”、“某心西饼”以及“MouXin”等标识属于给某心食品（广州）有限公司的注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。
某烘焙店在店面招牌、店铺装饰、店面货架、蛋糕盒子、商品宣传单、员工服饰、收据以及购物袋等使用某心系列标识，与某心食品（广州）有限公司的注册商标主要构成部分相同，构成近似，在比对对象隔绝的状态下易使相关公众产生混淆和误认，主观上存在“搭便车”的恶意。
判决结果
一审法院认为，某烘焙店使用涉案标识的行为侵害了某心公司的注册商标专用权，应停止侵权并承担赔偿损失的民事责任。某烘焙店不服一审判决，提起上诉。二审法院认为上诉理由不成立，驳回上诉，维持原判。
裁判文书
本案二审争议焦点为： 某烘焙店主张未侵害某心公司注册商标权，一审判赔金额过高。对此，本院作如下分析：
首先，某烘熔店经营的商品与某心公司诉请保护的注册商标核定使用商品相同，虽然某烘焙店于1996年开始在店铺招牌及经营的商品有使用“某心”“MouXin”等字样，但依据《中华人民共和国民法总则》第五十四条“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户，个体工商户可以起字号”的规定， “某心”“MouXin”等并非该个体工商户依法登记的字号，某烘焙店主张对“某心”“MouXin”字号构成在先使用权，理由不充分，本院不予采纳。其次，因某烘焙店使用“某心”“MouXin”字样不构成在先使用权，某心公司的涉案注册商标在2008年前已经在我国相关市场有一定的知名度，某烘焙店再于2008年12月23日使用“南城某心西饼面包乐园”“MouXin cake”“某心面包”等标识处于店铺，货架、包装等显著位置，属于商标性使用。经比对，某烘熔店使用的上述“某心”字样与某心公司商标近似，易使相关公众对某烘熔店提供的商品来源产生混淆，或误认为该商品与某心公司存在一定关联。一审认定某烘焙店侵害了某心公司注册商标专用权正确，一审判决某烘熔店承担侵害某心公司注册商标专用权的赔偿责任，处理恰当，再次，某心公司只提交公证费发票、晒相费发票、购物小票等票据，未提交证据证明其因该侵权所遭受的实际损失及某烘焙店因侵权行为所获得的利益，亦未提交证据证明涉案商标的许可使用费，原审法院依据某心公司为制止某烘焙店的侵权行为客观产生调查费、律师费等合理费用，结合涉案商标的知名度、某烘熔店的主观过错、经营规模、经营地点、涉案产品的价值、侵权行为持续期间、某心公司的合理维权费用等因素，依照《中华人民共和国商标法》第六十三条“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由
人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”的规定，酌情判令某烘熔店、孔石松、孔佩绵赔偿某心公司包括合理维权费用在内的经济损失共人民币80000元，判决金额公允，本院予以维持。
综上所述，上诉人某烘熔店的上诉理由不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
案例评析
一、“在先使用权”成立的构成要件，包括以下四点：
1．他人在注册商标申请注册日期前已经使用与注册商标相同或相似的商标；
2．他人在先使用的商标需要在该注册商标核定保护的同一种商品或者类似商品上使用；
3．他人在先使用的商标在注册商标申请注册前通过持续使用已经拥有了一定影响力。
4．该在先使用人才可在原范围内继续使用，该在先使用人不能扩大为该使用人的内部合伙人或该在先使用人内部合伙人的亲属。某烘焙店不满足“在先使用权”成立的1、3、4构成要件，故某烘焙店不享有在先使用权。
二、对于“一定影响力”的判断标准：
可参考中华人民共和国国家工商行政管理总局于2016年12月发布的《商标审查及审理标准》中对于《商标法》第三十二条：“申请商标注册。。。。。。也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”中“一定影响力”的解读：已经使用并有一定影响商标是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。参考我国《商标审理标准》的规定，认定商标是否有一定影响，应当就个案情况综合考虑下列各项因素，但不以该商标必须满足下列全部因素为前提：
1．相关公众对该商标的知晓程度；
2．该商标使用的持续时间和地理范围；
3．该商标广告宣传的时间、方式、程度、地理范围；
4．其他使该商标产生一定影响的因素。
结语和建议
1．任何商户使用标识不能侵犯他人注册商标，不能使相关公众对商品或服务来源产生混淆，或误认为其提供的商品或服务与他人存在一定关联。个体户字号应使用其合法字号，规范使用，可对个体工商户名称进行合理的简化使用，但不能超出合理使用范围，否则可能会被认定为商标性使用。
2．侵害商标专用权，法院在酌定赔偿数额时，如无法证明权利方因侵权行为所遭受的损失，也无法证明侵权方的侵权获利时，权利方应积极提供涉案注册商标知名度、维权支出费用、侵权方主观过错、侵权行为的性质、持续期间、后果等，以望得到法院对赔偿数额的更高支持。