合理维权要正当，恶意诉讼需赔偿——知识产权恶意诉讼相关问题探讨

- 01 -韬安荐案语
随着信息技术的发展，国家愈发重视对智力成果相关权益的保护。近些年来，我国知识产权诉讼案件数量处于上升趋势，全社会保护知识产权的法律意识明显增强。然而，“哪里有阳光，哪里就有阴影”，伴随知识产权保护意识提升而来的，是知识产权恶意诉讼行为。此类行为损害他人合法权益乃至社会公共利益，亟需法律的有效规制。本周四，韬安继续以案看法，与大家共同探讨知识产权恶意诉讼相关问题。
- 02 -核心要旨
恶意提起知识产权诉讼的构成要件有四：
第一，行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据；第二，行为人提起诉讼主观上具有恶意；第三，行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失；第四，该损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。
恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。
上诉人（原审被告）：山东比特智能科技股份有限公司（以下称“比特公司”）
被上诉人（原审原告）：
江苏中讯数码电子有限公司（以下称“中讯公司”）
案由：知识产权权属、侵权纠纷（因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷）①
裁判结果：
一审判决：
一、比特公司于判决生效之日起三十日内在《法制日报》上刊登消除影响声明（内容须经一审法院审核），逾期不履行由一审法院选择媒体刊登判决书内容，所需费用由比特公司负担；
二、比特公司于判决生效之日起十日内赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元；
三、驳回中讯公司的其他诉讼请求。
二审判决：
驳回上诉，维持原判。
① 一审法院：江苏省无锡市中级人民法院，(2016)苏02民初71号民事判决书。
二审法院：江苏省高级人民法院，(2017)苏民终1874号民事判决书。
- 03 -司法裁判
一审法院认为：
本案为与知识产权有关的恶意诉讼纠纷案件，认定恶意应考虑如下因素：一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，即原告提起知识产权诉讼并没有合法的权利基础；二是以损害他人合法权益为目的，即主观上具有恶意；三是给他人造成了损害，即给他人造成了经济损失或竞争优势的削弱。
关于第一点，比特公司在提起第57号诉讼时，虽然获得了TELEMATRIX商标注册，但此后该商标被有关部门撤销。依照《商标法》的规定，撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在，比特公司在提起第57号诉讼时不具备合法的权利基础。
关于第二点，比特公司抢先注册了他人已投入商业使用但未及时注册的商标，然后以其注册商标权对在先使用人提起侵权之诉，以商标维权名义损害在先使用人利益，可以认定其提起诉讼行为时主观上具有恶意。
关于第三点，比特公司提起第57号诉讼对中讯公司的生产经营产生了负面影响，比特公司应当承担赔偿损失的法律责任。至于赔偿数额的确定，一审法院综合考量了比特公司主观恶意明显，中讯公司提交的模具费用支出、物料损失、更换外壳人工费用支出等，以及律师代理费用几个方面的因素，最终判定比特公司应承担的赔偿损失及合理开支数额为100万元。
二审法院认为：
二审争议的焦点是：1.比特公司提起第57号诉讼是否构成恶意提起知识产权诉讼；2.一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元是否适当。
关于第一个焦点，二审法院认为，恶意提起知识产权诉讼的构成要件有四：第一，行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据；第二，行为人提起诉讼主观上具有恶意；第三，行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失；第四，该损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。论证结果为：比特公司符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，构成恶意诉讼。
关于第二个焦点，二审法院认为恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为的一种，恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。
二审法院综合考虑了中迅公司现实的经济损失、预期利润的损失、恶意诉讼对社会诚信体系的破坏三方面的因素，确定赔偿数额。最终认定：一审判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元并无不当。
- 04 -理论荟萃
一、知识产权恶意诉讼的概念
我国现行法律并没有给恶意诉讼一个相对明确的概念，理论界和实务界均认为，所谓的恶意诉讼是指“当事人明知在法律上或事实上无依据（包括实体权利的缺乏）而故意提起的诉讼，其目的可以是获取非法或不正当利益或者损害对方”。②
② 李春晖：《专利恶意诉讼之认定标准及法律责任》，载《知识产权》2019年第4期。
知识产权恶意诉讼的概念出现于2011年，最高人民法院发布的《关于印发修改后<民事案件案由规定>的通知》将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”作为三级案由划归到“知识产权与竞争纠纷”项下的“知识产权权属、侵权纠纷”之下，后在最新版的《民事案件案由规定》第171条予以保留。目前，随着经济的发展和人们法律意识的提高，知识产权恶意诉讼纠纷发生的频率日益上升。
知识产权恶意诉讼与虚假诉讼不同。
虚假诉讼是指当事人出于非法的动机和目的，利用法律赋予的诉讼权利，采取虚假的诉讼主体、事实及证据的方法提起民事诉讼，使法院作出错误的判决、裁定、调解的行为。一般而言，虚假诉讼的参与主体为原、被告双方当事人，而知识产权恶意诉讼的主体通常仅为原告一方当事人。
知识产权恶意诉讼行为是否属于滥用诉权的行为？
有观点认为，知识产权恶意诉讼属于滥用诉权的行为。③另有观点认为，滥用诉权的前提是需要有诉讼权利，而对于恶意提起知识产权诉讼的行为人而言，其所谓的“权利”是经非法手段获得的，缺乏事实和法律依据，因此知识产权恶意诉讼行为不能等于滥用诉权行为。④亦有观点认为，知识产权恶意诉讼属于广义上的滥用诉权行为。⑤
③ 同2
④ 卞辉 ：《知识产权恶意诉讼的程序法应对》，载《电子知识产权》2009年第10期。
⑤ 王静、张苏柳：《知识产权恶意诉讼疑难问题探析——以腾讯诉谭发文案为例》，载《法律适用》2021年第4期，第101-112页。
结合我国司法实践来看，法院一般倾向于认为知识产权恶意诉讼行为是一种特殊类型的侵权行为，并通过借鉴民法一般侵权行为构成要件的方式来分析知识产权恶意诉讼行为。
二、知识产权恶意诉讼的构成要件分析
我国现行法律并没有对知识产权恶意诉讼的构成要件作出规定，司法实践中有如下两种常见的认定方式：
第一，认为知识产权恶意诉讼的构成要件为：1.行为人具有主观恶意；2.行为人必须向法院提起诉讼，实施了恶意诉讼的行为，单纯的思想活动或言语威胁不能构成恶意诉讼；3.提起诉讼的行为产生了实际损害后果；4.提起诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
第二，认为知识产权恶意诉讼的构成要件为：1.行为人的具有主观恶意；2.提起诉讼的行为缺乏主张权利的正当性基础；3.提起诉讼的行为产生了实际损害后果；4.提起诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
上述第一种认定方式从民法一般侵权行为的构成要件出发，将知识产权恶意诉讼的构成要件划分为主观过错、客观行为、损害后果和因果关系；第二种认定方式将缺乏主张权利的正当性基础作为知识产权恶意诉讼的构成要件之一。在本文看来，上述两种认定方式看似不同，但实际操作起来并无实质差别，因为“提起诉讼的行为缺乏主张权利的正当性基础”，其内在也暗含着“提起诉讼”之行为要求，而在第一种认定方式中，法院一般会将“提起诉讼的行为缺乏主张权利的正当性基础”作为认定“主观恶意”的考量因素之一，两种分类标准看似存在差异，实则殊途同归。
（一） “恶意”之内涵
行为人是否具有主观恶意是“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”审理的难点所在。我国《民法典》上并没有所谓“恶意诉讼”之概念，探究应承担民事责任的主观状态，只有“过错”之概念，过错又可分为故意和过失，过失显然不在判断是否构成恶意诉讼的考量范围之内，因此只需在故意概念下对知识产权恶意诉讼行为进行考量即可。而故意又可进一步分为直接故意和间接故意，张新宝教授认为，恶意是危害最大的故意，必须是直接故意，必须对他人的正当利益或者法律的权威构成威胁，在进行一定行为时明显以追求他人之损害为目的而不是行使自己的正当权利。⑥从知识产权角度来讲，如果以“应知”标准判断其权利授权或提起诉讼时的主观状态，可能会带来技术研发人员尽量不去阅读或获知相关专利文献的“有意无视效应”，从而引致妨碍科技创新的“寒蝉效应”。⑦因此，知识产权恶意诉讼的“恶意”要求行为人具有“明知而为之”的主观过错，不应包括“应知而不为之”， 即该“恶意”的过错形式为直接故意，不包括间接故意。⑧
⑥ 张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社2007年版，第11页。
⑦ 李明德：《“知识产权滥用”是一个模糊命题》，载《电子知识产权》2007年第10期。
⑧ 同5。
（二）认定“恶意”之考量因素
有观点提出，可以从认识因素和目的因素两方面考察行为人之“恶意”。认识因素要求行为人对诉讼无法律和事实依据是明知的，即行为人明明知道自己的诉讼没有理由,仍执意提起诉讼,陷无辜的相对人于诉讼之中,造成其精神和财产的损害,其主观恶性显然存在。目的因素即行为人对其诉讼行为的动机或目的。⑨对于认识因素，可以从双方当事人是否属于同行业/同地区经营者、商标权是否利用不正当手段取得、是否存在多次以不正当权利基础起诉与撤诉等因素加以考量。而目的因素在部分法院不单独评价，仅在综合评价损失或损害结果时予以考量。⑩
⑨ 马治国、张小号：《知识产权恶意诉讼的认定及其民法规制》，载《电子知识产权》2008年第6期，第45-48页。
⑩张颖、肖哲晖：《知识产权恶意诉讼的影响与责任承担》，刊载于公众号https://mp.weixin.qq.com/s/uzJEIKy1te-1gkieMKxUAg，刊载时间为2020年12月25日。
本文认为，上述说法为司法机关考察行为人之“恶意”提供了方法论视角，但至于“恶意”之考量因素究竟涵盖哪些内容，不同案例有不同的情形，法院会结合具体案情加以分析。以往判例可作参考，但“恶意”之认定标准不应固化，否则难以适应多变的知识产权恶意诉讼情形。
三、知识产权恶意诉讼的责任承担
（一）知识产权恶意诉讼的责任承担方式
知识产权恶意诉讼的案由规定为“因恶意提起知识产权损害责任纠纷”，那么，如何理解这里的“损害责任”呢？它仅指赔偿责任吗？是否涵盖其他责任承担方式？
对于此问题，理论界和实务界持有的观点基本一致，即认为此处的“损害责任”的外延可以理解为《民法典》第179条第一款规定的承担民事责任的十一种主要方式。恶意诉讼中的原告除了可以请求损失赔偿之外，如有商誉等非财产性权益受损之情形，还可以请求行为人承担消除影响、赔礼道歉等民事责任。⑪
⑪ 马原、杨玉方：《知识产权恶意诉讼司法概况与实践难点探讨——基于126份知识产权恶意诉讼裁判文书的分析》，刊载于https://mp.weixin.qq.com/s/YNNQ26J9Z45o9h71ArE_DA，刊载时间为2022年1月5日。
（二）知识产权恶意诉讼的损害赔偿范围
虽然消除影响、赔礼道歉等也被认为是知识产权恶意诉讼的责任承担方式，但这不影响实践中受恶意诉讼的主体仍以“要求对方承担损害赔偿”作为主要诉求。然而，由于立法层面缺乏知识产权恶意诉讼损害赔偿范围的规定，导致法院在该问题上尚未形成统一的裁量标准。
按照民法对财产损失的分类标准，财产损失包括直接财产损失和间接财产损失。
1.因知识产权恶意诉讼产生的直接财产损失是否应当赔偿？
在知识产权恶意诉讼纠纷案件中，直接财产损失一般为当事人为应对恶意诉讼所支出的诉讼费、律师费、公证保全费、无效宣告请求费、差旅费以及其他合理必要支出。一般而言，司法机关对于诉讼费、律师费、公证保全费、差旅费等会予以支持，但对于当事人因主张对方商标和专利无效等产生的无效宣告请求费，不同法院裁判不一。比如本案中，一审法院就认为“中讯公司主张的不侵权诉讼及向商标局提出申请撤销程序中的相关律师费用与涉案诉讼之间没有直接关联，该部分律师费用不应作为本案损失”。而在腾讯诉谭某案中⑫，广东省高级人民法院则支持了腾讯公司支出的无效宣告请求费。
⑫ 广东省高级人民法院， (2019)粤民终407号民事判决书。
2.因知识产权恶意诉讼产生的间接财产损失是否应当赔偿？
在知识产权恶意诉讼纠纷案件中，原告主张的间接损失通常为因恶意诉讼导致的丧失与案外第三人合作机会受到的经济损失。
有观点提出，知识产权恶意诉讼的损害赔偿数额应坚持比例原则，即知识产权恶意诉讼损害赔偿数额应该与侵权人的行为性质相适当。对于确实存在以损害他人利益为目的，无事实根据和正当理由而以起诉他人侵权的恶意诉讼提起方，需适当扩大侵权损失的范围，尤其着重审查对原告造成的间接损失，即使该些间接损失不能准确衡量，但仍需作为考虑因素纳入损害赔偿额的计算范围。⑬亦有观点提出，受害者的间接损失应当得到支持，但是该间接损失必须具有确定性，比如在腾讯诉谭某案中，腾讯公司与他人的合作因恶意诉讼中止，有事实基础，具有确定性，腾讯公司遭受的该可得利益损失属于因恶意诉讼导致的间接损失，也应在确定赔偿数额中予以考虑。⑭
⑬ 转引自朱兵、王师港：《我国知识产权恶意诉讼损害赔偿的新思考》，刊载于微信公众号《中国法律评论》https://mp.weixin.qq.com/s/hF135GxZY-yVVBxAcNiOPQ，刊载时间为2022年2月13日。
⑭ 同5。
四、知识产权恶意诉讼的惩罚性赔偿制度探讨
2020年修订的《民法典》第1185条建立了知识产权侵权惩罚性赔偿制度，那么，知识产权恶意诉讼行为是否可以适用惩罚性赔偿制度呢？有观点认为，知识产权恶意诉讼具有非法性且影响恶劣，建立知识产权恶意诉讼惩罚性赔偿制度既具有现实意义，也具有可行性。⑮但是，通过检索司法案例发现，法院对于知识产权恶意诉讼能否适用惩罚性赔偿的问题，总体还是持谨慎态度，比如北京市朝阳区人民法院在北京美爵信达科技有限公司与山东比特智能科技股份有限公司恶意诉讼案中明确指出：“惩罚性赔偿旨在通过让恶意侵权人承担超出权利人实际损失或侵权人实际获利之外的赔偿，惩罚、吓阻侵权人，与民事补偿性赔偿旨在填补权利人实际损失具有不同的功能。因此在适用惩罚性赔偿时，需要严格谨慎，除了要求侵权人具有主观恶意、侵权情节严重外，还要能够准确计算权利人的实际损失或者侵权人的实际获利，或者查明确定的商标许可费数额，然后才能在此基础上根据侵权人恶意程度、侵权情节的严重程度在一倍以上三倍以下具体确定需要承担的惩罚性赔偿数额。本案中，……，比特科技公司在上述期间的获利数额并不能准确计算，美爵信达公司也不能准确计算其经济损失数额，故本案无法适用惩罚性赔偿，且本院在考量本案赔偿数额时已经考虑到了比特科技公司的主观恶意及涉案恶意诉讼行为的情节，因此本院对美爵信达公司要求适用惩罚性赔偿的意见不予支持。”⑯
⑮ 同11。
⑯ 北京市朝阳区人民法院， (2015)朝民(知)初字第22620号民事判决书。
- 05 -案件扩展速览
案例一：深圳市乔安科技有限公司与上海凯聪电子科技有限公司、张某某因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷⑰
一审法院认为，因恶意提起知识产权诉讼损害责任认定的构成要件包括：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2.提起诉讼请求的一方当事人主观上具有恶意；3.该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果；4.提出诉讼请求的行为与损害后果之间具有因果关系。结合案情，法院认定：被告张某某实施了完整的知识产权诉讼行为；提起18号案缺乏基本的事实与法律依据，具有主观恶意；原告为应对被告张某某提起的专利侵权诉讼确实支出了律师费、公证费，给原告造成了经济损失；上述费用与被告张某某的诉讼行为有当然的因果关系。综上，被告张某某构成恶意提起知识产权诉讼。
二审法院认为，恶意诉讼的构成要件应当包括四个方面，即存在侵害行为、存在损害后果、侵害行为与损害后果之间存在因果关系、行为人主观上具有恶意。本案中，张某某提起18号案诉讼，后被法院判决驳回诉讼请求，乔安公司为该案付出了相应的诉讼成本，故上述恶意诉讼的构成要件中行为要件、损害结果要件和因果关系要件均已具备，关键在于审查张某某提起18号案诉讼是否具有主观恶意。恶意诉讼中的主观恶意系指行为人明知其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据、以损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益为诉讼目的。具体而言，应从以下三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。经过论证，二审法院最终认定张某某具有主观恶意。
⑰ 一审法院：上海知识产权法院，(2017)沪73民初379号民事判决书。
二审法院：上海市高级人民法院，(2019)沪民终139号民事判决书。
案例二：约翰迪尔（中国）投资有限公司与赵某某等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷⑱
北京知识产权法院认为，认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
本案中，赵某某等起诉约翰迪尔中国公司侵害其涉案专利权，后又以撤诉方式放弃了全部诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为；赵某某等在明知涉案专利缺乏权利基础的情况下，仍主张约翰迪尔中国公司的现有设计侵害其涉案专利权，该行为属于恶意诉讼；约翰迪尔中国公司为应对专利侵权诉讼及对涉案专利进行无效宣告请求支付了代理费、公证费、资料费等费用，造成了约翰迪尔中国公司经济损失的损害后果；上述费用与赵某某等恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。最终认定赵某某等构成知识产权恶意诉讼。
⑱ 北京知识产权法院，(2017)京73民初121号民事判决书。