专利无效后专利许可合同的效力判定（三）

四、域外经验
笔者以日本、美国和欧洲为例，分别考察该三个国家或地区在专利无效后专利许可合同的效力判定问题上的立法和/或司法态度。
（一）日本：专利无效后专利许可合同无效
日本《特许法》第一百二十五条就专利无效对专利效力的追溯力作出了明确规定，“特许已确定为无效判决时，特许权被视为最初即不存在。但特许符合第一百二十三条第一项第五号〔特许申请后属无效理由〕之场合下，确定为无效判决时，则视为其特许权自与第五号内容相符的时间起已不存在。”
但日本《特许法》未就专利无效对专利许可合同的追溯力作出明确规定。关于专利无效后已付专利许可使用费的返还问题，裁判所认为应遵从当事人之约定处理；若无约定，则应以不当得利而返还。丰崎光卫对此持不同看法，其根据日本《民法典》第二百零五条关于善意占有人孳息取得权之规定予以类推，认为特许无效审判确定前所取得的专利许可使用费虽属不当得利，但无须返还。[23]
（二）美国：专利无效后专利许可合同有效
关于专利无效对专利合同有无追溯力，《美国专利法》并无明文规定，其对专利无效对专利合同有无追溯力的法律评价主要体现在相关判例中，本文以Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc.一案予以阐释。
● 基本事实
1975年末，Ted Geffner (Geffner) 发明“线性旋转轴承”。该“线性旋转轴承”发明能够进行旋转并且沿着轴承的轴做线性运动。
1975年11月12日，Geffner就前述“线性旋转轴承”发明申请专利；后，该发明被授予第4,025,128号专利（以下简称“’128号专利”）。
1977年8月3日，许可人Geffner与被许可人Linear Rotary Bearings, Inc. (LRB) 签署专利许可合同，双方约定：(a)许可方式：排他许可（包括排他的分许可及侵权维权）；(b)许可期间：专利权有效期；(c)费用支付：LRB根据约定的时间表向Geffner支付专利许可使用费；(d)不保证：Geffner不保证专利的有效性。
1977年，LRB依约向Geffner支付第一笔专利许可使用费。
1981年，Geffner就“线性旋转轴承”发明向西德专利局申请’128号专利。
1983年2月22日，西德专利局基于Manby专利驳回专利申请。
1989年，LRB停止向Geffner支付专利许可使用费；截至1989年7月31日，LRB未予支付的专利许可使用费计162,790美元
1989年10月，由于LRB拒绝支付专利许可使用费，Geffner终止专利许可合同并向LRB发出协议终止通知。
1989年末，LRB向Geffner发出通知，告知因’128号专利已无效并不可实施，LRB将停止向Geffner支付专利许可使用费。
1990年1月，Garnett S. Teass就任LRB董事长。
● 一审判决
1991年5月24日，Geffner对LRB及Garnett S. Teass提起诉讼，要求支付未予支付的专利许可使用费及LRB代为收取的专利侵权赔偿金。LRB及Garnett S. Teass对Geffner提起反诉，声称Geffner没有披露与Manby专利有关的重要信息，欺诈、诱导LRB签署专利许可合同，请求：(a) 宣告’128号专利无效并不可执行；(b) 专利许可合同无效并不可履行；(c) 解除专利许可合同；(d) Geffner返还LRB已予支付的专利许可使用费、因代表Geffner提起指控缴纳的相关费用及维护专利产生的费用合计527,531美元。
1995年9月28日至1995年10月10日，一审法院美国纽约东区联邦地区法院(United States District Court for the Eastern District of New York, E.D.N.Y.) 进行了为期12天的审理，并于1996年9月1日作出一审判决[24]：(a) 宣告’128号专利的权利要求1,3,5,9-14无效；(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元。
● 二审判决
Geffner就一审法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元的两项判决对LRB及Garnett S. Teass向美国联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Curcuit, C.A.F.C.）提起上诉（Geffner未就(a) 宣告’128号专利的权利要求1,3,5,9-14无效的判决提起上诉）。
C.A.F.C.审理后，认为：
不同意E.D.N.Y.作出的(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元的两项判决，因为：
第一个方面，LRB未举证证明系受到Geffner的诱导而签署专利许可合同。事实上，LRB希望Geffner尽可能地履行专利许可合同；该专利许可合同系双方基于友好、公平协商达成的互惠购买协议。LRB关于诱导的主张缺少证据支持。
另一个方面，欺诈必须由LRB以明确和令人信服的证据予以证明，但LRB未就此进行成功举证。
C.A.F.C.进一步认为，在专利许可使用费的返还问题上，公平和正义站在Geffner一边。因为是Geffner，而不是LRB，发明了线性旋转轴承；是Geffner，而不是LRB，拥有涉案专利。如果LRB被允许收回专利许可使用费等相关费用，无异于让LRB实施专利而无需给予Geffner任何补偿，LRB在17年的专利权有效期内充分使用’128号专利，获得了利润却不与Geffner作任何分享，这是不被允许的不公允行为。
一般的规则是，如果不能举证证明被许可人受到欺诈，则先前已经支付的专利许可使用费不予返还，即使涉案专利已被宣告无效。LRB没有通过明确和令人信服的证据证明Geffner欺诈性地诱导LRB签署专利许可合同，现有证据不能支持一审法院的判决。
C.A.F.C.并于1997年9月17日作出二审判决[25]：撤销一审法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元的两项判决。
Geffner、LRB及Garnett S. Teass均未就C.A.F.C.作出的二审判决向美国联邦最高法院(Supreme Court of the United States)提起上诉。
即：在美国法上，专利无效后专利许可合同有效。
（三）欧洲：专利无效后专利许可合同有效
《欧洲专利公约》(The European Patent Convention, EPC) 第六十八条就专利无效对专利效力的追溯力作出了明确规定，“撤销欧洲专利的效力欧洲专利申请及根据该申请而授予的欧洲专利在其于异议程序被撤回的限度内，视为自始即不具有第六十四条和第六十七条所规定的效力。” 但未就专利无效对专利许可合同的追溯力作出明确规定。
《欧洲共同体专利公约》(The European Community Patent Convention, CPC) 第三十五条第二款规定：“专利无效的追溯效力将不溯及:(a)在无效宣告以前，已经做出的发生法律效力的任何专利侵权终审判决；(b)在无效宣告以前，已经订立的任何专利许可合同。”CPC由欧洲共同体成员国于1975年12月15日签署于卢森堡。CPC虽然最终未生效，但第三十五条第二款之规定至少反映了西欧各国均以明确限定专利无效对专利许可合同的追溯力为基本倾向。
五、结论及建议
（一）结论
基于前述分析，专利无效后专利许可合同的效力作如下判定：
(1) 判定专利无效对专利许可合同有无追溯力；
(2) 专利无效对专利许可合同无追溯力的，专利许可合同有效；
(3) 专利无效对专利许可合同有追溯力的，专利许可合同有效。
总体而言，专利无效对专利许可合同有无追溯力对专利许可合同的效力形态并无根本性的影响。进而言之，专利无效对专利许可合同有无追溯力对专利许可合同的影响主要体现在：专利无效对专利许可合同无追溯力的，专利许可合同有效，不可请求撤销，不可请求解除；专利无效对专利许可合同有追溯力的，专利许可合同有效，不可请求撤销，但可请求解除，即：专利无效对专利许可合同有无追溯力对专利许可合同的影响主要体现在是否可请求解除专利许可合同（关于专利无效后专利许可合同的救济，笔者另撰专文予以论述）。
（二）建议
1、立法
● 鉴于：
基于《专利法》和《合同法》关于专利无效后专利许可合同的效力判定，专利无效对专利许可合同无追溯力的，专利许可合同有效；专利无效对专利许可合同有追溯力的，专利许可合同无效。但：
(1)《专利法》和《合同法》关于专利无效后专利许可合同效力的规制已与国际发展趋势不符：一个方面，大陆法系、英美法系及国际公约均规定标的自始客观不能之合同有效；另一个方面，因考虑到专利无效对专利许可合同的追溯力不利于权利义务关系的稳定，追溯的社会成本较高，美国、欧洲等知识产权制度和政策较为先进的国家或地区对专利无效对专利许可合同的追溯力进行了限制，认为专利无效对专利许可合同不溯及既往，肯定了专利无效后专利许可合同的效力。
(2)《专利法》和《合同法》关于专利无效后专利许可合同效力的规制已与国内司法实践不符：在专利无效对专利许可合同有追溯力的情形下，国内的司法实践亦以肯定专利无效后专利许可合同的效力为主流观点。
● 建议：
《专利法》仅适于就专利无效对专利许可合同有无追溯力予以回应，专利许可合同的最终效力形态属于《合同法》的范畴，应由《合同法》予以调整。建议修订《技术合同司法解释》，并对“已经履行”等几个重要概念进行明确界定，对专利无效对专利许可合同有无追溯力的情形下专利许可合同的效力形态作出明确界定。
2、司法
● 鉴于：
在笔者据以分析和研究的案例样本中，明确对专利无效对专利许可合同有无追溯力予以认定的案例仅申请再审人冯玉柱与被申请人湖南崇德工业科技有限公司专利权转让合同纠纷一案，其余案例中，管辖法院均未对专利无效对专利许可合同有无追溯力予以明确认定；且在专利无效对专利许可合同有追溯力的情形下，不论对专利许可合同的效力作出有效或无效认定，均未予以详细说理，论证逻辑亦不够严谨。
● 建议：
无论对专利许可合同的效力作出何种认定，在判决中加强对效力认定的说理，强化判决书的说理和论证，此举符合《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见》关于“推动裁判文书说理改革”的导向和要求。另，强化判决书的说理和论证，亦可在一定程度上促进对《技术合同司法解释》予以修订。
【注释】：
[1] 孙晓红：《法的溯及力问题研究》，中国法制出版社2008年版，第16页
[2] 张新宝、王伟国：《最高人民法院民商事司法解释溯及力问题探讨》，《法律科学》2010年第6期
[3] 汤宗舜：《中华人民共和国专利法条文释义》，法律出版社1986年版，第161-162页
[4] 最高人民法院 (2009) 民申字第1573号《民事裁定书》
[5] 最高人民法院 (2010) 民申字第184号《民事裁定书》
[6] 最高人民法院 (2012) 民提字第110号《民事判决书》
[7] 最高人民法院(2012) 民申字第19号《民事判决书》
[8] 王利明：《违约责任论》，中国政法大学出版社2003年版，第146页
[9] 杜景林，卢堪：“是死亡还是二次勃兴—德国民法典新债法中的给付不能制度研究”，《法商研究》2005年第2期
[10] 王茂棋：“论英国法履行不能规则的擅变”，《法学评论》2005年第3期
[11] 李祖坤：“自始履行不能与合同效力的关系新探”，《长春工业大学学报》2010年第1期
[12] 谢洪军：《合同自始履行不能研究》，湖南师范大学硕士学位论文，2008年
[13] 欧洲合同法委员会：《欧洲合同法原则》，韩世远译，载梁慧星主编《民商法论丛》第12卷，法律出版社1999年
[14] 黄茂荣：《债法总论》，中国政法大学出版社2003年版，第164页
[15] 浙江省高级人民法院 (2010) 浙知终字第110号《民事判决书》
[16] 山西省太原市中级人民法院 (2006) 民初字第11号《民事判决书》
[17] 广西壮族自治区高级人民法院 (2012) 桂民三终字第15号《民事判决书》
[18] 四川省成都市中级人民法院 (2011) 成民初字第1056号《民事判决书》
[19] 最高人民法院 (2012) 民申字第19号《民事裁定书》
[20] 山东省威海市中级人民法院 (2007) 威民三初字第4号《民事判决书》
[21] 邰中林：《<关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》>的理解与适用》，《人民司法》2005年第2期
[22] 王轶：《鼓励交易的立法宗旨与合同法的适用》，中国人民大学法学院法学文献与法律信息网http://www.linklaw.com.cn/lunwen.asp?id=827#
[23]［日］丰崎光卫：《工业所有权法》，有斐阁1980年版，第285-286页
[24] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 936 F.Supp. 1150 (E.D.N.Y. 1996)
[25] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.))