案情聚焦
珠海某医疗公司及其设立的控股关联企业包括珠海某医疗器械公司、珠海某生物技术公司和珠海某科技公司（以下合称“珠海公司”）等，法定代表人均为邱某某。被告向某某是珠海某医疗公司的股东和技术研发人员，承诺在工作期间产生的知识产权归公司所有。2016年12月20日珠海某医疗器械公司立项研发一种新型液体栓塞材料[1]，项目由向某某主管，预算2000万元。2017年1月24日，珠海某医疗器械公司申请名称为“一种新型液体栓塞材料及其制备方法”发明专利（以下简称“9181号专利申请”），发明人为向某某，同年3月30日，在初步审查阶段撤回该专利申请。该专利申请技术方案未被公布，即为原告主张的商业秘密。
2017年3月30日向某某提交了与“9181号专利申请”内容相同的专利申请（以下简称“3727号专利申请”）并请求提前公布。“3727号专利申请”通过初步审查并于同年9月22日公布。2017年11月9日邱某某与向某某签署和解协议约定“9181号专利权”归邱某某所有，向某某保留署名权，并要求向某某在收到和解金后撤回“3727号专利申请”。向某某按照和解协议要求于同年11月22日撤回上述专利申请。
2018年1月24日，珠海某医疗公司重启对“一种液体栓塞材料及其制备方法”的发明专利申请（以下简称“9406号专利申请”），并声明其享有“9181号专利申请”的优先权。同年8月21日，国家知识产权局对“9406号专利申请”进行实质审查并出具《第一次审查意见通知书》：权利要求1-10的优先权不成立，因为与“9181号专利申请”的内容并不相同，增加了特定成分的重量比例和制备方法等；同时指出该申请内容不具备创造性，认定9406号专利申请没有可以被授予专利权的实质性内容。2019年4月12日，驳回“9406号专利申请”。
珠海某医疗公司认为该技术研发和产业化项目宣告失败，向某某作为项目负责人违反保密义务，以个人名义申请相同内容的专利并要求提前公布，给公司造成重大损失，向广州知识产权法院（以下简称“一审法院”）提起诉讼，请求判令向某某赔偿经济损失共计1151.785844万元。一审法院认为[2]被告向某某确系实施了侵犯原告珠海某医疗公司商业秘密的行为，酌定向某某赔偿损失30万元及合理开支3万元。原被告双方均不服一审判决提起上诉。最高院驳回上诉维持原判[3]。
律师评析
- 以专利申请方案为对象提起技术秘密侵权诉讼，提前总结秘密点确定技术秘密保护范围的可行性与必要性
本案中，原告并未就其主张的技术秘密提炼秘密点，仅就“9181号专利申请”文件的技术方案主张其商业秘密被侵犯，得到一、二审法院支持。这是正确的，因为涉案技术秘密的范围能够确定。笔者在不同的场合以不同的方式强调要提炼秘密点的目的即在于此。确定涉案技术秘密的范围，既是提起诉讼与判断侵权与否的基础，也是因侵权行为造成损失计算确定赔偿数额的前提要件。而提炼秘密点是确定所主张技术秘密范围最好的方法，针对本案依然如此。如无特别强调，在针对专利申请文件主张技术秘密时，技术秘密范围通常应被理解为：该专利申请的权利要求，不包括技术背景、技术效果、实施例和附图说明等文件内容。本案中，珠海某医疗公司主张“9181号专利申请”技术方案为其技术秘密，一、二审两法院仅认定该专利申请的权利要求内容，不包括技术背景与产品效果和附图说明等，是正确的。为实现其证明目的，还要在明确技术秘密范围为“9181号专利申请”权利要求的基础上，针对技术秘密范围真实性结合在案其他证据如《磁流体液体栓塞材料研发及产业化项目》等予以证明。这样做才是充分可靠的，符合技术秘密范围明确、具体且真实的要求，依法应当被支持。
在此想提请值得注意的是，如果在庭审过程中能够以恰当的方式向权利人释明，要求确认涉案技术秘密的范围，以此为对象展开非公知性与同一性的法庭调查，则会大大地减少不必要的说明与解释成本，也会有效地避免无用反复和不应有的误解与互相指责。
笔者曾在《提炼秘密点虽非必须但务必做，否则严重不利于技术秘密维权——谨防误读最高院不得以技术秘密内容不明确驳回起诉案》[4]一文中提出，由原告先明确技术秘密的保护范围，被告针对性的提出公知性抗辩，原告再对此做相应的调整。这种做法有助于高效准确评估所主张技术秘密是否不为公众所知悉，实现正确而高效的审理！本案中，原告只主张了权利要求部分1-9项所构成的技术方案，而实际上如果被侵犯对象还包括专利申请文件中的附图、实施例和说明书中的技术信息等内容，就需要权利人进一步以恰当方式加以明确。
综上，在以专利申请文件为对象提起的技术秘密侵权诉讼中，如果能够提前总结秘密点确定技术秘密保护范围，依然是必要可行的也是具有积极意义的。 - 鉴定意见并非证明技术信息“非公知性”的首要证明方法，以专利申请事实基础综合构成技术秘密的司法实践值得学习借鉴
就本案中不为公众所知悉的证明、没有采取委托第三方出具《鉴定意见》的方式，一、二审法院均认为应由被告就涉案信息在侵权行为发生前是否丧失非公知性承担举证责任，最高院以此为基础分析认定“9181号专利申请”的权利要求属于珠海某医疗有限公司的技术秘密是正确的。首先，在案证据可以证明“9181号专利申请”技术属于珠海某公司，向某某为发明人；其次，向某某并未提供有效证据证明侵权行为发生之前该技术方案已经被公布；再次，向某某之后以本人名义就相同技术内容“申请3727号专利”，表明其亦认可“9181号专利申请”属于不为公众所知悉的技术；最后，“9181号专利申请”涉及的技术内容具备商业价值，珠海某医疗公司就该技术方案采取了保密措施等。
珠海某医疗公司与向某某在被指控侵权行为发生时，对涉案技术信息“非公知性”所形成的共识，足以认为技术信息属于不为公众所知悉，不然就不会选择对该信息申请专利保护。毕竟专利申请的审核有最基本的新颖性要求，并且涉案双方基于正常商业行为逻辑不可能就公知信息申请专利。因此，涉案技术信息具有非公知性的证明责任，不是必须由原告提供技术信息非公知性鉴定报告来证明。这是法院审理商业秘密侵权纠纷效率高、成本低的应有举措，值得学习借鉴。在此需要注意的是，对是否属于不为公众所知悉的判断标准是本领域技术人员，而非案件当事人，而涉案双方当事人恰好皆为本领域从业者均无异议，虽然认定涉案技术信息的非公知性具有高度盖然性，但依然要以“向某某并未提供有效证据证明侵权行为发生之前该技术方案已经被公布”为前提。 - 专利有关的技术秘密诉讼中，建议避免使用专利的新颖性、创造性等标准或用语，论述技术信息的“非公知性”与“同一性”
国家知识产权局对“9406号专利申请”实质审查意见载明，审查员采用公布日为2007年4月18日的对比文件2：CN1947803A，公布日期为2014年1月1日的对比文件3：CN103483626A进行对比，论述了9406号专利申请不具备创造性的主要理由包括：a）在对比文件2的基础上结合对比文件3和本领域的常规技术手段得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的；b）“9406号专利申请”权利要求1中记载的内容涵盖了“9181号专利申请”的权利要求1、3、5和7的内容。
仅凭上述意见无法得出“9181号专利申请”在侵权行为发生时为所属领域的相关人员容易获得的结论，因为涉案专利申请被驳回理由是不具有“创造性”，不能因此推断“一种新型液体栓塞材料及其制备方法”不具有“非公知性”。如若被驳回的理由是新颖性是否就可以直接得出“9181号专利申请”在被公布前不属于不为公众所知悉的结论呢，可能会有很多人同意这样的分析意见与表达方式。
笔者反对这样的判断与表述，因为专利的创造性和新颖性，均不是技术秘密不为公众所知悉的判断标准，专利的创造性亦非认定是否使用涉案技术秘密方案的依据，应尽可能避免在论及技术秘密“非公知性”与“同一性”等问题时，使用专利法与专利实务中的标准与用语，不然会增加不必要的解释成本。何苦陷入“吾所言之驴唇，实为君称马嘴”的语境呢？！
文章附录
[1] 一种以乙烯-乙烯醇聚合物（EVOH）为基础，栓塞可控，弥散性能良好的液体栓塞材料。
[2] 一审判决书：（2019）粤73知民初1390号。
[3] 二审判决书：（2022）最高法知民终814号。
[4] 参见公众号“金桐秘语”《金桐争鸣|提炼秘密点虽非必须但务必做，否则严重不利于技术秘密维权——谨防误读最高院不得以技术秘密内容不明确驳回起诉案》一文。作者 李德成,白露。